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源/江苏省高级人民法院
案号
一审：（2015）苏中知民初字第00108号
二审：（2016）苏民终610号
合议组
施国伟、张晓阳、顾正义
典型意义
专利法司法解释一第十八条对当事人提起确认不侵权之诉设置了一定条件，即权利人发出警告；被警告人催告权利人行使诉权；权利人既不撤回警告又怠于行使诉权。司法解释的规则设计，旨在制止专利权人滥用诉权的同时，通过对被警告人增设催告起诉义务，防止被警告人滥用确认不侵权之诉，尽量促使当事人通过专利侵权之诉解决争议，从而实现当事人之间的利益平衡，因为毕竟专利侵权之诉在举证和事实查明上明显优于确认不侵权之诉。专利法司法解释一公布实施后，无论是当事人还是法院，均按照上述规定进行操作和审查，很少就确认不侵害专利权纠纷是否应当受理以及受理条件产生过大争议，应该说，专利法司法解释一第十八条具有良好的指引作用和可操作性。但本案却出现一种新情况，即在权利人发出警告函后积极提起侵权之诉，在法院开庭审理未作出裁判前，权利人撤回起诉，但明确表示保留侵权警告。此时，被警告人是否可以不再经催告程序，直接向法院提起确认不侵权之诉，一、二审法院对此有着不同认识。
一审法院认为，权利人撤回侵权起诉的同时并未明确撤回侵权警告，双方争议仍然存在，故被警告人仍应严格按照专利法司法解释一第十八条的规定，在履行催告程序后，才能再行提起确认不侵权之诉。而二审法院则从确认不侵权之诉的立法目的出发，认为专利权人在发出警告函后已经积极提起诉讼，且在该诉讼持续近半年之后又主动撤诉，但在其仍作出保留侵权指控意思表示的情形下，如果仍然机械适用“警告—催告—怠于行使诉权—提起确认不侵权之诉”规则，要求被警告人再履行催告义务，然后才能提起确认不侵权之诉，一则徒增程序空转，二则因专利权人始终享有绝对的程序主导权，事实上使得被警告人处于不利地位，明显不利于被警告人的合法权益及时获得救济，必然导致利益失衡。最终，二审法院认为，本案应当直接受理被警告人提起的确认不侵权之诉。
本案确定的裁判尺度，对于进一步完善专利确认不侵权之诉的受理条件，提供了有价值的研究样本。
二审判决书
江苏省高级人民法院
民事判决书
(2016)苏民终610号
上诉人(原审原告)昆山山桥机械科技有限公司，住所地江苏省昆山市周市镇新浦路168号。
法定代表人施梅玲，该公司董事长。
委托代理人汪旭东，南京知识律师事务所律师。
委托代理人沈浩，南京知识律师事务所律师。
被上诉人(原审被告)天珩机械股份有限公司，住所地台湾嘉义县大林镇三村里桥仔头1-6号。
法定代表人邱生添，该公司董事长。
委托代理人张杰，江苏钟山明镜（苏州）律师事务所律师。
上诉人昆山山桥机械科技有限公司（以下简称山桥公司）因与被上诉人天珩机械股份有限公司（以下简称天珩公司）确认不侵害专利权纠纷一案，不服江苏省苏州市中级人民法院（2015）苏中知民初字第00108号民事裁定，向本院提起上诉。本院于2016年4月14日受理后，依法组成合议庭。本案现已审理终结。
山桥公司一审诉称
其为自动化设备领域具有深厚研发能力的资深企业，生产包括纺纱线套袋机等设备。天珩公司为第ZL20102055××××.6号”纺纱线自动套袋机”的专利权人。2014年期间，天珩公司向山桥公司及其客户发送律师函，警告称山桥公司的纺纱线套袋机构成对天珩公司第ZL20102055××××.6号”纺纱线自动套袋机”的专利侵权，此行为严重侵害了山桥公司的正常产品生产与市场经营。其后，天珩公司以山桥公司为被告向苏州市中级人民法院提起涉案专利的侵权诉讼[案号为（2014）苏中知民初字第00187号]，经过法院现场勘验和审理，足以认定山桥公司的产品没有落入涉案专利的保护范围。后天珩公司在实体审理已经终结的情况下申请撤诉，法院予以准许。山桥公司认为天珩公司的撤诉行为表明其保留在不特定时间再次起诉山桥公司的诉权，且拒绝确认山桥公司没有侵犯其专利权这一事实，该行为为山桥公司在中国地区开展经营带来严重不确定的不利影响，故依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条提起本案诉讼，请求法院：1、判定山桥公司生产的纺纱线自动套袋机产品不侵害第ZL20102055××××.6号专利权；2、判令天珩公司赔偿山桥公司为制止侵权支出的合理开支52000元。
天珩公司一审答辩称
1、本案不符合《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定的受理条件，天珩公司在发出书面警告函后提起了诉讼，后因无法提供证据而提出撤诉申请，未再向山桥公司及其客户、公共媒体发出任何警告，故本案不应受理；
2、天珩公司从未滥用诉权，在侵权诉讼中遵守诉讼程序和秩序，撤诉是其合理行使诉权，并不违反相关法律规定，也未造成山桥公司权利处于不确定状态；
3、山桥公司关于要求赔偿合理支出52000元的请求无依据，聘请律师是山桥公司自身行为，双方无在先合同支持该请求，相关费用应自行承担；
4、山桥公司的证据不足以确认其不侵害涉案专利权，其经营行为系处于持续状态，是否侵权不仅取决于过去行为，也取决于现状及未来的经营方式。综上，请求驳回天珩公司的起诉。
一审法院查明
天珩公司于2011年6月1日经国家知识产权局授权公告获得第ZL20102055××××.6号”纺纱线自动套袋机”实用新型专利权，该专利现行有效。2014年6月3日，天珩公司委托江苏钟山明镜（苏州）律师事务所张杰律师向山桥公司发送《律师告知函》称：其系台湾知名企业，在纺纱线自动套袋机设备的研发及生产领域享有盛誉。2010年10月8日，其向中华人民共和国国家知识产权局申请了名称为”纺纱线自动套袋机”的实用新型专利，并于2011年6月1日获得授权。近日其获悉山桥公司未经许可生产销售的”纺纱线自动套袋机”设备的技术特征落入了其ZL20102055××××.6号专利的保护范围，构成专利侵权。要求山桥公司立即停止侵权行为，销毁侵权产品及生产侵权产品的模具，并公开赔礼道歉。并明确要求山桥公司自收到本函后5日内，与张杰律师取得联系，否则，将就侵权行为提起诉讼。
2014年7月11日，天珩公司委托江苏钟山明镜（苏州）律师事务所张杰律师向桐昆集团股份有限公司（以下简称桐昆公司）–恒邦项目发送《律师告知函》，其中关于企业情况、专利情况与天珩公司于2014年6月3日向山桥公司发送的《律师告知函》相同，同时还称：其近日获悉并认为山桥公司所生产并销售的”纺纱线自动套袋机”设备落入了其ZL20102055××××.6号专利的保护范围，涉嫌专利侵权，已向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼，并获受理（附：受理案件通知书）。其认为依据《中华人民共和国专利法》，明知他人生产的产品系侵权产品，仍为生产经营目的购买、使用该侵权产品的，也将构成专利侵权，故专函告知。
2014年6月16日，天珩公司以山桥公司为被告提起侵害实用新型专利权诉讼，认为山桥公司生产销售的产品侵害了其第ZL20102055××××.6号”纺纱线自动套袋机”实用新型专利权，请求判令山桥公司停止侵权、销毁库存品和半成品、赔礼道歉消除影响，并赔偿天珩公司损失200万元及相关为制止侵权行为支出的合理费用，并于2014年6月30日被依法受理。该案中山桥公司答辩认为涉案专利权存在不稳定性，并认为被控侵权产品技术特征并未落入涉案专利权利要求保护范围。后该案在审理过程中，天珩公司因取证困难，于2014年11月3日向江苏省苏州市中级人民法院提出撤诉申请，江苏省苏州市中级人民法院于2014年11月13日作出（2014）苏中知民初字第00187号裁定准许撤诉。
山桥公司在天珩公司撤回（2014）苏中知民初字第00187号一案起诉后、提起本案诉讼前，未向天珩公司进行书面催告。
一审法院认为
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定，权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。天珩公司于2014年6月3日、7月11日向山桥公司和桐昆公司发送侵权警告函，并于2014年6月16日向一审法院提起（2014）苏中知民初字第00187号侵害实用新型专利权之诉，主张山桥公司涉嫌侵害第ZL20102055××××.6号专利权，后天珩公司虽于2014年11月3日撤回起诉，但并未明确撤销对山桥公司涉嫌专利侵权的警告，双方争议仍然存在。前述司法解释明确规定，双方发生侵权争议，被警告人须在权利人经书面催告后一定期限内怠于行使权利或未撤回警告时才可提起确认不侵权之诉。故山桥公司仍应在提起诉讼前履行书面催告程序，以明确相关侵权指控是否继续存在，并督促当事人积极行使诉权。在其未书面催告情况下不符合受理条件，应予驳回。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条之规定，一审法院裁定：驳回山桥公司的起诉。
山桥公司不服一审判决，向本院提起上诉，请求撤销一审裁定，改判由江苏省苏州市中级人民法院继续审理；本案一、二审诉讼费用由天珩公司承担。主要理由为：1、虽然在（2014）苏中知民初字第00187号案件中，天珩公司因举证不足撤回对山桥公司的起诉，但天珩公司在本案一审中明确表示并未放弃指控山桥公司侵害天珩公司专利的诉权。故天珩公司对山桥公司造成的生产经营不确定风险仍然存在，因此，山桥公司对本案有”直接利害关系”，符合法律规定的起诉条件。2、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条针对的情形在于，权利人发出警告但无后续行动，因此被警告人须以沟通方式确认这种法律风险的存在；而”书面催告”是证据法上的技术处理，是使得能形成诉讼的书证。在本案中，双方当事人已经在前诉（2014）苏中知民初字第00187号案件中确认了，山桥公司仍然处于法律上的风险状态，因此，无需再以”书面催告”来进行再度确认。
天珩公司未提交书面答辩意见。
本案二审争议焦点为：山桥公司的起诉是否符合确认不侵权之诉的受理条件。
二审中，双方均未提供新的证据。
二审另查明
在2016年5月11日本院组织双方进行的谈话中，山桥公司询问天珩公司：”涉案产品是否构成侵权，天珩公司是否会再行起诉，在什么情况下起诉？”，天珩公司回应称：”就天珩公司认为，涉案产品专指的是在187号案件中取证的桐昆公司使用的装置，我方认为该装置是侵权的，但鉴于取证困难所以撤回了187号诉讼。今天我们当庭表示愿意撤回警告，当我们重新获取侵权证据时，会再次发放警告，若大家未能达成一致，我方便会再次起诉。”
一审法院查明的事实，均有充分的证据支持，本院予以确认。
本院认为
知识产权确认不侵权之诉的作用在于给予被警告人在遭受侵权警告、而权利人怠于行使诉权使得被警告人长期处于不安状态情形下的一种司法救济途径，其根本目的是规制权利人滥发侵权警告的行为，维护稳定的市场经营秩序。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》对被警告人提起确认不侵害专利权诉讼的条件作出了具体规定，该解释第十八条规定：权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。需注意的是，该条设置书面催告起诉义务旨在防止被警告人动辄提起确认不侵权之诉，并尽量引导被警告人通过侵权之诉解决争议。因此，司法解释规定只有在权利人发出警告之后既不撤回警告、又怠于行使诉权的情形下，也即权利人既无明确表示又未以行为表明不愿意结束这种令被警告人不安的状态，使当事人之间的法律关系趋于稳定，被警告人才能提起确认不侵权之诉。而这正是司法解释设置书面催告起诉义务的立法目的，同时也为被警告人举证权利人怠于行使诉权提供了程序保障。
本案中，虽然天珩公司在（2014）苏中知民初字第00187号案件中撤回起诉、在本案二审中表示愿意撤回对山桥公司及其销售客户的警告，但天珩公司在撤回前诉和撤回警告时，仍然作出了保留侵权指控的意思表示，且在本案二审回应山桥公司的询问时，天珩公司未明确其将于何时再次提起侵权诉讼，其并不具有及时结束山桥公司侵权状态不明的意愿，可见这种有所保留的撤诉和撤回警告，不足以完全消除其发出侵权警告的消极影响，事实上山桥公司仍明显处于天珩公司侵权警告威胁的不安之中。因此，机械地要求山桥公司再向天珩公司发送书面催告起诉函已无必要，也不符合司法解释设置催告起诉义务的立法目的，事实上只能徒增无意义的程序空转。
综上所述，山桥公司提起确认不侵权之诉具有事实和法律依据，应予支持。一审裁定认定事实清楚、适用法律不当，应予纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百七十条第一款第（二）项之规定，裁定如下：
一、撤销江苏省苏州市中级人民法院（2015）苏中知民初字第00108号民事裁定；
二、指令江苏省苏州市中级人民法院继续审理。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 施国伟
代理审判员 张晓阳
代理审判员 顾正义
二〇一六年五月十八日
书 记 员 王方玮