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文/陈曙光 九州证券投行
前言：依托于知识产权保护制度，专利（patent）越发成为一个公司重要的无形资产，甚至成为公司以及国家之间的进攻武器和防御手段，在某些时候称其为阿克琉斯之踵亦不为过。关于专利的重要性，笔者不作过多阐述。目前随着IPO审核程序中对专利核查的关注度持续上升，且专利问题在以往的投资以及IPO保荐的尽职调查阶段并未引起足够的重视，因此在受到重点核查和监管的时候难以及时补救。本文着重从法律和财务的视角，帮助投资者深入分析如何有针对性地减少或者避免Pre-IPO阶段因专利风险问题而导致的不利影响，同时也对IPO保荐业务所涉及的尽职调查和辅导工作提供些许参考。
（注：为了不偏离主题，本文不会对专利知识进行过于深入的展开和剖析，如有疑问可以私下交流；同时，为了使文字表述更为严谨，文中所提到的专利权客体仅指技术方案而不包括设计。）
正文：
一、Pre-IPO阶段主要关注的专利风险分析
Pre-IPO阶段主要内容为保荐业务（sponsorbusiness）和投资活动（Pre-IPOfinancing），对于从事保荐业务的中介机构而言首先要关注的是在尽职调查过程中是否尽到勤勉尽责的义务，针对专利调查最直接的法规依据是《保荐人尽职调查工作准则》第二十三条：“调查发行人的研发模式和研发系统的设置和运行情况，分析是否存在良好的技术创新机制，是否能够满足发行人未来发展的需要。调查发行人拥有的专利、非专利技术、技术许可协议、技术合作协议等，分析发行人主要产品的核心技术，考察其技术水平、技术成熟程度、同行业技术发展水平及技术进步情况；分析发行人主要产品生产技术所处的阶段（如基础研究、中试、小批量生产或大批量生产阶段）；核查核心技术的取得方式及使用情况，判断是否存在纠纷或潜在纠纷及侵犯他人知识产权的情形。调查专利技术和非专利技术许可方式、允许使用期限及到期的处理方法，考察主要产品的技术含量和可替代性；对于专利技术，应关注专利的有效期及到期后对发行人的影响，并核查侵权情况及发行人具体的保护措施与效果；对于非专利技术，应取得发行人相关保密制度及其与核心技术人员签订的保密协议等，调查发行人具体的技术保护措施和实际的保护状况；对发行人未来经营存在重大影响的关键技术，应当予以特别关注和专项调查”。对于投资者而言主要关注的是公司未来的成长性、预期收益以及与资金套利密切相关的IPO保荐工作进度，即使公司目前没有启动IPO的相关程序，投资者自身在尽职调查阶段依然要对专利问题进行严格把控。
由此可见，两者虽然主体不同但是对专利风险进行严格排查的必要性是一致的，因此无论是投资从事保荐业务的相关人员，对于技术相关型的企业而言，其在尽职调查的过程中需要关注的专利风险及产生原因分析如下：
1.1核心技术没有形成专利权的风险
核心技术没有形成专利权的原因主要有以下两点：
一是公司对核心技术拥有专利申请权，只是基于欠缺专利保护意识等原因尚未进行专利申请，或者专利申请权并非其单独所有（即多个主体“共同所有”）而阻碍了其权利的正常行使，或者公司虽然进行了专利申请的相关工作，专利申请已受理且尚在审查阶段；此类情形对于投资和IPO核查来说风险相对较小。
但是，如果前述专利申请过程中存在因专利申请被驳回而导致未取得专利权情形，则风险相对较大。
二是公司对核心技术不具有专利申请权，可能缘于前述核心技术不属于公司所有，基于技术所有人（可能是专利权人，亦或是“非专利”技术所有人）的许可而得以合法使用，也可能是此项技术系非职务发明或者属于约定不明的委托发明等原因而导致公司不具备专利申请权。此种情形下，除非技术所有人或者专利权人赋予了公司长期性的独占许可使用权，否则将对公司的持续经营和未来成长性带来较为严重的负面影响，对于投资和IPO核查来说风险较大。
1.2发生专利侵权的风险
专利侵权的情形较多且极为复杂，根据主观方面的不同可分为故意侵权和非故意侵权，从性质方面可分为直接侵权和间接侵权。我国专利法对于专利侵权行为的认定目前采取的是无过错责任原则，未经专利权人许可而实施其专利的行为原则上都构成专利侵权。故本文不再对专利侵权行为的具体类型进行笼统地列举和赘述。
由于侵权行为中的假冒专利和间接侵权行为很容易被发现，且存在明显的主观恶意，除以欺诈为目的公司外，一般情况下较少出现这种情形，所以笔者认为投资尽职调查更需要重点关注公司潜在的侵权行为有：（1）未经许可制造专利产品的行为，（2）销售、许诺销售未经许可的专利产品的行为，（3）使用专利方法以及使用、销售、许诺销售依照专利方法直接获得的产品的行为，（4）进口专利产品等行为。
另外，投资者需要了解可以直接排除以及弱化专利侵权的相关法律条款，如《专利法》第六十九条（不侵权条款）中的规定“（一）专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；（三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；（四）专为科学研究和实验而使用有关专利的；（五）为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的”，以及《专利法》第七十条（特殊侵权免责条款）中的规定“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任”的情形。
投资者需要谨慎关注的问题是，由于专利三性（即“新颖性、创造性、实用性”）中的新颖性采取的是绝对标准（即在全世界范围内公开出版的都会导致专利申请丧失新颖性），故公司在检索技术或者生产制造技术认知方面存在未知的缺陷，公司在生产制造方面仍然面临较大程度的跨区域侵权等隐蔽性侵权风险。专利侵权将导致公司丧失生产和销售能力，同时也面临着潜在的巨额赔偿，甚至直接导致公司进入破产清算程序，对于投资和IPO核查来说风险较大。
1.3专利权丧失的风险
（1）未按规定缴纳年费导致专利权丧失的风险
《专利法》第四十三条：“专利权人应当自被授予专利权的当年开始缴纳年费。”《专利法》第四十四条：“有下列情形之一的，专利权在期限届满前终止：（一）没有按照规定缴纳年费的；（二）专利权人以书面声明放弃其专利权的。专利权在期限届满前终止的，由国务院专利行政部门登记和公告。”《专利法实施细则》第九十八条也规定，期满未缴纳的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。
另外，根据我国《专利审查指南》第五部分第九章第2.2.2节的规定了补救措施，即在滞纳期满之日起两个月内，最早不早于1个月，专利局作出专利权终止通知，同时会给专利权人2个月的合理期限来提出恢复权利的申请，除非专利权人因不可抗力或其他正当理由逾期外，专利权人逾期不申请专利权人未启动恢复程序或恢复未被批准的，在终止通知书发出4个月后，在专利登记簿和专利公报上分别予以登记和公告。
因此尽职调查期间需要依据前述法律的规定对可能导致专利权丧失的情形保持警惕，及时发现可能存在的问题以便督促公司进行整改。
另外，如果在尽职调查时发现前述专利权丧失的客观事实已经发生，则需要对其丧失专利权的原因进行分析。未按时缴纳年费导致专利权丧失的情形大致可分为两类：其一，由于公司专利管理制度不健全，公司忘记缴纳年费而导致专利权丧失，属于被动失去的情形；其二，由于专利技术具有一定的生命周期，当技术老化或者被新的技术取代之后，原有的专利权在一定程度上也就失去了应有的价值，从会计角度而言，专利作为一项无形资产可能也已经摊销完毕，因此公司作为专利权人基于公司战略考略，可能会放弃缴纳专利年费直至专利权丧失，属于主动放弃的情形。很明显，前者的存在着更大法律风险，此种情形不仅使得公司的竞争力和成长性充斥着重大不确定性，也暴露出公司治理水平和团队的经营能力存在严重欠缺。
（2）专利到期导致专利权丧失的风险
《专利法》第四十二条：“发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算。”
因此尽职调查期间需要依据前述法律的规定对即将到期而导致专利权丧失的情形保持警惕，及时发现可能存在的问题以便督促公司进行整改。
另外，如果在尽职调查时发现前述专利权丧失的客观事实已经发生，则需要对其丧失专利权的原因进行分析。不论公司的专利权是继受取得还是原始取得，也不论公司行使专利权的期间跨度的有多长，尽职调查都需要关注的问题是：公司一直维护这项专利直至其到期，在某种程度上表明公司目前阶段仍依赖这项技术，且现阶段未有新的替代技术出现，此时的专利权到期对公司的消极影响较大，除非这项专利对于公司没有任何影响（后面在“专利质量较差或者存在瑕疵”的情形中会提到）。
（3）专利无效导致专利权丧失的风险。
根据《专利法》第四十五条以及《专利法》第六十条的规定，任何单位或者个人可以对专利权提出无效宣告请求，宣告专利权无效的决定，由国务院专利行政部门登记和公告。专利权人认为他人侵犯其专利权的，可以向人民法院起诉或者专利行政管理部门投诉。
《专利法》第四十七条：宣告无效的专利权视为自始即不存在。宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。
因此尽职调查期间需要依据前述法律的规定对可能导致专利权丧失的情形保持警惕，及时发现可能存在的问题以便督促公司进行整改。
另外，如果在尽职调查时发现前述专利权丧失的客观事实已经发生，则需要对其丧失专利权的原因进行分析。专利无效根据范围不同可以分为全部无效以及部分无效；根据申请主体的不同专利被宣告无效的情形又可以分为两种：一种是专利权人自己请求专利复审委员会（以下简称“复审委”）宣告无效，另一种是他人请求复审委宣告无效。
其中，专利权人自己请求宣告无效（一般是请求宣告部分无效）主要是基于专利防御或者以申请更有效的专利保护为目的，这种情形存在风险的可能性较小；而在他人请求复审委宣告无效导致专利权丧失的情形下，投资者和保荐相关人员需要慎重考虑，因为根据《专利法》第四十七条的规定，公司不但失去了专利壁垒，可能还要承担相应的赔偿责任。
1.4专利权属存在不确定性的风险
《保荐人尽职调查工作准则》第十六条的规定，保荐人需查阅商标、专利、版权、特许经营权等无形资产以及房产、土地使用权、主要生产经营设备等主要财产的权属凭证、相关合同等资料，并通过咨询中介机构意见，走访房产管理、土地管理、知识产权管理等部门，必要时进行实物资产监盘等方法，调查发行人是否具备完整、合法的财产权属凭证以及是否实际占有；调查商标权、专利权、版权、特许经营权等的权利期限情况，核查这些资产是否存在法律纠纷或潜在纠纷；调查金额较大、期限较长的其他应收款、其他应付款、预收及预付账款产生的原因及交易记录、资金流向等，调查发行人是否存在资产被控股股东或实际控制人及其关联方控制和占用的情况，判断其资产独立性。
《首次公开发行股票并上市管理办法》第十条规定要求，发行人的注册资本已足额缴纳，发起人或股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷。
《保荐人尽职调查工作准则》第十一条规定，核查发起人是否合法拥有出资资产的产权，资产权属是否存在纠纷或潜在纠纷，以及有关发起人投入资产的计量属性；核查发起人股份转让情况。
公司以专利权为基础权利而设定权利质押、专利权被采取保全措施或者涉及专利权转让等情形，可能导致专利权属存在不确定性，从而引发专利权丧失或者专利侵权的风险，进而引起前文所提到的一系列不利后果，同时也可能对公司资产独立性和资产完整性的产生影响。
1.5专利出资不实的风险
《公司法》第二十七条的相关规定，股东可以用知识产权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。
《公司法》第三十一条：“有限责任公司成立后，发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补足其差额；公司设立时的其他股东承担连带责任。”
《公司法》第九十四条：“股份有限公司成立后，发起人未按照公司章程的规定缴足出资的，应当补缴；其他发起人承担连带责任。股份有限公司成立后，发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的发起人补足其差额；其他发起人承担连带责任。”
《首次公开发行股票并上市管理办法》第十条规定要求，发行人的注册资本已足额缴纳，发起人或股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷。第十三条要求，发行前股本总额不少于人民币3000万元。
《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》第十一条规定，发行人申请首次公开发行股票应当符合最近一期末净资产不少于二千万元，且不存在未弥补亏损；发行后股本总额不少于三千万元的条件。第十二条发规定，发行人的注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕。发行人的主要资产不存在重大权属纠纷。
根据法律规定可以推测，如果公司存在以专利作为出资财产的情形，则需要核查专利在评估作价的过程中是否存在高估，针对专利所有权是否已经办理财产转移手续等问题，以避免出现投资人因公司其他股东的专利权出资不实承而担连带责任的风险，情节严重的，公司可能还要承担行政处罚风险和刑事惩罚风险（行政处罚风险和刑事惩罚风险涉及《公司法》、《公司登记管理条例》以及《刑法》第一百五十八条和第一百五十九条的相关规定，笔者不再详尽阐述），以及影响公司资产完整性、存在重大偿债风险、不符合IPO发行条件中关于股本和净资产等财务指标的要求，从而IPO发行障碍。
1.6专利质量存在瑕疵风险
导致专利质量瑕疵的情形主要以下两种：
其一，通过恶意取得专利权。此种情形是指将明知不应当获得专利保护的发明创造，故意采取规避法律或者不正当手段获得了专利权，其目的在于获得不正当利益或制止他人的正当实施行为。
其二，专利权保护的范围过窄。我国《专利法》第56条规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。”也就是说我国专利法对发明和实用新型专利权的保护范围是以权利要求书的内容为依据，公司可能存在因权利要求书撰写能力欠缺导致专利权保护范围过窄的情形。
上述专利质量瑕疵的情形直接导致的风险就是专利被无效的可能性较大，并承担相应民事赔偿和行政处罚，进而影响IPO的各项指标，构成发行障碍，也会给投资者带来损失。
1.7公司利用专利进行过度包装的风险
公司为获得投资或者为了达到IPO的某些要求，可能会利用专利权对公司进行过度包装。用于过度包装的专利存在有以下两种情形：
其一，专利数量较多但发明专利占比较小。技术方案涉及的专利有实用新型专利和发明专利，根据《专利法实施细则》的相关规定，实用新型专利与产品的形状和构造有关，保护范围相对较窄；更重要的是发明专利需具备“突出的实质性特点和显著的进步”的条件，而实用新型只需具备“实质性特点和显著的进步”的条件，发明专利获得的难度较大。所以公司为了过度包装可能会突击增加较多实用新型专利。
其二，专利与公司的主营业务关联较小。公司为了过度包装可能会吸收一些与公司主营业务不存在实质相关性，这些专利对公司不产生正面的积极影响，而且较为隐蔽，核查难度相对较大。
上述公司利用专利进行过度包装的情形直接导致的风险就是公司的成长性和竞争力将会大打折扣，且如果前述专利进行出资的，则可能会涉及出资不实的风险，进而影响IPO的各项指标，构成发行障碍，也会给投资者带来损失。
1.8专利信息披露违规的风险
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书》（2015修订）第八十条：“发行人应披露核心技术的来源和方式，说明是否拥有核心技术的所有权。说明所拥有的核心技术在国内外同行业的先进性。”
第八十二条：“发行人应披露对其有重大影响的知识产权、非专利技术情况，主要包括：（一）发行人所有或使用的知识产权、非专利技术的名称、用途、价值；（二）发行人所有或使用的知识产权的保护状况，如发明、实用新型、外观设计是否已申请专利；（三）发行人所有或使用的知识产权的剩余保护年限。”
第八十三条：“发行人允许他人使用自己所有的知识产权、非专利技术，或作为被许可方使用他人的知识产权、非专利技术的，应简介许可合同的主要内容，主要包括许可人、被许可人、许可方式、许可年限、许可使用费等。发行人所有或使用的知识产权、非专利技术存在纠纷或潜在纠纷的，应明确提示。”
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板公司招股说明书》（2014年修订）第四十四条：“……已取得的专利、非专利技术、……等的数量、取得方式和时间、使用情况以及目前的法律状态，披露使用期限或保护期、最近一期末账面价值，以及上述资产对发行人生产经营的重要程度”
第四十六条：“发行人应披露其主要产品或服务的核心技术及技术来源，说明技术属于原始创新、集成创新或引进消化吸收再创新的情况，披露核心技术与已取得的专利及非专利技术的对应关系，以及在主营业务及产品或服务中的应用，并披露核心技术产品收入占营业收入的比例。”
第七十八条：“发行人应分析并完整披露对其持续盈利能力产生重大不利影响的所有因素，包括报告期内实际发生以及未来可能发生的重大不利影响，披露保荐人对发行人是否具备持续盈利能力的核查结论意见，并在招股说明书首页作“重大事项提示”。对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的因素包括但不限于下列情形：……（三）发行人在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险……”
拟上市公司应严格按照前述法规的规定，及时、完整、真实地履行专利信息披露义务，尤其是公司的核心专利被无效，或者面临侵权诉讼等类似重大知识产权事件。投资者和保荐业务相关人员也应重点关注专利信息披露违规可能导致的IPO障碍。
二、Pre-IPO阶段尽职调查的几点建议
2.1须进行有效的专利检索
开展专利检索常用的实务工具主要有：
国家知识产权局网站http：//www.sipo.gov.cn/
中国专利信息中心http：//www.cnpat.com.cn/
2.2避免可能出现的误导
（1）需防范专利证书的法律状态引起的误导
《专利法实施细则》第八十九条：“国务院专利行政部门设置专利登记簿，登记下列与专利申请和专利权有关的事项：（一）专利权的授予；（二）专利申请权、专利权的转移；（三）专利权的质押、保全及其解除；（四）专利实施许可合同的备案；（五）专利权的无效宣告；（六）专利权的终止；（七）专利权的恢复；（八）专利实施的强制许可；（九）专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更。”
《专利审查指南》第五部分第九章1.3.2专利登记簿的效力：“授予专利权时，专利登记簿与专利证书上记载的内容是一致的，在法律上具有同等效力；专利权授予之后，专利的法律状态的变更仅在专利登记簿上记载，由此导致专利登记簿与专利证书上记载的内容不一致的，以专利登记簿上记载的法律状态为准。”
由于专利证书上体现的知识专利权被授予时的一种即时法律状态，专利权授予之后，专利的法律状态的变更仅在专利登记簿上记载。所以在核查相关内容是要以专利登记簿为准，切记被专利证书所误导。
（2）需防范已终止的专利引起的误导
《专利审查指南》第五部分第九章第2.2.2节的规定：“专利局发出缴费通知书，通知专利权人补缴本年度的年费及滞纳金后，专利权人在专利年费滞纳期满仍未缴纳或者缴足本年度年费和滞纳金的，自滞纳期满之日起两个月内，最早不早于一个月，专利局作出专利终止通知，通知专利权人，专利权人未启动恢复程序或恢复未被批准的，应在终止通知书发出4个月后，在专利登记簿和专利公报上分别予以登记和公告。之后，专利申请案卷存入失效案卷库。专利权终止日应为上一年度期满日。”
由于专利的终止日期存在追溯期，所以在进行核查判断的时候需要予以谨慎考虑时间差的问题，建议让公司以及董监高进行书面承诺，也可签订相关的对赌协议来防范风险。
2.3必要时聘请专业机构
尽职调查的过程中可能涉及专利检索以及对技术难度的判断，专利保护范围的判断，专利权被无效的可能性大小，是否存在短期内被超越的可能性，以后研发的过程中是否存在侵权的可能等较为专业的问题，建议在必要时聘请专业机构协助进行调查。
附言：尽职调查要谨慎仔细，投资者不要过分依赖对赌协议，保荐核查也不能掉以轻心，需谨记“风投切莫变疯投，保荐严防被忽悠！”