专利无效复审百科

  一、宣告专利权无效的法律后果是怎样的?

  被宣告无效的专利权视为自始即不存在。对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。

  宣告专利权无效的决定,对在宣告专利权无效以前人民法院作出并已经执行的专利侵权的判决、裁定,已经履行或强制执行的专利侵权纠纷处理决定,以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。如果按照上述规定,专利权人或专利权转让人不向被许可人或专利权受让人返还专利使用费或专利权转让费,明显违反公平原则,专利权人或专利权转让人应当向被许可人或专利权受让人返还全部或部分专利使用费或专利权转让费。

  由此可以看出,宣告专利权无效的法律后果是相当严重的。对于专利申请人来讲,务必要作好申请专利的前期工作,比如专利文献的查询、查新、市场调查等。

  二、请求宣告专利权无效的理由有哪些?

  被授予专利权的发明创造有下列理由之一的,可以请求国家知识产权局专利复审委员会宣告该专利权无效:

  (1)专利的主题不符合发明、实用新型或外观设计的定义;

  (2)专利的主题违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益;

  (3)专利的主题不属于能够授予专利权的范围;

  (4)发明、实用新型专利的主题不具备新颖性、创造性和实用性,外观设计专利的主题不具备新颖性或者与他人在先取得的合法权利相冲突;

  (5)说明书没有充分公开发明或者实用新型;

  (6)授权专利的权利要求书没有以说明书为依据;

  (7)授权专利的权利要求书不清楚、不简明或者缺少解决其技术问题的必要技术特征;

  (8)修改时超出原申请记载的范围;

  (9)属于重复授权。

  三、专利复审中的几个程序问题

  1、专利复审中的客体问题

  根据专利法规定,专利复审请求的客体仅限于对专利申请作出的驳回决定,具体包括两大类:一是发明、实用新型、外观设计专利申请初步审查时,发现不符合专利法实施细则第44条的规定,经过陈述意见、修改或两次补正后仍然没有消除缺陷,而作出的驳回决定;二是发明专利申请实质审查时,发现不符合专利法实施细则第53条的规定,经过陈述意见、修改后仍然没有消除缺陷,而作出的驳回决定。除这两大类之外的其他决定均不属于专利复审的客体,如果申请复审将不予受理或者即使受理了也将被驳回。这里对复审请求客体的规定,包含两层意思:

  一是专利申请被驳回后仅能选择复审这一种救济措施,而不能直接向法院起诉或者请求行政复议。根据国家知识产权局行政复议规程第5条的规定,专利申请人对驳回专利申请的决定不服的,不能申请行政复议。

  二是专利申请驳回决定之外的其他具体行政行为不能选择复审,只能选择向法院起诉或者请求行政复议。比如,对视为撤回、优先权审批、费用减缓审批、延长期限审批、权利恢复请求审批、复审无效中的程序性决定、不予受理等情形可以选择行政复议,对于不服复审决定、无效宣告决定、不复行政复议决定等情形可以选择向法院起诉。

  2、专利复审程序中的延期问题

  专利复审请求经过合议审查后,专利复审委会发出的通知书主要包括两类:一是复审通知书(较常见),二是复审请求口头审理通知书(较少见),并指定答复期限(1个月)。在指定的答复期限届满之前(包括期限届满的当日)可以提出延长期限请求。延长的期限不足1个月的,以1个月计算,最多不超过2个月;对于同一个通知指定的期限一般只允许延长1次,最多延长2次;第1次延长每月300RMB,再次延长每月2000RMB。也就是说,对于专利复审中的指定期限而言,延长的时间最长可达到4个月,最高费用为4600RMB。

  3、专利复审程序中的权利恢复问题

  专利复审程序中涉及权利需要恢复的情形主要包括两种:一是因正当理由延误了提起复审的期限(自收到驳回决定之日起3个月内),导致复审请求权的丧失;二是因正当理由延误了答复复审通知书的指定期限(自收到复审通知书之日起1个月内),导致专利申请权的丧失。这两种情形在具体办理权利恢复时存在差别。

  1)对于复审请求权的恢复

  根据专利法规定,专利申请人请求复审的期限为自收到驳回决定之日起的3个月,该期限是法定期限,期限届满时,专利申请人未提起复审请求,驳回决定将生效,国家知识产权局不会发出权利丧失的处分决定。基于此,复审请求权的恢复期限应当以前述3个月的期限届满后的第1日为起算点,向后计算2个月。

  2)专利申请权的恢复

  根据专利法实施细则规定,专利申请人应当在专利复审委指定的期限内针对复审通知书进行答复,期满不答复,复审请求将视为撤回,视为撤回将使专利申请人丧失专利申请权。根据审查指南第五部分第七章第5.2节的规定,丧失专利申请权的处分决定(即视为撤回专利申请权通知书)应当自期限届满日起满1个月后做出。也就是说,即使处分决定是期限届满日满1个月后的当日发出,专利申请人收到视撤通知不会早于指定期限届满日之后的1.5个月。基于此,专利申请权的恢复期限应当自“指定期限届满后+1.5个月”届满后的第1日为起算点,向后计算2个月。例如,专利复审委指定答复期限为1个月,届满日为2013年12月5日,那么权利恢复的期限为2014年1月20日至3月20日,在2013年12月5日至2014年1月20日之间权利未丧失,不需要恢复,可按照正常的处理程序处理。

  4、专利复审程序中的口头审理问题

  根据审查指南规定,合议组可以采取书面审理、口头审理或者书面与口头审理相结合的方式进行审查。在实务中,专利复审案件通常以书面审查为主,口头审理的情形较少,但复审请求人根据自己的需要可以考虑提出口头审理。

  1)口头审理请求的提出。口头审理请求应当以书面形式提出,至于以何种具体的书面形式提出,专利复审委并没有专门的表格可供,申请人可以在答复复审通知书的意见陈述中提出口头审理请求,也可以使用独立文件材料提出。

  2)口头审理请求的审查。复审请求人可以提出口头审理的情形仅包括:一是需要当面向合议组说明事实或者陈述理由,说明事实主要包括对技术内容的阐述,陈述理由主要包括针对专利技术对相关法条的意见;二是需要实物演示。实务中,符合上述两种情形也可能不被允许口头审理,是否允许口头审理,由合议组根据案件的具体情况决定。

  3)口头审理的通知和参加与否的法律效果

  如果确定进行口头审理,合议组会向复审请求人发送口头审理通知。通常而言,合议组确定的口头审理日期与发文日之间至少要相距45日(针对随口头审理通知书将专利申请不符合专利法及实施细则有关规定的情况告知复审请求人的情形)或37日(针对没有告知专利申请存在缺陷的情形)。对于口头审理是否参加,复审请求人具有选择权,如果选择参加口头审理,应当在收到口头审理通知之日起7日内向专利复审委提交回执确认,或者在口头审理当日直接出席口头审理,否则,将视为不参加口头审理;如果选择不参加口头审理,复审请求人应当在指定期限内提交答辩意见,否则,复审请求将被视为撤回。

  5、专利复审程序中的电话讨论

  审查指南对复审程序中是否允许进行电话讨论以及电话讨论的程序如何进行等均未作出规定,实务中电话讨论的机会较少。但是,现有规定并不排斥这种语言沟通方式。与实质审查阶段相同,复审程序中的电话讨论,也主要适用于案件中存在“次要且不会引起误解的缺陷所涉及的问题”的情形。通常而言,合议组在遇到上述性质的问题且认为可能需要撤销驳回决定时,会采取电话讨论方式。需要特别注意的是,复审程序中电话讨论的内容并不具有法律效力(但电话讨论的内容不得作为对复审请求人不利的直接证据),不被允许记载到审查决定之中,如果经过讨论,即便合议组审查员认同复审请求人的意见陈述或修改内容,也应当主动提交正式书面文件。

  6、专利复审程序中的时间问题

  目前的法律法规没有规定专利复审委员会对复审请求的审查期限(《专利复审委员会复审案件审查周期控制办法》仅作为内部规定实施)。据笔者个人经验,专利复审案件(以电学为主)自提出复审请求到接到受理通知书的平均时间在1.5个月左右,自收到受理通知书到接收复审通知书的平均时间在15个月以上。也就是说,全部复审环节(立案、受理、下发复通、复通答复、作出复审决定等)的总时间可能达到20个月以上。如果再加上实质审查的2到3年,一个专利申请所消耗的时间将更长。申请人的时间利益将可能出现损失。

  四、专利权的无效

  请求宣告专利权无效或者部分无效的,应当按规定缴纳费用,提交无效宣告请求书一式两份,填明请求宣告无效的专利名称、专利号并写明依据的事实和理由,附上必要的证据。对专利的无效请求所作出的决定任何一方如有不服的,可以在收到通知之日起 3个月内向人民法院起诉。专利局在决定发生法律效力以后予以登记和公告。宣告无效的专利权视为自始即不存在。

  五、复审程序会做出怎样的决定?当事人又应该如何去做?

  合议组经审查后作出复审决定。复审决定有两大类,一种是撤销原驳回决定。专利申请将恢复到作出驳回决定前的状态,国务院专利行政部门继续进行审查程序。另一种是维持原驳回决定。在这种情况下,专利申请人对专利复审委员会作出的维持原驳回决定不服的,可以在法定期限内进入后续司法救济程序。

  后续的司法救济程序

  根据专利法第四十一条第二款的规定,专利申请人对专利复审委员会作出的复审决定不服的,可以自收到通知之日起3个月内向人民法院起诉。专利申请人未在规定的期限内起诉的,复审决定生效。

  专利申请人向法院起诉的,根据法院管辖权的相关规定,由北京市第一中级人民法院受理。根据法律规定,专利复审委员会作为被告参加诉讼。

  六、如何启动专利复审程序?

  复审程序启动的时间:复审程序的启动有一定的时间限制,专利申请人在接到驳回专利申请通知后3个月的时间内可以决定是否请求复审。

  复审程序启动的主体是专利申请人,只有专利申请人才有资格提起复审请求,其他任何单位和个人都无权启动复审程序。

  七、复审审查的步骤是怎样的?

  专利复审委员会经过形式审查受理复审请求从而启动复审程序后,首先将复审请求书(包括附具的证明文件和修改后的申请文件)连同原申请案卷一并送交作出驳回申请决定的原审查部门进行前置审查。原审查部门应当向专利复审委员会提出“前置审查意见书”。除特殊情况外,原审查部门应当在自收到案卷之日起1个月内完成前置审查。原审查部门在前置审查意见中同意撤销原驳回决定的,专利复审委员会直接作出撤销原驳回决定的复审决定,通知复审请求人,并且由原审查部门继续进行审批。原审查部门在前置审查意见中坚持原驳回决定的,专利复审委员会成立合议组进行审查。

  八、什么是专利审查意见的答复与补正?

  专利审查包括“初步审查”和“实质审查”两大部分。

  一般在初步审查阶段中,专利局若发现问题需要申请人修改,则向申请人发出“补正通知书”,申请人进行答复;或者在特定期限内(实用新型和外观设计申请日起2个月内;发明在提出实质审查请求时,以及在收到进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内),申请人自己发现问题,主动要求修改,即行业内俗称的“(答复)补正”。

  一般在实质审查阶段中,专利局若发现问题需要申请人修改或答复,则向申请人发出“答复审查意见通知书”,申请人进行答复,即行业内俗称的“答(复审查意见)通(知书)”。又名OA。

  当然,在初步审查阶段中,审查员若发现过于明显的实质性问题,也可以直接发出答复审查意见通知书”,由申请人进行答复。

  由于答复的结果直接关系专利是否能够被授权,因此,对专利审查意见和补正通知的答复,最好委托专业的专利律师或专利代理人处理。