商标显著性退化：对注册商标的不当使用可能会使其变为商品的通用名称

　　来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

　　作者：姜向阳 张烨 北京市安理律师事务所律师

　　原标题：商标显著性退化:对注册商标的不当使用可能会使其变为商品的通用名称

　　IPRdaily导读：判断某一特定商品的通用名称，除国家或者行业制定的标准以及专业工具书、辞典中已经列入的商品名称可以作为依据外，对于已为同行业经营者约定俗成、普遍使用的表示某类商品的名词，也应当认定为该商品的通用名称。

　　案件要旨

　　千思板国际有限公司经商标局核准，获得“千思板”等注册商标，后授权特莱仕公司全权处理商标相关事宜。都邦公司在其公司网站上大量使用“都邦千丝板”、“都邦千思板”作为产品名称，特莱仕公司向都邦公司发出律师函，以杜邦公司未经允许在其公司网站上使用与“千丝板”商标相同或近似的标识、扰乱正常竞争秩序为由，要求杜邦公司立即停止侵权行为，后向法院起诉。

　　一审法院认为“千思板”已经成为一种建筑商品的通用名称，注册商标专用权人已无权禁止他人对其作为商品通用名称的正常使用，判决驳回原告特莱仕公司的诉讼请求。特莱仕公司不服，提起上诉，二审法院判决驳回上诉，维持原判。

　　注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。判断某一特定商品的通用名称，除国家或者行业制定的标准以及专业工具书、辞典中已经列入的商品名称可以作为依据外，对于已为同行业经营者约定俗成、普遍使用的表示某类商品的名词，也应当认定为该商品的通用名称。

　　律师点评

　　商标的基本功能在于区分和识别不同的商品提供者，因此具有显著性是商标发挥其功能的首要条件。具有显著性的商标，若使用方式不当、品牌维护不到位，其显著性也可能发生退化。当注册商标成为特定商品的通用名称时，则任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标，商标权人也无权禁止他人使用其注册商标用以描述其商品。最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》中规定，人民法院在判断诉争商标是否为通用名称时，应当审查其是否属于法定的或者约定俗成的商品名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定该名称为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，可以认定为通用名称。申请人明知或者应知其申请注册的商标为部分区域内约定俗成的商品名称的，应视其申请注册的商标为通用名称。人民法院审查判断诉争商标是否属于通用名称，一般以提出商标注册申请时的事实状态为准。如果申请时不属于通用名称，但在核准注册时诉争商标已经成为通用名称的，仍应认定其属于本商品的通用名称；虽在申请时属于本商品的通用名称，但在核准注册时已经不是通用名称的，则不妨碍其取得注册。

　　具体到本案中，住房和城乡建设部虽已公布了包括本案争议双方所生产的此类建筑板材的《行业标准》，住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会出具的说明中，亦明确“千思板”为建筑幕墙用高压热固化木纤维板的一个品牌，即特莱仕公司“千思板”牌建筑板材的行业标准名称为建筑幕墙用高压热固化木纤维板。但黑龙江省高级人民法院认为，对某一特定商品而言，判断其所具有的通用名称，除国家或者行业制定的标准以及专业工具书、辞典中已经列入的商品名称可以作为依据外，对于已为同行业经营者约定俗成、普遍使用的表示某类商品的名词，也应当认定为该商品的通用名称。亦即某一产品的行业标准名称与行业经营者约定俗成的名称基于产生环境和条件不同，在现实中既可以单独存在，亦可以同时并行，并不会产生非此即彼、不相包容的冲突。即对于同一种商品，即使《行业标准》中含有其名称，但同行业者约定俗称的名称也不妨碍其作为该商品的通用名称。

　　本案中，特莱仕公司的行为在客观上造成“千思板”注册商标的弱化，促使其成为通用名称。特莱仕公司对其产品的宣传手段等方式均不够规范，如宣传资料的具体内容着重强调千思板是一种……板材，该板材具有……的性能。且未对“千思板”加注商标标识，也未表明其为注册商标。特莱仕公司对其商标维护措施的缺失，导致其商标逐渐沦为商品通用名称。都邦公司在使用“千思板”文字时，也加注了其自身的商标，法院认定都邦公司的涉案使用行为并无不当，不构成商标侵权与不正当竞争行为。

　　从本案例可以看出，行业标准中商品的名称与行业约定俗成的名称可以并行不悖；商标权人的不当使用行为可能导致商标显著性的退化，最终沦为商品通用名称。

　　案情简介

　　千思板国际有限公司经国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）核准，获得第1652089号“千思板”、第2018641号“千思板”、第1378339号“千思”、第1652088号“TRESPA”、第1648977号“TRESPA”、第1664198号“TRESPA”注册商标。其中，第1652089号“千思板”商标核定使用商品为第17类:半加工热塑塑料物质，注册有效期限自2001年10月21日起至2011年10月20日止；第2018641号“千思板”商标核定使用商品为第19类:建筑用非金属板、建筑用非金属板材、建筑用非金属隔板、建筑用非金属嵌板、镶板木材、建筑用塑料薄板、建筑用非金属层压薄板、硬木板、刨花板、由刨花板条和塑料条合成的板材、非金属门，注册有效期限自2004年8月28日起至2014年8月27日止；第1378339号“千思”商标核定使用商品为第19类：树脂复合板、木材、半成品木材、胶合板、成品木材、地板、三合板、建筑用木浆板、厚木板（建筑用），注册有效期限自2000年3月28日起至2010年3月27日止。2009年7月30日，千思板国际有限公司出具《授权书》，授权特莱仕公司在中华人民共和国境内以其自身名义独立和全权处理就www.trespa.com网站和特莱仕所有产品介绍相关的著作权、注册商标的侵权案件和相关事宜，与千思板集团和千思板产品相关的其他不正当竞争案件和相关事宜，包括但不限于发送警示函、协商谈判、仲裁、诉讼等。

　　都邦公司于2001年11月9日申请注册“都邦”商标，注册号/申请号3014010，国际分类号19，注册公告日期2003年3月28日，专用权期限自2003年3月28日至2013年3月27日。2005年3月1日，都邦公司申请注册“纤丝板”商标，被商标局于2007年12月27日以“‘纤丝板’为本商品的通用名称，不得作为商标注册”为由驳回。2009年3月3日，都邦公司注册www.hrbdubang.com网站。同年3月11日，商标局受理都邦公司提出的“都邦千思”、“都邦千丝”商标注册申请。同年9月17日，上海市普陀公证处出具（2009）沪普证经字第4551号《公证书》，证明都邦公司在其网站中使用“都邦千丝板”作为产品名称42处、“都邦千思板”22处、“千思板节能板”4处、“难燃发泡千思板”4处。同年9月18日，上海凯曼律师事务所受特莱仕公司委托向都邦公司发出《律师函》，主要内容为：都邦公司未经特莱仕公司许可，在其公司网站上展示了大量“都邦千丝板、千思板节能板、都邦千思板、都邦纤丝板”产品，使用了与“千思板”商标相同或近似的标识，造成市场中产品来源严重混淆，扰乱了行业正常竞争秩序。特莱仕公司要求都邦公司立即停止侵权行为，在10日内删除全部与特莱仕公司及“千思板”相关的侵权网页；在所有产品包装和说明中撤销全部与“千思板”相同或近似的标识。同年9月25日，于滨签收了特莱仕公司的邮件。

　　特莱仕公司的《外墙产品METEON,创想千思板，TRESP?》宣传册记载：千思板Meteon建筑用板材在标准色彩、效果和饰面具有广泛的选择范围，并且可根据要求定制。这些板材能够提高您的设计，或给您的设计增添新的维度。毫不夸张地说，世界各地成千上万个工程使用这种板材，证明了这种材料的多功能性。千思板Meteon不仅外观出众，还极其经久耐用。千思板Meteon是一种由热固性树脂和木质纤维在高压高温下制造的平面板材，使用专有技术（电子束固化）制造而成。这种板材具有整体性的装饰表面……。该公司《室内装饰板材VIRTUON，创想千思板，TRESPA?》宣传册记载：如果您正在寻找独特的表面性质，创想千思板。千思板国际有限公司作为世界级建筑材料的一流生产厂商，生产一系列功能性板材，用于要求很高的室内装饰：这就是千思板Virtuon。这些板材在卫生、清洁度和设计方面性能非常卓越……。特莱仕公司主张为制止侵权行为支付交通费、餐饮费1828元，律师代理费2.5万元，证据保全费1000元。

　　都邦公司为证明“千思板”是商品通用名称，举示了通过阿里巴巴、百度、中国建材、金羊网等网站查询的网页资料，主要内容包括：特莱仕公司、都邦公司、青岛嘉达节能技术有限公司、北京海波兰德科贸有限公司、上海汇丽千思板制造有限公司等多家企业均有宣传生产、销售“千思板”商品的信息。另有网页记载：千思板是一种把酚醛树脂浸渗于牛皮纸或者木纤维里，在高温高压中进行硬化的热固性酚醛树脂板。由于其结构均匀、致密，故板上任何点都很坚固。

　　法院判决

　　原审法院认为：《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第九条规定，商标应当有显著特征，便于识别。《商标法》第十一条第一款规定：“下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）缺乏显著特征的。”《中华人民共和国商标法实施条例》（以下简称《商标法实施条例》）第四十九条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”依据特莱仕公司产品宣传册的内容可以看出，该公司在实际经营中，一再反复清楚明确地将“千思板”作为一种建筑用板材商品通用名称使用，并进行广泛宣传。同时，与千思板生产、销售、消费等有密切关系的相关公众，亦将“千思板”作为一种建筑用板材商品通用名称使用和宣传。例如：千思板是一种把酚醛树脂浸渗于牛皮纸或者木纤维里，在高温高压中进行硬化的热固性酚醛树脂板。相关公众将“千思板”作为商品通用名称使用和宣传，与特莱仕公司自己的行为一致。

　　虽然商标权人及利害关系人对淡化商标、侵犯商标权的行为可以依法主张权利予以制止，但在“千思板”成为商品通用名称失去商标显著性的过程中，千思板商标权人及利害关系人不仅是明知的，而且积极倡导、积极参与、积极推动。千思板商标权人及利害关系人将“千思板”作为商品名称已得到公认。在相关公众均已接受并公认“千思板”成为商品通用名称，该商标已淡化为商品通用名称后，依照《商标法》和《商标法实施条例》的相关规定和《中华人民共和国反不正当竞争法》（以下简称《反不正当竞争法》）第五条第一款关于“经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德”等规定，注册商标专用权人及利害关系人已无权禁止他人将“千思板”作为商品通用名称正当使用。况且，都邦公司使用、宣传“千思板”商品名称是在其公司网站，并标明了“都邦”商标，例如称为“都邦千思板”，不会导致消费者及相关公众对商品来源产生混淆误认。就本案而言，特莱仕公司无权禁止都邦公司正当使用“千思板”商品名称，其起诉都邦公司构成商标侵权和不正当竞争不成立，不应予以支持。据此判决：驳回特莱仕公司的诉讼请求。

　　特莱仕公司不服一审判决，向黑龙江省高级人民法院提起上诉。黑龙江省高级人民法院认为，千思板国际有限公司作为第1652089号、第2018641号“千思板”,第1378339号“千思”，第1652088号、第1648977号、第1664198号

　　“TRESPA”商标注册人，对上述注册商标依法享有专用权。特莱仕公司经商标注册人许可使用上述商标，并经其授权提起本案诉讼，符合《商标法》第三条及《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，法院予以确认。一审及二审中，双方当事人对上述注册商标合法有效均无异议，争议焦点集中于都邦公司在其网站中使用与特莱仕公司“千思板”注册商标相同的文字是否构成侵权，而双方对此的诉辩依据又集中于“千思板”是否为建筑行业同类板材商品的通用名称问题。所谓商品通用名称，一般是指在某一范围内约定俗成,被普遍使用的某一种类商品的名称，包括规范的商品名称,约定俗成的商品名称和商品简称。综合本案各方面辨析衡量，在都邦公司在其建立网站将“千思板”文字作为产品描述之时，“千思板”应当认定为商品通用名称。

　　首先，历史沿革及现实因素促成“千思板”成为本案所涉建筑板材的通用名称。住房和城乡建设部虽已公布了包括本案争议双方所生产的此类建筑板材的《行业标准》，住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会出具的说明中，亦明确“千思板”为建筑幕墙用高压热固化木纤维板的一个品牌，即特莱仕公司“千思板”牌建筑板材的行业标准名称为建筑幕墙用高压热固化木纤维板。但对某一特定商品而言，判断其所具有的通用名称，除国家或者行业制定的标准以及专业工具书、辞典中已经列入的商品名称可以作为依据外，对于已为同行业经营者约定俗成、普遍使用的表示某类商品的名词，也应当认定为该商品的通用名称。亦即某一产品的行业标准名称与行业经营者约定俗成的名称基于产生环境和条件不同，在现实中既可以单独存在，亦可以同时并行，并不会产生非此即彼、不相包容的冲突。依前述《行业标准》表述，建筑幕墙用高压热固化木纤维板在表面耐划痕、表面耐污染腐蚀、抗冲击、抗气候激变、阻燃等性能方面明显有别于传统的建筑板材。特莱仕公司于1998年即已成立，而《行业标准》至2009年9月方予发布，在此期间长达十余年的时间，对于建筑幕墙用高压热固化木纤维板这种新型的建筑板材并无规范的行业标准名称。而北京海波兰德科贸有限公司、上海汇丽千思板制造有限公司、青岛嘉达节能技术有限公司等其他企业所生产的类同于特莱仕公司“千思板”的板材，或是基于易于区分于其他类别产品，或是增加辨识度等因素考虑，亦将本企业产品称之为“千思板”。包括目前在互联网知名搜索网站谷歌、百度等搜索，仍有企业对所生产的该类产品以括号形式标注为“千思板”、“俗称千思板”等。经过生产企业、经营企业和购买者较长时间的称呼使用，使得特莱仕公司的注册商标“千思板”已经逐渐衍化为同类板材的通用名称。

　　其次，特莱仕公司的行为在客观上造成“千思板”注册商标的弱化，促使其成为通用名称。从涉案商标“千思板”汉字本身的含义来看，其对于指定使用的第19类建筑用非金属板、建筑用非金属板材、建筑用非金属隔板等商品的功能、用途等特点具有直接的叙述性，商标所载辨识性、显著性相对较弱。在缺乏行业标准名称、商标显著性又相对较弱的情况下，特莱仕公司更应规范、合理、审慎地使用其注册商标。但特莱仕公司自其1998年成立至今所一直使用的企业名称“特莱仕（上海）千思板制造有限公司”，与其于2009年获取的企业法人营业执照所核准的经营范围“生产、制造千思板”表述一致。依照《企业名称登记管理规定》中关于企业名称应当由字号（或者商号）、行业或者经营特点、组织形式组成的相关规定，该公司名称以及企业营业执照中的“千思板”文字一般应理解为行业或经营特点，从而得出“千思板”为某种建材产品通用名称的结论，而很难归结其为商标或者字号。此外，从特莱仕公司对其产品的宣传手段看，在特莱仕公司曾经发布的有关宣传图册中，排布于醒目位置的“TRESPA”注册商标后加注了?标志，而对“千思板”则未加任何表明其为注册商标或其他可以有别于商品通用名称的标识，宣传手册的具体内容亦着重强调千思板是一种……板材，该板材具有……的性能。此宣传手段虽不违反法律法规强制性规定，但在客观上亦容易造成相关公众作出其宣传的商品系一种注册商标为“TRESPA”、商品通用名称为“千思板”的建筑装饰材料的理解。对特莱仕公司上述行为的主观态度及意愿法院不予判断，但如前所述，其在企业命名、经营范围申报以及经核准登记予以公示的企业名称、经营范围的表述，客观上已经造成了将“千思板”作为一种商品通用名称实际使用的事实，亦难以避免地促成相关公众将“千思板”作为一种商品通用名称加以理解和使用，导致“千思板”注册商标被弱化成为商品通用名称。

　　鉴于前述涉案“千思板”文字已衍化为商品通用名称，故在判断都邦公司是否构成侵权或不正当竞争时，应当从都邦公司对“千思板”文字的使用范围、使用方式等方面综合考察其使用行为是否足以造成相关公众的混淆、误认。本案中，都邦公司并未在其产品及包装中使用与“千思板”相同或近似的标志，其使用范围仅限其公司网站；且在都邦公司网站中，首页明显位置即已标示其公司名称及“都邦”商标，产品图片中亦均有其公司名称的水印，该网站已反复、清晰地表明了其宣传产品的生产厂家为都邦公司，亦无其他内容明示或暗示都邦公司与特莱仕公司存在某种特定关联；网站产品介绍中的“都邦千思板”、“都邦千丝板”、“都邦纤丝板”均注明了其“都邦”注册商标，而商标加板材种类，如某某（牌）胶合板、某某（牌）三合板等，符合建筑装饰板材行业内对其产品宣传中的通常用法。“纤丝板”已为商标局明确确认为商品通用名称，“千丝板”虽与“千思板”读音相同，但其与“纤丝板”在读音及文字上更为接近。虽有“千思板节能板”、“千思板难燃发泡板”等少数内容未注明“都邦”商标应予更正，但相类似的不规范表述在都邦公司网站页面所占比例极小，且不足以引起相关公众对网站介绍产品的来源产生混淆误认。依据《商标法实施条例》第四十九条关于注册商标中含有本商品的通用名称，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用的相关规定，在“千思板”已为商品通用名称，都邦公司的涉案使用行为并无不当的情况下，特莱仕公司关于都邦公司侵犯其注册商标专用权、构成不正当竞争的诉讼主张缺乏事实和法律依据，法院不予支持。黑龙江省高级人民法院判决，驳回上诉，维持原判。

　　案件来源

　　哈尔滨市都邦装饰材料开发有限责任公司与特莱仕（上海）千思板制造有限公司一案二审民事判决书[黑龙江省高级人民法院（2011）黑知终字第10号]