2016上海知识产权法院典型案例之朝阳光达化工有限公司诉上海思曼泰化工科技有限公司专利申请权权属纠纷案

【裁判结果】

上海知识产权法院审理后认为,涉案发明专利是属于朝阳光达公司的职务发明创造,理由如下:1.思曼泰公司的前法定代表人张某与朝阳光达公司之间曾经存在劳动关系,且其参与了该公司“盐水缓蚀剂研发”项目的研发工作,并有相关的实验记录证明;2.涉案发明专利的技术主题与朝阳光达公司研发项目的名称相同,均是盐水缓蚀剂产品,而且涉案发明专利权利要求1记载的技术方案与朝阳光达公司“盐水缓蚀剂研发”项目的实验记录在化学成分与配比上相似,两者在制备方法和使用方法上也相似。通过比对张某电脑中记录的实验数据与涉案发明专利的技术方案,可以得出两者除了葡萄糖酸盐和磷酸盐外,其余的主要成分和配比均非常近似;通过比对朝阳光达公司提交的书面实验记录与涉案发明专利的技术方案,可以得出实验记录中盐水缓蚀剂配方80%以上的成分和配比与涉案专利保护范围的成分和比例相似。因此,法院认定涉案发明专利与朝阳光达公司的“盐水缓蚀剂”项目具有高度关联性;3.涉案发明专利并非是张某离开朝阳光达公司后一年之后完成的。虽然涉案发明专利的申请日是2012年6月25日,距离张某从朝阳光达公司处离职时间超过一年,但根据张某的邮件记录以及上海材料研究所检测中心出具的《检测报告》,张某于2010年11月向其客户推销过SMT-BA产品并于2010年对该产品进行过检测,可以推定涉案发明专利在张某离开朝阳光达公司之前即已经完成;4.思曼泰公司就其研发涉案专利的过程没有提交任何证据予以证明,且该公司在专利申请文件中没有公开涉案发明专利的发明人,也无法向法院说明发明人的身份,因此,该公司辩称涉案专利系其研发完成不具有事实依据。

综上,上海知识产权法院认为,涉案发明专利是思曼泰公司的前法定代表人张某在朝阳光达公司工作时执行公司的任务所完成的职务发明创造,涉案发明专利的申请权应属于朝阳光达公司,遂判决确认名称为“抑制碳钢盐水腐蚀的环保高效缓蚀剂及其制备和使用方法”的发明专利申请权属于朝阳光达公司。

一审判决后,思曼泰公司不服,提起上诉。二审法院认为,一审判决认定事实清楚,适用法律正确,遂判决驳回上诉,维持原判。

【典型意义】

本案是一起典型的员工离职带走原单位技术成果甚至在离职前就已经做好侵占单位技术成果准备的专利申请权权属纠纷案件。判断技术成果专利申请权归属,合理界定员工与工作单位对相关技术成果的权利边界,以及处理员工由于工作积累形成的智力经验和应当属于单位的技术成果之间的关系,是当前专利申请权权属纠纷问题中较为疑难复杂的问题。本案的审理,通过对相关技术方案的比对、涉案双方工作关系的梳理以及法律法规对此问题的规定等因素综合考量,对专利申请权归属作出准确判定,该裁判方法对此类案件的审理具有很强的借鉴意义。