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作者 | 天衡联合律师事务所 吕盛 合伙人、律师
按：商标法第五十九条第三款规定，他人在先使用并有一定影响的商标，注册商标专用权人无权禁止其在原有范围内继续使用，但可以要求附加适当区别标识。本案系最高人民发布的2015年十大知识产权案例之一。本案对该条款的适用要件进行了充分的解析和梳理，对在先使用的时间点、有一定影响的判断以及原有范围等均做了详细论述。本案判决对企业商标管理和商标运用具有积极的指导意义。
一、案情介绍
1、原告A公司诉被告B学校、被告C公司侵害商标权纠纷。
贵阳E学校于2001年10月18日申请注册第1985953号“启航学校Qihang School”商标，核定服务为第41类学校（教育）、教学、培训等（以下简称涉案商标）。该商标2003年4月7日核准注册。
贵阳E学校自1998年2月起，在当地《贵州都市报》等报刊杂志上以“启航英语招生”等做广告宣传。A公司经许可独占在考研培训等领域使用涉案商标。B学校成立于1998年1月，B主要从事考研辅导。1998年9月至今，B学校编写了各类考研书籍，多本图书冠以“启航考研”为标题。2000年3月起，B学校在《中国青年报》等报刊中登载各类考研辅导宣传广告，并列举各类启航考研辅导资料。B学校在办公场所、宣传资料、工作人员名片上都标注有“启航教育”、“启航考研”等标识。C公司成立于2003年8月，C公司在网站宣传等经营活动中使用“启航考研”为B学校提供宣传推广，C公司官网中多处出现“启航”、“启航考研”、“启航教育”等字样。A公司指控B学校和C公司的上述行为侵害其涉案商标专用权，B学校主张先用权抗辩。
北京知识产权法院二审认为：在涉案商标申请日之前，B学校在考研服务上在先使用“启航”商标，已实质上产生了识别作用，符合“一定影响”要件；现有证据无法证明涉案商标注册人先于B学校使用涉案商标，即便涉案商标注册人先于B学校使用涉案商标，也不能证明B学校使用“启航”商标存在过错；“启航考研”、“启航及图”、“启航”、“启航教育”均是对“启航”商标的使用，符合“原有范围”的要求，因此，B学校先用权抗辩成立。在B学校先用权抗辩成立的情况下，C公司使用“启航考研”为B学校进行宣传推广的行为同样不构成侵权。
2、原告A公司诉被告D公司侵害商标权纠纷。
2015年7月23日，D公司法定代表人吴某智与B学校、C公司签署《考研标准辅导合作协议书》，D公司作为加盟商，以“启航考研厦门分校”名义从事考研培训，对外使用“启航考研”等标识从事培训服务。A公司指控D公司的上述行为侵害其涉案商标专用权，并于2015年12月22日聘请吕盛律师作为A公司的代理律师代理此案。D公司不服一审判决提起上诉，2016年7月11日由吕盛律师作为被上诉人A公司代理律师代理此案二审。D公司主张其未提供培训服务，其仅仅是为B学校的培训活动进行宣传推广，B学校享有先用权，D公司不构成侵权。
厦门市思明区人民法院一审、厦门市中级人民法院二审均认为，D公司不具有“启航考研”、“启航教育”、“启航及图”的在先使用权，构成商标侵权，判决D公司立即停止使用包含“启航考研”文字在内的标识，赔偿A公司15万元。
二、律师点评
1、先用权抗辩的主体。
先用权抗辩的主体应是“在先使用人”本人及在先已获授权许可的“被许可使用人”。
2、把握条款中“该在先使用行为应早于商标注册人对商标的使用行为”要件时，不应拘泥于条款本身关于时间点先后的字面用语，应把在先使用是否出于善意作为重要的考量因素。
《商标法》贯彻诚实信用原则，保护公平竞争，平衡商标注册人和在先使用人的利益，保护善意使用。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定，在不同地域范围内使用相同或者近似的知名商品的名称、包装、装潢，在后使用者能够证明其善意使用的，不构成反不正当竞争法第五条第（二）项规定的不正当竞争行为。《不正当竞争法》所指的商品的名称、包装、装潢实际上就是未注册商标，对知名商品的名称、包装、装潢的保护，受到了在后使用者主观过错的限制，只有恶意在后使用行为才可能构成不正当竞争行为。
“该在先使用行为应早于商标注册人对商标的使用行为”，该要求的实质是通过这个要件排除在先使用人具有恶意的情形。若在先使用人虽存在在先使用行为，但在先使用人对此并不知晓，且亦无其他证据证明在先使用人存在明知或者应知商标注册人对注册商标的“申请意图”却仍在同一种或者类似商品或者服务使用相同或者相近似的商标等其他恶意情形的，不能仅因商标注册人具有在先使用行为而否认先用权抗辩的成立。
3、把握“原使用范围”要件时，商标在后使用行为的规模不受在先使用规模的限制。
“使用规模”指在先使用人自身的经营规模，不包括商标注册人商标注册后在先使用人许可他人使用的情形。
《商标法》第五十九条第三款的目的在于保护已经在市场上具有一定影响但未注册的商标的所有人的利益，该保护应是实质性的，而非仅仅是一种无实际价值和意义的形式上的保护。如果对在后使用行为的使用规模进行限制，使得相当部分的经营者难有继续使用该商标的动机，相应的，其已获得的商誉难以延续，其基于商誉已获得或可能获得的利益将难以得到维护，将会在很大程度上消减《商标法》第五十九条第三款为在先使用人所提供的应有的保护，使该条款失去本来要达到的目的。因此，对在后使用行为的使用规模不应进行限制。
三、对企业商标管理和商标运用的指导意义
1、商标注册要求前瞻性，商标越早注册越好。一旦他人先用权抗辩成立，将导致商标注册人不能拥有绝对的商标专用权（有瑕疵）。
2、商标先用权人在扩大经营规模时要注意对“原有范围”的准确把握。在涉案商标申请日后进行商标授权许可、加盟合作的行为，超出了“原有范围”。商标先用权人可以采取分公司等分支机构的形式扩大经营规模。