知识产权维权的8条策略与28条诉讼建议

　　来源：IPRdaily

　　原标题：袁真富 知识产权维权的8条策略与28条诉讼建议

　　IPRdaily导读:互联网+时代，社会创新活力竞相迸发，新技术、新产品层出不穷。与此同时，社会创新主体也面临着权利侵害、不正当竞争等行为的严峻挑战。因此，创新企业如何有效制止权利侵害行为成为知识产权领域共同关注的热点问题。以搜狗与百度输入法专利侵权纠纷一案为例，搜狗先后以百度侵犯其8项和9项输入法专利为由向北京知识产权法院、上海知识产权法院、上海市高级人民法院提起诉讼，随后，百度反诉搜狗侵害10项输入法专利。目前，专利复审委员会已判定搜狗大部分涉案专利有效，而相关诉讼程序仍在紧锣密鼓地进行中。在这场输入法大战中，搜狗和百度孰胜孰败很难定论，但双方在诉讼过程中所表现出的“迅速反应、积极应对”的策略安排，值得所有创新企业学习。

　　在3月25日举办的“技术创新背景下探寻知识产权权益保护的有效途径研讨会”上，上海知识产权学院副院长袁真富教授围绕知识产权企业的“维权策略”和“诉讼建议”发表了主题演讲，向创新企业提出了8项维权策略和28项诉讼建议，引起与会者的强烈反响。现将上海知识产权学院副院长袁真富教授在会上的发言内容整理如下。

　　一、以终为始：面向诉讼维权的策略安排

　　为了构建一个执行有力的知识产权维权工具，做到从高质量技术到高质量专利，再到高价值专利，企业可以从以下几个方面进行前瞻性的策略安排。当然，这需要综合考量成本支出、工作繁复度以及竞争必要性等因素。

　　1. IP的全覆盖

　　知识产权全覆盖的目标，是使企业拥有更加丰富的维权武器。比如，同一个产品可以从发明、实用新型和外观设计等角度进行全方面的专利覆盖；商标注册要做到覆盖更多的标识等。

　　2. IP的确定性

　　知识产权确定性的目标，是使企业维权的权利基础更加确定。现在企业在维权时多用反法第二条、第五条来打击竞争对手，但是实践表明，反法案件的审理难度远高于商标侵权和著作权侵权案件。如果能够把请求反法保护的标识、形状等对象，用权利基础更确定的注册商标或外观设计专利等保护起来，可能维权更容易，预期更明确。

　　3. IP的稳定性

　　知识产权稳定性的目标，是使企业维权的基础更加牢固。比如，在撰写专利时要考虑专利无效的可能与应对，要考虑独立权利要求与从属权利要求的架构。

　　4. 侵权的可视化

　　侵权可视化的目标，是使企业维权举证更容易。比如，在申请专利时，就需要权利人考虑：第一，将来谁会使用此项专利？第二，如何发现他人正在侵权使用？第三，对侵权事实能不能取证、举证？

　　5. IP保护的交叉性

　　知识产权保护的交叉性，其目标是使企业维权的选择更加多元化。比如，企业在商标设计之初，应当考虑多项权利重叠保护，例如图形化的商标标识可以同时获得商标权和版权的保护；而独特性的产品设计可以申请外观设计专利，也可以作为反法中的特有包装、装潢保护。通过交叉性的权利保护，可以提供更多的维权选择。

　　6. 权利的可规避性

　　知识产权的可规避性防御，目标是使得侵权者逃避侵权更加艰难。专利侵权诉讼最容易触发回避设计，由于专利权利要求书写欠妥当，更易出现这种权利规避的现象，最后导致可能维权成功了，但并不能有效遏制被告的业务发展。

　　7. 权利的延伸性

　　权利的延伸性目标，是使企业维权空间更广阔。沈剑锋讲过一个观点，当今的知识产权竞争已经不是单个企业的竞争，更多的是产业链、生态圈的竞争。在这个背景下，维权诉讼的眼界应当突破直接的竞争对手。比如，供应链的专利布局，专利“向产业链上下游延伸”，将上游供应商与下游客户的一些产品或技术纳入到自己的权利覆盖之下，当专利战爆发时，你可以通过打击竞争对手的供应商来打击它。

　　8. 360度出击

　　360度出击的目标，是使企业维权视野更加开阔。当前打假维权之路还是比较艰难，侵权有点“道高一尺，魔高一丈”的感觉，这就需要在维权时360度出击。比如，不限于用自己的IP进行维权，可以联合友商的IP的进行维权，还可以分摊成本；此外，维权也不局限于IP，东方知识产权俱乐部的同仁刘永刚编过一个顺口溜——“工商质监食药监，广告环评偷逃税，拈花飞叶皆可伤人”，在维权时都可以考虑运用。

　　二、决战诉讼：基于提高赔偿的诉讼建议

　　有一段时间，出现许多指责知识产权判赔过低的声音。如果让法官来解释一下判赔为何低？理由肯定会很多。总结起来，首先，是你的权利不行。你的权利基础是外观设计专利权，不是发明专利权，当然赔得低；其次，是你的被告不行。你告的是经销商，不是制造商，当然赔得低；然后，是你的证据不行。你赔偿证据都不提供，当然赔得低；最后，是你自己不行。你这个原告是搞商业维权的，当然赔得低……当然，最主要的原因还是：支持高额赔偿的证据呢？

　　北京市知识产权法院宿迟院长曾说过，“用足司法措施，提高判赔数额”、“宁可判得侵权人鬼哭狼嚎，也不该让权利人怨声载道”、“知识产权的价值是司法定价”等。但要提高法院判赔的赔偿数额，不仅是证据问题，还需要策略考量。对于如何提高知识产权案件的诉讼赔偿，笔者结合自身所学和工作经验提出28条建议，供大家参考。

　　1. 选择更强大的权利基础。

　　中南大学法学院刘强教授等分析了1993-2013年的1600多件专利民事侵权诉讼案件，分析结果显示：发明专利案件的平均判赔金额为24万多元，实用新型专利案件的平均判赔金额为12万多元，外观设计专利案件的平均判赔金额为6万多元。因此，在有选择的情况下，可以优先考虑用发明专利去诉讼（当然，并不是绝对的）。或者选择更有知名度的商标去诉讼，选择经济效益更高的权利去诉讼。

　　2. 证明被告有实力且“多金”。

　　除了注册资金状况、经营状况、生产规模，也可以翻阅各种报道或公司年报等信息，查找可以证明或间接证明被告实力或赚钱能力的证据。

　　3. 证明涉案产品的价值较大。

　　包括自己和被告的涉案产品的销售价格、销售状况、市场价值等。

　　4. 选择高额判赔频率较高的管辖法院。

　　数据表明，北京、上海、广州、杭州等地法院承接了全国多数专利案件，且高额赔偿的知识产权案件也往往出现这些法院，主要原因在于——审判水平较高、敢于赔偿，敢于“亮剑”。

　　5. 避免到被告所在地法院“客场”作战。

　　这里不是要指责法院的地方保护主义倾向，但是，法院对本地的被告企业“下手太狠”，毕竟存在一些可以理解的顾虑。

　　6. 请求法院责令被告提供财务方面的账簿、资料等。

　　2014年施行的《商标法》已经明确提供了这方面的法律支持。

　　7. 申请法院证据保全，虽然这并不容易。

　　不过，万一法院接受了你的申请呢，万一被告还野蛮地抗拒证据保全呢，这时被告可能会吃赔偿的亏。

　　8. 尽力证明被告侵权的恶意。

　　可以通过侵权行为的性质、持续时间、重复侵权等来证明。

　　9. 如果发出侵权警告后被告仍在持续侵权，签署和解协议后再次侵权，这也是被告恶意侵权的最好证明。

　　此外，证明被告以侵权为业也是一个好办法。比如，被告申请注册或使用了大量的傍名牌的商标。

　　10. 起诉制造商通常会比只起诉销售商获得更多的赔偿。

　　销售商只对其销售范围内的侵权产品承担赔偿责任，显然不会对制造商的其他渠道的侵权产品销售承担责任，但制造商要对所有的侵权产品销售承担赔偿责任。

　　11. 尽力调取客观可靠的证明被告侵权规模的证据，尤其是侵权的持续时间、侵权产品销售数量、侵权地域范围、门店数量等。比如，申请调取海关关于涉案商品进出口的数据。

　　12. 可以在不同时间段、不同销售区域、不同销售渠道公证取证，“多点开花”，有利于证明被告的侵权规模。

　　13. 通过同业经营的上市公司年报等渠道，调查涉案产品的行业平均利润率，在有销量数量等证据支撑的情形下，可以为计算赔偿额提供重要支持。

　　14. 诉前与诉中取证，持续监控侵权活动。

　　如果被告在被诉后，仍然在大规模从事侵权活动，有必要向法院提交证据，要求给予更严厉的赔偿“惩罚”。

　　15. 申请鉴定侵权行为给权利人造成的损失，这在商业秘密刑事犯罪案件中经常使用，该刑事案件中的鉴定结论有可能在民事诉讼中被法院直接采用。

　　16. 提出合理的许可费参照。

　　对于确实存在知识产权许可的权利人，既要签署规范的许可协议，并体现许可的使用费或其支付方式，还要保留与使用费支付相关的汇款凭证、往来邮件等。

　　17. 在以往的和解协议中埋下高额赔偿的种子。

　　在就第一次侵权行为签署和解协议时，为防止重复侵权或继续侵权，可以约定较高数额的损害赔偿数额，以提高对方侵权成本，起到侵权威慑作用，也能提高日后诉讼的获赔金额。

　　18. 寻找被告自我宣传甚至是自吹自擂的证据。

　　比如被告官网上宣传的涉案产品产量或销量、销售区域、销售门店数量等。

　　19. 调取被告的审计报告或会计报告、招股说明书等；或被告向主管部门申报的资料，比如申报著名商标、认定驰名商标、申请专利奖项的申报资料，或者税务方面的资料。

　　20. 挖掘第三方机构与赔偿有关的数据或信息。

　　比如，查询相关行业协会或调查公司公布的涉及被告的市场占有率等数据。

　　21. 先通过工商部门等机关的行政执法，甚至公安部门的刑事侦查，查处获得一定数量的侵权产品，甚至财务资料，为后续的民事赔偿提供支持。

　　22. 如果让被告感到有刑事犯罪的风险，可能会让对方有兴趣与你讨论和解的问题，并获得更高的和解金额。

　　23. 发掘被告在其他诉讼中，尤其是作为原告起诉他人侵权时提交的各类证据资料。当然，也包括被告在相关刑事等诉讼中被法院认可的相关证据。

　　24. 多项权利共同出击，最好选择不同的战场。

　　如果一个侵权产品存在多个知识产权，可以考虑多管齐下，当然最好在不同的法院起诉不同的侵权行为。

　　25. 针对被告不同系列、不同规格、不同型号的产品，分别提出多个侵权案件，这些案件判赔的金额累积起来，通常会比以一个案件起诉所判赔的金额更高。

　　26. 向法院提供维权所支出的合理开支，以及消除侵权影响的合理开支等。

　　如果公证保全较多、律师费用较高、搜证支出较大等等，也会影响最终的赔偿额。

　　27. 避免自己的案件被法院“认定”为商业性维权。

　　如果法院认为你是“商业性”维权诉讼，并且你的举证又不负责任，很有可能会“打压”你的赔偿请求。

　　28. 向法院提供高额判决先例，尤其是案情相似的案件。

　　目前法院正在推行“案例指导制度”或“先例判决指导制度”，虽然“先例”对案件定性可能更有指导或借鉴意义，但应该也能够增强法院判决高额赔偿的信心。

　　本文根据发言整理而成，以飨读者。