合肥知识产权律师网
来源 | 知产力
作者 | 维克多（Victor）
2017年3月24日，北京知识产权法院就原告苹果电脑贸易（上海）有限公司（下简称苹果公司）、北京中复电讯设备有限责任公司（下简称中复公司）诉被告北京市知识产权局、第三人深圳市佰利营销服务有限公司（下简称佰利公司）等专利侵权行政处理行政纠纷一案作出判决：撤销北京市知识产权局作出的京知执字（2016）854-16号专利侵权纠纷处理决定（下简称被诉决定）；确认苹果公司等未侵犯佰利公司拥有的201430009113.9 号“手机（100C）”外观设计专利权（下简称涉案专利）。
由于该案涉及的苹果公司核心产品iPhone6 和iPhone6 Plus两款手机在我国拥有巨大的消费者群体和拥趸，故在北京市知识产权局作出被诉决定，以及北京知识产权法院受理和审理该案过程中，均引起社会广泛关注。而从专业的角度，除了案件本身的巨大社会影响外，该案判决在外观设计专利功能性设计特征的认定，以及裁判方式、援引先例等方面做出的有关认定均值得深入研究和分析，相关认定对类似案件的审理亦有积极的参考意义。
一、关于功能性设计特征的认定
在北京市知识产权局的被诉决定中，认定被控侵权产品的外观设计与涉案专利外观设计存在五项区别（详见附图），分别涉及正面屏幕下部按键、侧面按键布局、扬声器孔和耳机孔位置、背面闪光灯位置、产品背面五个方面。但对于上述区别，被诉决定以“均属于功能性设计，不应作为判断是否构成外观设计专利侵权的设计特征”为由，简单、粗暴地排除了上述区别对侵权判断的实质性影响。因此，相关区别是否属于功能性设计特征是本案争议的核心问题之一。
专利法第二条第四款规定：“外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。”上述规定系有关外观设计的定义条款，其中所称的“富有美感”，并非通常意义上具体个人有关产品外观设计美与丑的主观评价。“富有美感”的主要作用在于判断是否属于外观设计专利权的保护客体，应当关注的是产品外观给人的视觉感受，而不是该产品的功能特性或者技术效果，这是外观设计专利与发明和实用新型专利之间的本质区别 。也是在外观设计侵权判断时，在整体观察、综合判断时排除功能性设计特征的基础所在。
与发明、实用新型侧重保护产品、方法的技术创新所不同，授予外观设计专利权的根本目的，在于通过专利权的排他性保护，激励创新主体对产品的视觉效果进行改进，对产品的外观作出富有“美感”的新设计。以保护产品的外观设计为名，行垄断产品的功能之实，无疑有悖于外观设计专利的立法目的，亦混淆了外观设计专利与发明、实用新型专利所具有的不同价值追求和政策目标。对此问题，美国专利审查指南1502.01“外观设计专利与发明专利的区别”中即规定：“总体而言，发明专利保护产品的使用或者工作方式（35 U.S.C. 101），而外观设计专利保护产品的视觉效果(35 U.S.C. 171)。产品的装饰性外观包括其形状/构造和/或其表面装饰。如果对产品的效用（Utility）和装饰性外观均作出发明，则可以同时获得发明专利与外观设计专利。”
关于功能性设计特征的认定，是近年来外观设计专利案件审判实践中较为常见的法律问题。对此，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条中规定：“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。”上述司法解释的规定实质上否定了《专利审查指南》第四部分第五章中规定的“由产品的功能唯一限定”。
关于功能性设计特征的典型案例，除了本案判决引用的最高人民法院（2010）民提字第189号民事判决、（2012）行提字第14号行政判决外，最高人民法院在（2011）行提字第2号行政判决 中亦有相关认定。该案涉及插座产品的插口形状是否属于功能性设计特征的认定。判决认为：“以保护产品的外观设计为名，行垄断产品的功能之实，无疑有悖于外观设计专利的立法目的，混淆了外观设计专利与发明、实用新型专利所具有的不同价值追求和政策目标。因此，在判断外观设计相近似时，应当着眼于比较整体视觉效果的异同。对于那些客观上不存在视觉效果的创新空间，完全是为了实现产品的特定功能，而不是对外观设计产品的整体视觉效果进行改进的设计，应认定为功能性设计。”“插座（接地故障断路器GFCI）面板上设置的‘品’字形插孔，系用于容纳其他电器设备的插头，与之相互配合使用。无论是附件2中的‘一’形插孔，还是涉案专利产品中的‘T‘形插孔，都是根据产品使用地通行的规范或者标准加以确定，以满足产品的标准化和兼容性，确保产品的紧密配合，方能安全使用。二者的区别，实质上是源于与其配合的插头形状有所不同。对于面板上的插孔形状，设计者或者制造商必然会依照通行的标准或者规范进行设计，其中并不存在进行视觉效果变化或者改进的空间，否则必然会影响此类产品与其他电器设备的兼容使用。因此，涉案专利中的‘T’形插孔属于功能性设计。”上述认定，对于本案中“耳机插孔”等设计特征是否属于功能性设计特征的认定亦有一定的借鉴意义。
实践中，对于唯一由功能决定的设计特征（例如汽车轮胎为圆形），一般并不常见，也不会引起较大争议。而对于是否属于“主要由技术功能决定的设计特征”或者“无关美学考虑因素”，实践中可能会有一定争议。由于“美学因素”“美感”“装饰性”的认定有一定的主观性，缺乏客观标准，而设计特征的可选择性、可替代性则相对更为客观，故对于相关设计特征是否属于功能性设计特征，可主要结合当事人提交的有关替代设计的证据加以认定。本案中，北京知识产权法院正是主要基于苹果公司提交的有关证据，对相关区别是否存在多种选择或者替代性设计做出了事实上的认定，进而对是否属于功能性设计特征进行法律适用和认定。
（本文共分上、下两篇，上篇主要针对关于功能性设计特征的认定展开评析，下篇将对该案一审审理中的民事争议以及裁判文书中引用先例方面展开评析，敬请期待。）
注释：
[1] 2008年修改专利法后，上述规定体现于修正后的专利法第二条第四款。
[2] 国家知识产权局条法司编：《<专利法>第三次修改导读》,知识产权出版社2009年3月第一版，第32页。
[3] In general terms, a “utility patent” protects the way an article is used and works (35 U.S.C. 101), while a “design patent” protects the way an article looks (35 U.S.C. 171). The ornamental appearance for an article includes its shape/configuration or surface ornamentation *>applied to< the article, or both. Both design and utility patents may be obtained on an arti?cle if invention resides both in its utility and ornamen?tal appearance.
[4] 再审申请人通领科技集团有限公司与被申请人立维腾电子（东莞）有限公司、一审被告、二审被上诉人国家知识产权局专利复审委员会外观设计专利权无效行政纠纷案。