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“当遭到外观设计专利侵权诉讼时，被控侵权人的第一反应不应是手足无措，只问可能会赔多少钱，而应马上找一位专业的专利律师帮忙分析一下，看看那个专利证书上的外观设计是不是个纸老虎。”
这是摘自专利学院的学员刘兴彬律师的学习笔记，在参加完专利学院广州站沙龙后，刘律师受到当天培训讲师广东高院知识产权庭张学军法官的影响，回去后就刷刷写下3千多字的学习笔记，发到我们学员群中，受到学员们的一致肯定。这样的一篇好文，被雪藏实在是可惜，在小编的极力沟通下，终于把这篇笔记公之于众。
目录
一确定外观设计专利产品的种类
二确定能界定保护范围的图片或照片
三由简要说明确定设计要点
四了解现有设计以确定创新设计特征
五 确定禁止反悔原则的影响
拥有知识产权，依法维权是正当的，但随着人们专利意识的提高，出现了一些违背专利法立法本意的维权现象，例如将在国外已经公开的产品拿到国内申请外观设计专利，或者将一些国内早已公开存在的产品设计不做改动或稍加改动就申请外观设计专利，更有甚者，将别人刚推出的新产品直接拿来申请外观设计专利，由于我国专利审查制度规定不对外观设计专利做实质性审查，外观设计专利很容易获得授权，拥有了这些专利权，就以保护知识产权之名行限制、打击竞争对手之实，如此不但背离创新精神，还扰乱了公平竞争的市场秩序。
无效上述外观设计专利一般都能解决此类侵权纠纷，但整个行政程序走下来耗时、耗力、耗钱，如遇到对手负隅顽抗，也很有可能需要走完一审、二审行政诉讼的司法程序，到最后虽能不负侵权之责，但所遭受的消耗、损伤不可避免。
其实，在该类外观设计专利侵权纠纷中，很多情况下可以充分利用不侵权抗辩便可成功应对。
不侵权抗辩的成立需要被控侵权的产品设计不落入涉案外观设计专利权的保护范围，而通过侵权比对以判断是否落入专利权保护范围的前提就是界定专利权保护范围。
与发明和实用新型专利权保护范围具有较清晰的界定基础和界定规定不同，外观设计保护范围的界定比较模糊且经常被认为主观性较强，如能在界定过程中将专利权保护范围尽可能限缩地越小，则在外观设计侵权纠纷中不侵权抗辩成立的成功率就越高。
现结合多年专利纠纷处理经验，谈谈本人对界定外观设计专利权保护范围的一些思路和看法。
一、 确定外观设计专利产品的种类
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下称“《最高法解释》”）第八条规定：“在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围”。也就是说，外观设计专利权保护范围一般限于与外观设计专利产品相同或者相近种类的产品设计，如果被控侵权的产品种类与涉案专利产品种类既不相同也不相近，则可初步确定被控侵权产品不落入涉案专利的保护范围，也就无需进行外观设计的侵权比对，故界定外观设计专利产品的种类应优先进行。
不过，如果被控侵权方能证明在先不相同也不相近种类产品的外观设计与被控产品的设计相同或近似，且能证明有转用启示的，也可以证明被控侵权产品不落入专利权保护范围（个人认为仍属于现有设计抗辩的范畴），据了解，至少广东省内的法院已采用该种裁判尺度。
二、确定能界定保护范围的图片或照片
《专利法》第五十九条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准”，作为界定保护范围基础的外观设计的图片或照片，一般分为必须的视图，如专利产品的主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图、仰视图或立体图；必要的视图，对于一些专利如剖视图、剖面图、展开图、放大图、局部放大图或各种状态视图；参考图，如使用状态参考图等。
对于使用状态参考图是否能用来界定外观设计专利权的保护范围，还存在不少争论，从现有的法院判决案例来看，也各有不同，本人曾代理过的一个案件中，广东高院的观点是使用状态参考图不能作为确定专利保护范围的依据（可查询参见（2014）粤高法民三终字第135号案民事判决书），其理由是参考图通常用于表明使用外观设计的产品的用途、使用方法或者使用场所等，这也与《专利法审查指南》第一部分第三章第4.2部分第5段的规定相一致。
此外，由于外观设计专利权的保护范围还必须是由人的肉眼直接观察能看到的图片或照片中的设计来界定，不能借助任何工具进行放大或缩小进行观察，本人认为，进行保护范围界定时，应以授权证书中所表示的图片或照片尺寸为准进行观察，应排除人的肉眼不能识别的或者是表示不清楚的视图或设计特征。
所以，确定哪些视图能用来界定保护范围是顺利进行进一步界定工作的前提和基础。
三、由简要说明确定设计要点
《专利法》第五十九条第二款中规定，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。因为不是所有外观设计都可以通过图片或照片完全表达出来，简要说明可以一定程度上弥补图片或照片表达的缺陷，例如对于花布、壁纸等平面产品，必要时应当在简要说明中描述平面产品中的单元图案两方连续或者四方连续等无限定边界的情况；对于细长物品，必要时应当写明细长物品的长度采用省略画法；对于产品的外观设计由透明材料或者具有特殊视觉效果的新材料制成的，必要时也应当在简要说明中写明。 所以，通过简要说明的解释可以使专利权的保护范围更清晰，更具确定性。
此外，简要说明中有说明外观设计的设计要点及最能表明所述设计要点的图片或照片，这就使在后续的侵权比对中较容易确定哪些设计特征会对产品的整体视觉效果更具显著影响，从而影响判断被控侵权产品的设计与外观设计专利是否相同或近似。
所以，简要说明中的表述内容会对保护范围的界定产生一定的影响，理解简要说明所描述的内容是界定保护范围必不可少的一个步骤。
四、了解现有设计以确定创新设计特征
《最高法解释》第十条规定：“人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似”，即要求法官以被控侵权产品一般消费者的视角来对专利权的保护范围做进一步的限定，这也与《专利审查指南》中要求审查员以一般消费者的视角去审查、评价外观设计专利是否符合授权条件相一致的。
作为外观设计专利产品的一般消费者应当具备如下特点：第一，对涉案专利申请日之前相同种类或者相近种类产品的外观设计及其常用设计手法具有常识性的了解；第二，对外观设计产品之间在形状、图案以及色彩上的区别具有一定的分辨力，但不会注意到产品的形状、图案以及色彩的微小变化。即一般消费者应了解现有设计，且不会注意到产品外观设计之间的细微差异，也就是说，一般消费者会注意到现有设计与外观设计专利之间的主要区别设计特征，该主要区别设计特征才应该是有创新性的特征，才会对产品的整体视觉效果产生显著影响。
不同种类的产品具有不同的消费者群体，例如奶瓶外观专利产品的一般消费者就与工业机加工刀具外观设计专利产品的一般消费者不同，在没有对所涉种类或相近种类产品的现有设计进行一定了解之前，就无法成为该产品的一般消费者，即不能脱离对现有设计的了解来界定外观设计专利的保护范围。
但现实情况是，法官不太可能在审理每件侵权纠纷案件时都对相关产品的现有设计进行检索和了解，而权利人也肯定不会提供任何现有设计的证据以帮助法官达到一般消费者的认知水平，那在这个阶段被控侵权方就需要做大量的举证工作，尽最大努力地证明涉案外观设计要么属于现有设计，要么其中的多少设计特征属于现有设计特征，以尽可能地将涉案专利的保护范围限缩到最小，甚至没有。
由此可以看出，有些情况下，外观设计专利权的保护范围会随着被控侵权方的举证证明能力的大小而不同，因为法律不允许权利人将现有设计或现有设计特征纳入涉案专利权的保护范围之内。
所以，不在充分了解现有设计基础上界定的保护范围是不接近客观真实的保护范围，是对被控侵权方不利的保护范围。
五、确定禁止反悔原则的影响
《最高法解释》第六条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”，这是禁止反悔原则的法律依据，虽然有人主张该规定不应适用外观设计专利侵权纠纷，但本人认为禁止反悔原则是在民法诚实信用原则框架内适用于专利侵权纠纷的子原则，从法理和立法本意来说，也应同样适用于外观设计专利侵权纠纷，说白了就是专利权人对涉案专利保护范围的主张应具有一致性，不能产生前后矛盾，这也是诚实信用原则的基本要求。
也就是说，对于外观设计专利，在无效宣告程序中，权利人为了专利权能得以维持而做出的意见陈述应该在专利侵权纠纷案件中作为进一步限定涉案专利权保护范围的依据。
由此看来，被控侵权方在即使不能完全无效掉涉案专利权的情况下，通过无效程序设法进一步限缩涉案专利权保护范围也有可能使不侵权抗辩成立，同时也丰富了外观专利侵权抗辩的套路。
关于确定外观设计专利权保护范围较为典型的判决案例，可以查询参考一下广东高院最近公布的一个相关判决书，很有指导意义。【案号：（2015）粤高法民三终字第226号】
小结
上述五个步骤对外观设计专利权保护范围的界定过程也是对保护范围层层限缩打压的过程，如此看来，外观设计专利权的保护范围还真与被控侵权方的专业能力密切相关（注：这里不讨论应然的保护范围），专业能力越强，就有可能将保护范围界定的越小，就越容易使被控侵权产品不落入保护范围，进而达到不侵权抗辩成立的目的。
因此，当遭到上述类似外观设计专利侵权纠纷诉讼时，被控侵权人的第一反应不应是手足无措，只问可能会赔多少钱，而应马上找一位专业的专利律师帮忙分析一下，看看那个专利证书上的外观设计是不是个纸老虎。
作者：哲力专利律师 刘兴彬
2015年08月30日于广州