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作者 | 广州知识产权法院 刘子新
【案号】
（2015）粤知法专民初字第976号
【裁判要旨】
当视图名称与其对应外观设计不相符时，人民法院可遵循“禁止反言”规则，认定专利申请人或专利权人在专利授权阶段放弃对该视图名称的更正，从而在确定专利的权利要求保护范围时以视图名称作为判定标准。
【案情介绍】
案外人李长东将名称为“软体灯罩（LS-1023）”的外观设计专利许可原告中山市珞珈电器有限公司独占实施。该专利视图包括主视图、后视图、立体图及多幅使用状态参考图。其中从主视图、后视图、立体图显示该专利产品为薄片灯罩，多幅使用状态参考图显示该专利产品的各瓣片可通过根部折痕自然下垂形成罩体且瓣片与瓣片之间可通过安装凸点、安装孔形成不同变化状态。原告认为被告佛山市顺德区克亚机电配件有限公司未经其许可制造、销售、许诺销售侵犯涉案专利权的产品，请求法院判令被告停止侵权及赔偿损失。
法院经审理认为，关于该专利的权利要求保护范围，涉案专利多幅“使用状态参考图”显示外观设计的各种变化状态，但因其呈现于“使用状态参考图”中，应理解为专利权人并未将各种变化状态列入涉案专利的权利要求保护范围。将二者从主视图、后视图及立体图的视图角度进行比对，构成近似设计，被诉侵权产品落入涉案专利的权利要求保护范围。被告未经原告许可制造、销售、许诺销售侵犯涉案专利权的产品，构成侵权。据此判决：被告立即停止上述侵权行为并销毁库存侵权产品；赔偿原告经济损失及合理费用共3万元；驳回原告的其它诉讼请求。
【法官评析】
本案涉及在外观设计专利侵权案件中，当视图名称与其对应外观设计不相符时，应如何正确界定该专利的权利要求保护范围。
一、如何看待外观设计专利视图名称错误
依据我国专利法及专利法实施细则的相关规定，外观设计专利的权利要求保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。简要说明的内容通常包括产品名称、用途、设计要点及表明视图，以及是否存在省略视图、是否保护色彩及近似设计的基本设计等。上述规定均未提及当外观设计授权文本存在文法歧义或错误时，例如专利视图有误，应如何应对。人民法院对此行使自由裁量权的依据在立法层面无从寻觅而不得不从其它途径寻求支持。
结合本案案情，从我国《专利审查指南》规定的外观设计初步审查程序出发，运用“禁止反言”规则予以思考，不失为合理选择。
二、“禁止反言”规则能否运用于外观设计专利侵权判断
“禁止反言”规则是英美法系的产物，其核心在于：禁止曾做出某种表示的人在相对人已经给予信赖并因此有所损害的情形下，做出否认表示或不一致的表示。英国学者鲍尔将该规则定义为：“假如声明人以言行向别人做出声明，又或者声明人以沉默的方式做出声明，而声明人的实际或者推定的意向及其结果导致受声明人基于该声明而改变了处境，在日后的任何声明人与受声明人之间的诉讼中，如果声明人受到受声明人的反对，声明人不得作任何与其事前所做出的声明有实质上不同以及举证证明该不同的陈词。”
当前国内关于“禁止反言”规则的法律规定极少。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定，专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在专利侵权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。这是国内立法唯一明确引入“禁止反言”规则的规定。该规定将“禁止反言”规则视为“等同原则”的适用限制。同时，在司法实践中，“禁止反言”规则通常运用于发明、实用新型专利案件，对于外观设计专利，则普遍认为无适用的必要性或缺少适用的明确法律依据。
笔者认为，“禁止反言”规则能否运用于外观设计专利侵权的判断，关键在于能否将“禁止反言”规则作为独立的侵权判定规则，而非“等同原则”的限制规则。回归到“禁止反言”规则的起源，其所关注的是如果专利权人在专利授权时因作出某种陈述或者意见而获得专利，那么此后专利权人基于其向社会所做出的缩小或放弃部分专利权保护范围的承诺将不允许在侵权判定中被否认。从规则起源的理解来看，其与等同原则的适用没有必然联系，并不必然以“等同原则”适用为前提，而可以作为一项独立的侵权判定原则单独适用。同时，从某种程度上看，两种规则的互动适用，可最大程度实现专利权人和社会公众间的利益平衡。综上，在外观设计专利侵权诉讼中绝对不适用“禁止反言”规则的论点似乎难以成立。
三、本案对“禁止反言”规则的运用
本案中，涉案专利多幅“使用状态参考图”显示专利产品在不同条件下呈现的不同变化状态，其已远远超出使用状态参考图表明专利产品用途、使用方法、使用场所的功能，而更接近于变化状态图通常呈现的内容。据此，人民法院面临一个两难选择，是直接认定专利视图名称有误并将其视为变化状态图，还是认定视图名称无误而将其视为使用状态参考图？以下为笔者的分析过程：
视图名称表述有误，属授权文本存在文法歧义或错误，仅凭专利法第五十九条第二款的规定难以对专利的权利要求保护范围作出合理界定。
根据《专利审查指南》的规定，外观设计专利申请的审查仅需初步审查且审查的要求较为宽松，以书面审查为准。对于申请内容的更正，则存在3种处理方式。一是申请人依通知补正。即对于图片或者照片中的内容存在缺陷的专利申请，审查员应当向申请人发出补正通知书或者审查意见通知书，但该方式的适用情形中并不包含专利视图名称错误的情形。 二是申请人主动补正。即申请人可以自申请日两个月内对申请文件进行修改，且该修改不能超出原图片或者照片所表示的范围。此种补正方式并未限定适用情形。三是审查员依职权补正。审查员在对外观设计专利初步审查时，可依职权对申请文件径行修改，其中第（２）项情形即“明显的视图名称错误”。可见，在涉案专利的初步审查阶段，若申请人或专利行政部门认为专利视图名称与对应的外观设计不相符时均有主动修正的机会，但事实上这种修正在本案并未发生。从权利人的角度而言，这是否可视为“以沉默方式”作出放弃修改的意思表示？根据英国学者鲍尔对“禁止反言”规则的定义，当事人的声明包括“以言行”或“以沉默”做出声明，故本案中可推定权利人已作出放弃修改专利视图名称的意思表示。
若作严谨思考，权利人是否本意将争议图片作为使用状态参考图使用，但根据《专利审查指南》的内容，使用状态参考图表示产品的用途、使用方法或使用场所且通常仅用一图，而争议图片为多幅且表明专利产品的不同变化状态，更趋近于变化状态图，因而排除此种可能性。
最后，在当事人未提出请求的前提下，法院为准确界定权利要求保护范围而主动引入“禁止反言”规则是否恰当？对此，最高人民法院在“沈其衡与盛懋公司专利侵权案”的再审判决中认为： 对“禁止反言”规则的引入和运用是对我们在专利侵权案件中适用等同侵权的限制，其目的是寻求一种利益的平衡……因此在处理专利侵权案件时不应对人民法院主动适用“禁止反言”规则予以限制……该案对法院主动适用“禁止反言”规则作出有益探索，笔者亦支持上述观点。
据此，在专利授权审查阶段，权利人未主动更正专利视图名称错误或应审查员要求作出补正，可视为其已作出放弃修改的声明。人民法院在审理侵权案件时可主动运用“禁止反言”规则，以现有专利视图名称为依据合理界定专利的权利要求保护范围。