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作者：熊文聪 美国加州大学伯克利分校高级访问学者 中国知识产权杂志特约撰稿人
作为保护驰名商标的主要规则之一，现行《商标法》第十三条第三款[1]“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用”在实践中扮演着重要角色。有研究者结合2009年《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《驰名商标司法解释》）第九条第二款之界定，认为中国《商标法》已经引入了反淡化理论。然而此条款是否有优先适用的构成要件，却在实践中引发了广泛争议，最高人民法院曾试图澄清此问题，其2014年公布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定（征求意见稿）》第十条[第十三条适用要件顺序]第一种意见是“人民法院适用商标法第十三条第二款或者第三款，应首先确定请求保护的商标是否达到驰名状态；在能够认定的情况下，再对诉争商标是否构成对驰名商标的复制、模仿或者翻译，以及是否容易导致混淆或者误导公众、致使驰名商标所有人的利益可能受到损害的情形进行认定”。但在2017年最终施行的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（以下简称《规定》）中却未见此条，是将此问题搁置，还是明确否定“有适用顺序”，让人揣度迷惑。本文力图通过历史研究之方法，还原症结的来龙去脉，并提供可供参考的智识性意见。
据笔者了解，最早出现此争议的是2009年的“东尼博斯”案。在此案中，商评委认为：“被异议商标与引证商标在整体构成、呼叫、含义等方面区别明显，即使使用于同一种或者类似商品亦不易导致消费者的混淆、误认”。可见，商评委认为判断商标近似不需要以引证商标是否知名为前提，且商标标志不相同或不近似即被异议商标没有“复制、摹仿或翻译”引证商标，故在不需要认定引证商标是否驰名的情况下，也可以得出不适用商标法第十三条第三款之结论，其给出的明确理由就是：“在商标本身已经产生足以为消费者区分的显著区别后，引证商标的知名度对判断两商标是否近似不产生实质性的影响。”对此，一审法院则认为：“虽然被异议商标与引证商标在整体外观、读音、含义等方面存在些许差异，但被异议商标与引证商标在相同或类似商品上并存，仍然容易使相关公众认为二者之间存在某种特定的联系，从而导致相关公众的混淆和误认”，[2]故被异议商标与引证商标构成近似。可见，虽然一审判决与商评委的结论刚好相反，但其思路是一致的，或者说一审判决并没有回答“判断商标近似是否必须考虑引证商标的知名度”这一关键问题。二审法院则明确指出，不仅认定商标近似需要考虑商标的知名度和显著性，且“认定在先注册商标为驰名商标与考虑商标的知名度和显著性存在显著差异”，如果不先认定引证商标是否驰名，则无法判断被异议商标是否“复制、摹仿或翻译”了引证商标，更无法判断就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是否会“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”，故“在适用《商标法》第十三条第三款的规定时，上述三个条件原则上有适用顺序上的要求”，且“原则上应首先认定在先的注册商标是否为驰名商标”。[3]
虽然中国并不采纳严格的“遵循先例”制度，但上级机关在先作出的判决事实上会影响到后来案件的裁判。果不其然，在2010年的“吉百利”案中，商评委认可《商标法》第十三条第三款的适用有三个前提条件，且认可需要考虑引证商标的知名度，但就该案而言，“虽然引证商标在巧克力糖果商品上具有较高知名度，但被异议商标指定使用在氮肥、农业肥料等商品上，与吉百利公司商标赖以驰名的巧克力糖果等商品在原材料、功能用途、销售渠道、消费对象等方面均相差甚远。被异议商标在上述商品上的注册使用应不致误导公众与引证商标构成混淆，不致使吉百利公司的利益可能受到损害。被异议商标并未违反《商标法》第十三条第三款规定的其他要件而不成立，我委对引证商标是否驰名不再予以审查。”仔细研读此段表述，会发现至少有三处逻辑上的困惑：其一，既然没有审查引证商标是否驰名，又何来说引证商标“赖以驰名的”巧克力糖果等商品？其二，既然已经认定引证商标“具有较高知名度”，是否就已经审查并否定了其为“驰名”商标？其三，两个商标所指定使用的商品类别“相差甚远”之结论是如何得出来的？是否需要结合引证商标的知名度乃至驰名度加以判断？面对这些矛盾与纠结，笔者合理的猜测是实际上商评委并不是没有审查引证商标是否驰名，恰恰相反，其已经审查了只是不认为其达到了驰名程度而已。那么问题就来了，商评委既然已经审查了为什么还刻意说自己没有审查？或者说既然已经审查了还刻意说只要不满足其他条件，就不用审查其驰名程度呢？
笔者进一步的合理猜测是：这种“欲盖弥彰”、“避实就虚”与当时的历史背景密切相关。熟谙中国商标法的人都知道，在本世纪初的前几年，由于制度缺陷和利益驱使，实践中存在大量通过虚假诉讼、枉法裁判的方式牟取驰名商标“广告效应”的现象，搅乱了公平竞争的市场环境。随后，一系列司法政策出台，如2009年3月30日发布的《最高人民法院关于贯彻实施国家知识产权战略若干问题的意见》第10条明确规定：“正确把握驰名商标司法认定和保护的法律定位，坚持事实认定、个案认定、被动认定、因需认定等司法原则，依法慎重认定驰名商标，合理适度确定驰名商标跨类保护范围，强化有关案件的审判监督和业务指导”。同年4月21日，最高人民法院指出：“严格把握驰名商标的认定范围和认定条件。凡商标是否驰名不是认定被诉侵权行为要件的情形，均不应认定商标是否驰名；凡能够在认定类似商品的范围内给予保护的注册商标，均无需认定驰名商标”。[4]4月22日，《驰名商标司法解释》颁布并于同年5月1日起施行。在这样的大趋势之下，包括商评委在内的商标法实践部门自然会认为，与其说自己审查了涉案商标的驰名问题且最后认定其不驰名，倒不如说自己没有审查或不需审查，因为这样更符合政策要求，更不会遭到挑战与质疑。
但令其没想到的是，“吉百利”案的一审法院并不这么看，其在判决书中强调：“对于驰名程度越高的驰名商标，相关公众对该商标的知晓和关注程度亦越高。本案三引证商标在被异议商标申请日之前在中国是否构成驰名、其驰名程度如何，是判断被异议商标的注册是否属于误导公众从而损害本案原告合法利益的重要考量因素。”[5]二审法院更进一步指出：“在先已注册商标驰名与否，则是判断相关商标知名度的重要内容。同时，在先已注册的商标是否驰名、其驰名程度如何，也是判断诉争商标的注册是否会因误导公众而损害该商标注册人利益的重要考量因素。只有在对在先的注册商标是否驰名作出判断，才能确定《商标法》第十三条第三款有无适用的可能与必要，进而才需要也才能够对诉争商标是否系复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，以及诉争商标的注册是否会因误导公众而损害该驰名商标注册人的利益作出判断”。[6]在2010年9月审结的“苹果男人”案再审判决中，最高人民法院更进一步指出，在认定引证商标是否驰名后，“应该确定被异议商标是否构成对驰名商标的摹仿、复制；在能够认定的情况下，才需要进一步判断其注册和使用是否会误导公众。”[7]由此不难看出，至少就审理“吉百利”案、“苹果男人”案当年来说，法院的共识是审查和认定引证商标是否驰名是适用《商标法》第十三条第三款的首要前提与必然要求，且并不与前述司法政策相冲突，因为这一做法符合“个案认定、被动认定、因需认定、合理认定”等基本原则。
然而到了2014年，情势发生了峰回路转的变化。在“巨化”案中，一审法院认可商评委的裁决，即引证商标“经过大量的宣传、使用在第1类烧碱等商品上具有较高的知名度，但根据驰名商标按需认定的原则，由于被异议商标指定使用的第11类灯、灯罩、龙头商品与引证商标核定使用的第1类烧碱、液氯、电石等商品区别较大，即便引证商标可以被认定为驰名商标，亦无法予以跨类保护。”[8]二审法院维持了一审法院及商评委的裁决。再审时，最高人民法院重申：“在案件审理过程中，固然要对异议申请人请求予以保护的引证商标所具有的知名度予以考量，但并不意味着必须将其作为适用商标法第十三条第三款的前提条件……如果被异议商标并没有构成对引证商标的复制、摹仿或者翻译，或者被异议商标获准注册的结果并不会导致误导公众并可能损害引证商标权利人利益的结果，即无需对引证商标是否构成驰名的问题作出审查和认定。”[9]其给出的理由就是前述多个规范性文件所体现的“驰名商标应按需认定”这一司法政策。至此，2010年前后法院系统对此问题的共识全面被推翻。
笔者认为，司法意见之所以发生“一百八十度”的大转弯，直接原因是前述司法政策的影响，特别是2011年12月16日，最高人民法院再次强调：“驰名商标保护的目的在于适当扩张具有较高知名度的商标的保护范围和保护强度，不是评定或者授予荣誉称号。凡当事人主张驰名商标保护且符合保护条件和确有必要的，应当依法予以认定和保护。”[10]但更深层次的原因是，“巨化”案中的商评委和一审法院实际上并不是没有审查引证商标的知名度，相反，他们审查了，只是审查后发现引证商标虽然具有“较高的知名度”，但还达不到“驰名”的程度，故不认定其为驰名商标。但是，他们又对自己的审查和认定并不那么自信，所以才在裁决中“以退为进”，认为“即便引证商标可以被认定为驰名商标，亦无法予以跨类保护”，并且将“驰名商标应按需认定”作为“掩饰”其不自信的理由。由此可见，商评委和法院并不是真正贯彻了所谓的“按需认定”之司法政策，而只是将其作为掩饰其认定之不自信，提升其裁决之说服力的工具或修辞术而已。
但这样的修辞化表达真正伤害到了商标法第十三条第三款的推理逻辑，也将后来的司法裁判推向了“不知所措”的泥沼。例如在2016年5月审结的“咏威”案一审判决中，法院指出：“原则上应首先确定请求保护的商标是否达到驰名状态，如果诉争商标明显未构成对引证商标的复制、摹仿或翻译，或者从商品的关联程度等因素可以确认诉争商标获准注册的结果不会导致误导公众并可能损害引证商标权利人利益的结果，则无需对引证商标是否构成驰名作出审查和认定。”[11]这段表述的逻辑问题是：既然可以通过独立判定“诉争商标是否明显构成对引证商标的复制、摹仿或翻译”；也既然可以通过“从商品的关联程度等因素”独立判定“诉争商标获准注册的结果是否会导致误导公众并可能损害引证商标权利人利益的结果”，如此一来，所谓的“应首先确定请求保护的商标是否达到驰名状态”还有必要成为必须坚持的原则吗？笔者认为，将认定引证商标是否驰名作为适用商标法第十三条第三款的首要前提，是裁判心证与推理论证的必由途径，其不但没有与“按需认定”原则相抵触，恰恰是重申了此原则。这是因为：
第一，在《商标法》第十三条第三款的后两个构成要件中，无论是“争议商标复制、摹仿或翻译了引证商标”要件；还是“就不相同或者不相类似商品申请注册的争议商标容易误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”要件，都必须结合引证商标的知名度乃至驰名度才能得出结论。例如，判断所谓的“复制、摹仿或翻译”实际上就是判断两商标是否近似，而商标近似，并非单纯的商标标志上的近似，而是法律上的近似。这一点，无论是在理论上还是在实践中，都已达成共识。例如，2010年4月20日出台的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第16条明确规定：“人民法院认定商标是否近似，既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度，也要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素，以是否容易导致混淆作为判断标准。”再比如对于“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”要件，《规定》第13条更是将“具有相当程度的联系”而非“商品来源上的混淆”作为其判断标准，并列举了“（一）引证商标的显著性和知名程度；（二）商标标志是否足够近似；（三）指定使用的商品情况；（四）相关公众的重合程度及注意程度；（五）与引证商标近似的标志被其他市场主体合法使用的情况或者其他相关因素”作为综合考量因素。其中把“引证商标的知名程度”列为第一个因素，其重要性不言自明。[12]与此同时，我们不应当忘了其实第三个要件还可以再细分出“两商标所指定使用的商品不类似”这个要件。而判断商品是否类似显然也需要考虑引证商标的知名程度。例如在2016年的“YKK”案再审判决中，最高人民法院就指出：“在YKK商标于拉链商品上已经具有很高知名度的情况下，基于‘车辆内装饰品’与‘拉链’具有上下游产品关系，故可以认定两者具有较强的商品关联性。”[13]当然，有研究者提出商标近似、商品类似的判断必须坚持所谓的客观标准，不应当考虑相关商标的显著性和知名度，但笔者认为，这既不可能也不必要，囿于本文篇幅所限，待日后专门撰文论述。最后，依照学界通说和《驰名商标司法解释》第9条第2款，要件三所指的“损害”显然不是商品来源混淆所导致的损害，而是特指“减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉”所造成的损害。也就是说，只有针对驰名商标才会产生这种损害。试想，如果不先认定其为驰名商标，又如何识别其利益的范围和边界，又如何可知其是否已经造成了这种特定的“损害”呢？
第二，在给定的语境下，较高知名度与驰名是非此即彼的关系，故在审查和认定引证商标是否具有较高知名度之后，并不需要付出额外的成本再去审查和认定其是否为驰名商标。也就是说，如果商评委或法院的结论是引证商标具有较高知名度，实际上就是说它的知名程度尚未达到驰名程度，即不是驰名商标，这是前述“吉百利”案、“巨化”案中商评委和法院的基本逻辑。简言之，并不是商评委和法院没有审查引证商标是否驰名，而反而是审查了，只是最后认定其不够驰名而已。又结合第一点理由不难看出，在先审查和认定引证商标是否驰名，是评判第二和第三个构成要件是否成立的内在要求，不事先判断引证商标的驰名度，也就无法得出后两个要件的答案。由此可见，这三个要件之间实际上并不是相互独立的并列关系，而是层层递进关系，即一是二、三的共同基础，且二又是三的基础。
第三，《驰名商标司法解释》第10条将相关公众的知晓程度仅仅列举为需要考量的因素，而非必须判断的构成要件，起到了一定的误导作用，不符合《商标法》第十三条第三款的逻辑。《驰名商标司法解释》第10条规定：“原告请求禁止被告在不相类似商品上使用与原告驰名的注册商标相同或者近似的商标或者企业名称的，人民法院应当根据案件具体情况，综合考虑以下因素后作出裁判：（一）该驰名商标的显著程度；（二）该驰名商标在使用被诉商标或者企业名称的商品的相关公众中的知晓程度；（三）使用驰名商标的商品与使用被诉商标或者企业名称的商品之间的关联程度；（四）其他相关因素。”“咏威”案一审判决就此认为：“可见，在确定驰名商标跨类保护的范围时，相关公众的知晓程度只是需要考虑的因素之一，如果从商品的关联程度等因素出发，可以确定商标达不到获得保护所需要的范围，则可以不对商标是否达到驰名状态进行认定。”[14]
第四，有研究者提出，如果将“驰名商标审查和认定”作为前提条件，会出现两种不合理的结果，即“认定但得不到保护”和“需要保护但得不到认定”。[15]笔者认为，这种观点值得商榷。的确，即使认定了驰名商标，也可能不满足第二和第三要件，即争议商标并不侵权或应当予以注册，但这并不意味着驰名商标“得不到保护”，而仅仅是本来就不应该“在本案中”得到保护。驰名商标不是如来佛掌，如果任何案件驰名商标权利人都应当且必须胜诉，那真可谓法律的虚无主义。与此同时，既然“驰名商标审查和认定”是后两个要件的前提条件和内在要求，就不可能出现“认定在先商标未构成驰名商标，但客观上具备其他要件”之情况，因此也就不可能导致所谓的“需要保护但得不到认定”之不合理的结果。审查和认定驰名商标不是目的而是手段，这才是“个案认定、被动认定、因需认定”这一司法政策想要表达的内涵。
第五也是最关键的，当《商标法》第十三条第三款所预设的情境出现时，优先审查和认定驰名商标，不仅没有背离“按需认定”之原则，反而是彰显和捍卫了此原则。
首先，如前两点理由所示，审查和认定驰名商标是判断是否满足后两个要件，也即最终适用《商标法》第十三条第三款的内在要求和必然选择，故这种认定是“形势所需”，合情合理合法。与此同时，立法者已经汲取了经验教训，通过强有力的“安全阀”（如现行《商标法》第十四条第五款明确规定，生产、经营者不得将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中）使得践踏诚信、扰乱市场秩序的恶行得到了有效遏制，故完全没有必要担心好事者会单从《商标法》第十三条第三款寻求漏洞和突破。
其次，针对在相同或类似商品上使用或申请注册与已注册驰名商标相同或近似商标的情况，如果从《商标法》第十三条第三款的字面上解读，似乎并未涉及。但实践中，法院常常以“探究该条款的立法原意”并结合“举重以明轻的当然解释”方法，在认定引证商标为驰名商标后直接适用了《商标法》第十三条第三款。实际上，这种情况（排除已经注册超过五年）通常选择适用《商标法》第三十条就可以解决，无需认定引证商标为驰名商标，但就是这种“被动认定、按需认定”原则最有用武之地的情形，法院却大胆地认定驰名商标，笔者也未发现上级法院就此提出责难，似乎并没有“一碗水端平”。
最后，恰如前文所指明的，实践中商评委和法院并不是没有审查引证商标是否驰名，而仅仅是对其认定不那么自信，所以才刻意将《商标法》第十三条第三款解读为三个互不依赖的构成要件，并主张“即使引证商标驰名”，也因不满足后两个要件中的任何一个而得不到支持。此时，作为司法政策再三强调的“按需认定”原则并非真正得以贯彻，而只是成了说服当事人、上级机关及公众接受其裁决的最佳修辞术而已。
综上所述，基于商标法的理论与逻辑，即使不用刻意强调所谓的适用顺序，审查和认定引证商标的驰名度也应当是适用《商标法》第十三条第三款的前提要件，故我们与其将《规定》删除《征求意见稿》中的相关意见解读为否定有此内在要求或将此问题搁置，不如将其解读为这是无需多言的事情。同时我们也应当懂得，无论审查员还是法官，都是“制度中的人”，我们不光要听他们怎么说，更要看他们怎么做，唯有如此，我们才能体会其言语背后的真正用意与价值。
[1] 为行文便利，避免产生误解，本文把与现行《商标法》第十三条第三款表述完全相同的原2001年《商标法》第十三条第二款统一改为“《商标法》第十三条第三款”。
[2]北京市第一中级人民法院(2008)一中行初字第1112号行政判决书。
[3]北京市高级人民法院(2010)高行终字第390号行政判决书。
[4]《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（法发[2009]23号）第8条。
[5] 北京市第一中级人民法院(2010)一中知行初字第3578号行政判决书。
[6] 北京市高级人民法院(2011)高行终字第630号行政判决书。
[7] 最高人民法院(2009)行提字第2号行政判决书。
[8] 北京市第一中级人民法院(2014)一中知行初字第737号行政判决书
[9] 最高人民法院（2015）知行字第112号行政裁定书。
[10] 《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第21条。
[11] 北京知识产权法院(2015)京知行初字第5098号行政判决书。
[12] 2011年12月16日颁布的《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第19条对此有更详细的论述。
[13] 最高人民法院(2016)最高法行再67号行政判决书。
[14] 北京知识产权法院(2015)京知行初字第5098号行政判决书。
[15] 汪泽：《驰名商标保护条款适用要件顺序那点事》，载知产力，http://www.zhichanli.com/article/6420, 2017年2月12日最后访问。