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来源 | 中国知识产权报/中国知识产权资讯网
作者 | 龚麒天 广州知识产权法院
新闻背景
近年来，涉及驰名商标跨类保护的案例不胜枚举，驰名商标在哪种情形下才能受到跨类保护也成为业界关注的焦点。比如在日本YKK株式会社与国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人浙江省瑞安市力博机车部件有限公司“YKK” 商标异议复审行政案中，最核心的焦点问题即为YKK株式会社拥有的“YKK”商标在“拉链”产品上被认定为驰名商标的前提下，能够获得的跨类保护范围有多大；再比如，在尼康株式会社诉浙江尼康电动车业有限公司等侵犯“尼康”“Nikon”商标权案件中，法院认定尼康株式会社持有的“尼康”“Nikon”商标构成驰名商标，被告在电动车相关产品上使用“尼康”“Nikon”构成侵权。
根据我国商标法和有关司法解释的相关规定，已注册的驰名商标跨类保护必须满足以下3个要件：在不相同或者不相类似商品或服务上使用复制、摹仿、翻译驰名商标的标识；足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系；减弱驰名商标的显著性、贬低驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉。其中，第一个要件指跨类使用商标的行为，第三个要件说明淡化后果，实属必要。但我国还有“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系”这一要件（下称“具有相当程度的联系”要件）。
为何设立“具有相当程度的联系”要件
“具有相当程度的联系”要件并非我国独有。美国商标法将淡化界定为，削弱驰名商标识别和区分商品或服务的能力，无论双方当事人之间是否存在竞争，或有无发生混淆、错误或欺骗的可能。尽管该定义没有关于相关公众认为被诉商标与驰名商标有联系的表述，但相关公众看到被诉商标时会产生对驰名商标的联想是淡化的应有之义。另外，TRIPs协定第十六条第3款也要求被诉商标的使用要表明其与驰名商标权利人之间存在联系。我国的规定与之相比，除了要求相关公众认为两件商标有联系，还明确了联系的程度。
“具有相当程度的联系”要件揭示了驰名商标淡化的真正原因。所谓驰名商标显著性，其实就是相关公众思维中该驰名商标与其商品和商品提供者之间独特的联系。所谓淡化，其实就是使相关公众思维中这种独特的联系逐渐减弱。跨类使用复制、摹仿、翻译驰名商标的标识并不能导致淡化。只有该跨类使用行为足以使相关公众思维中建立起两件商标的相当联系，才会发生淡化。故“具有相当程度的联系”要件揭示了淡化产生的真正原因。
“具有相当程度的联系”要件实质决定了驰名商标跨类保护的范围。我国驰名商标的驰名程度是有差异的，导致其跨类保护的范围有所区别。根据我国商标法第十三条，驰名商标是指为相关公众所熟知的商标。而根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条，相关公众是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。由此可见，我国驰名商标的标准不算高，不需要被大多数公众熟知，更不需要被一般公众熟知，只要被其使用的某类商品或服务相关公众熟知即可。满足该标准的驰名商标，其驰名程度可以存在较大差异。有的商标刚达到驰名标准，仅为某类商品相关公众熟知；有的商标驰名程度较高，为几类商品的相关公众熟知；还有的属于高度驰名商标，甚至为一般公众熟知。商标驰名程度越高，熟知该商标的公众范围就越广，跨类使用产生淡化的可能性也就越大，故其保护范围应当更宽才足以制止侵权，保护该驰名商标权利人的利益。《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第二十一条规定：认定驰名商标并不要求具有等同划一的知名程度，但驰名商标的保护范围和强度要与其显著性和知名度相适应，对于显著性越强和知名度越高的驰名商标，要给予其更宽的跨类保护范围和更强的保护力度。由此可见，对于为一般公众所熟知的高度驰名商标，不排除给予其跨商品或服务全类的保护。
仅有第一个和第三个要件，很难从其语义推断出对商标驰名程度差异的考虑。而且，容易被误读为只要实施了跨类使用复制、摹仿、翻译驰名商标标识的行为都可能产生淡化，都要制止，从而不恰当地给予所有驰名商标全类保护。“具有相当程度的联系”要件能够根据商标驰名程度的差异给予不同的保护，实质决定了驰名商标跨类保护的范围。
如何判断“具有相当程度的联系”要件
“具有相当程度的联系”要件的判断要排除单纯的联想。首先，“具有相当程度的联系”语义已经将单纯的联想排除。其次，单纯的联想并不足以产生淡化。如对驰名商标一知半解或仅有所耳闻的相关公众，当看到与该驰名商标相同或近似的商标时可能也会产生联想，但其中尚未建立起驰名商标与其商品和商品提供者的独特联系，故淡化无从谈起。又如，摹仿、翻译驰名商标的标识，可以引起人们对驰名商标的联想，但并不必然构成淡化意义上的近似商标。再者，最高人民法院明确指出，《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条第二款直接涉及到跨类保护的范围，故要求“使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系”，而不能是程度不高的“联想”。
“具有相当程度的联系”要件的判断要注意与混淆理论之间的界限。淡化理论与混淆理论并不存在绝对的分界，有些模糊领域存在应当适用淡化理论还是混淆理论的争议，这主要体现在对类似商品范围的认定上。对于不是《类似商品和服务区分表》（下称区分表）中的相同或类似商品，又具有一定关联度的商品，如果机械适用区分表认为不类似，就没有混淆理论的适用空间。如果把区分表作为参考，视情况将关联商品纳入类似商品范围，就可以适用混淆理论处理问题。最高人民法院的司法政策和典型案例都体现了这种利用“类似商品”概念包容度大的特点灵活认定类似商品的精神。如《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第八条指出：凡能够在认定类似商品的范围内给予保护的注册商标，均无需认定驰名商标。又如申请再审人杭州啄木鸟鞋业有限公司（下称啄木鸟公司）与被申请人国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商标评审委员会）、七好（集团）有限公司（下称七好公司）商标争议行政纠纷案，七好公司以啄木鸟公司鞋类商品上的注册商标与其服装类商品上的注册商标近似为由申请撤销。商标评审委员会根据区分表认为鞋类与服装不属于相同或类似商品，裁定驳回七好公司的申请，行政诉讼一审判决维持，但二审改判撤销该裁定。啄木鸟公司遂提起再审。最高人民法院认为，区分表可以作为判断类似商品的参考，但不能机械、简单地以分类表为依据或标准，而应当考虑更多实际要素，结合个案的情况进行认定。最高人民法院最终认定鞋类和服装构成类似商品，驳回了啄木鸟公司的再审申请。
根据前述两点可知，“具有相当程度的联系”要件的判断既要排除单纯的联想，又要给混淆理论的适用留出足够空间。
“具有相当程度的联系”要件的判断要综合考虑多个因素。根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条，法院对驰名商标进行跨类保护应当综合考虑以下因素：一是该驰名商标的显著程度；二是该驰名商标在使用被诉商标或者企业名称的商品的相关公众中的知晓程度；三是使用驰名商标的商品与使用被诉商标或者企业名称的商品之间的关联程度；四是其他相关因素。该条款实质为判断“具有相当程度的联系”要件提供了指引，避免了主观随意性。该要件的判断可具体化为：商标的显著和驰名是否达到这样的程度，商品的关联是否达到这样的程度，商标的近似是否达到这样的程度等，以至于必须在被诉商品上实现该驰名商标的跨类保护。而且，这些要素之间可以不是正比关系，即商标显著性越强、驰名程度越高，商品关联程度的要求可以越低。反之，商品关联程度越高，商标驰名程度的要求可以越低。