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作者：于海东 南京大学法学博士 北京市立方律师事务所合伙人
来源：《中国知识产权》杂志总第118期
为了节省专利评估的时间、人力等资源，建议优先评估专利的对应性，在专利的对应性较好的情况下，再去评估专利的稳定性；而对于对应性不好的专利，可以放弃对其稳定性的评估。
关键词专利交易 专利评估 专利引证
对交易专利的价值进行评估是专利交易过程中最为重要的一个环节。专利交易的买家可从多个维度来对专利进行评估，但实践中主要是对专利的对应性和稳定性进行评估。对于批量专利的交易情况，由于无法针对每一件专利的对应性和稳定性进行评估，此时，可参考被引证次数等指标来对批量专利的总体价值进行大致评估。为了节省专利评估的时间、人力等资源，建议优先评估专利的对应性，在专利的对应性较好的情况下，再去评估专利的稳定性；而对于对应性不好的专利，可以放弃对其稳定性的评估。
一、交易专利的对应性评估
对应性是指专利某项权利要求所记载的技术特征与某项标准或者某一商用化的产品中的相应技术特征的对应情况。如果专利某项权利要求所记载的技术特征能被某项标准或者某一商用化的产品中的相应技术特征所全面覆盖或者等同替代，则表明该专利针对于该标准或者产品存在对应性。有价值的专利的首要特质就是其相对于某项标准或者某一商用化的产品存在对应性。专利分析中的对应性可分为两类：一类是与标准的对应性，这里的标准一般指的是强制性标准，如通信技术里的3GPP标准；另一类则是与产品的对应性，这里的产品是指市场中的商用化产品，如竞争厂商所生产并销售的竞品。
（一）专利对应性评估的评估维度及对评估问题的处理
标准专利对应性分析最为复杂，其对技术性要求也最高。不同于针对产品的对应性分析，标准专利的对应性分析是将标准专利的权利要求文本与标准文本进行对应，虽然只是文本间的对应，但是对于一般的专利分析工程师而言，若无技术标准背景则很难胜任这项工作，如果买家内部没有技术标准工程师，则此项工作最好委托给外部的专业机构。买家拿到标准专利的权利要求比对表（Claim Charts，以下简称“CC”）之后，应该首先核实CC中所引用的专利是否已经在标准组织中进行了声明，CC中所使用的权利要求内容是否与授权文本一致，CC中所引用的标准内容是否与相应版本号的标准文本内容一致。由于标准版本一直处于变化过程中，有的CC使用的是比较早的版本，有的则使用的是较晚的版本，因此，还需要核实最新版本号的标准文本的相应内容是否发生改变；如可能，则最好要求卖方提供最终版本的对比分析CC。如果同一权利要求引用了不同的标准版本进行了对应性分析，则需要证明这些不同版本的标准间存在内在的技术衔接关系。
相对于标准专利的对应性分析，产品的对应性分析则相对要容易一些，一般具有相关技术背景的专利工程师就能够胜任。但是，对于一些类似于数据处理方法这样的方法专利的对应性分析，则可能需要借助反向工程才能进行验证，这就对验证实验条件和验证分析人员提出了更高的要求。在专利交易中，卖方一般会提供相关专利的使用证据对照表，即实践中通常所说的EOU（Evidence of Use）。但是，如果卖方制作的这个EOU是使用买方所生产销售的产品进行对比分析制作的，则此种情况下买方需要特别谨慎，因为，如果最终双方没有达成交易，那么买方对EOU进行分析的行为就有可能构成故意侵权的证据，卖方有可能后续会对买方提起故意侵权诉讼，并主张最高三倍的损害赔偿。为避免此种情形的发生，买方最好事先能与卖方达成协议，要求卖方不得将基于与买方进行专利交易之目的所使用或获知的信息或资料作为证据用于后续的专利侵权诉讼中，同时，如有可能则最好可以要到卖方基于该特定专利对买方进行权利主张的豁免。
买方在对CC或者EOU进行分析后，可能会提出一些质疑专利对应性的问题，或者会提出一些相关的技术问题，对于这些问题的交流最好不要通过电子邮件等书面形式进行，以防后续相关专利出现专利诉讼时，根据美国的证据开示程序的要求需要以证据的形式进行提交。无论对于专利交易的卖方还是买方，其实都不希望将对专利的对应性的质疑以书面等有形形式进行固定，如果专利交易达成，这将对买方不利，如果专利交易未达成，这将对卖方不利。此外，在专利交易过程中，如果交易的专利是美国专利，其实还可以充分利用美国的律师和客户特权制度（attorney-client privilege），这一制度禁止法院或者政府强制披露律师和客户之间的保密信息，凡是律师与客户交流的资料中标识有attorney-client privilege的，此类资料即可免于被强制披露。因此，对于重大的专利交易，最好能够聘请律师进行把关。
（二）专利对应性分析评价报告
最终的专利对应性分析结果最好能以评价报告的方式体现。在该评价报告中，应该列明专利的主要信息，包括专利号、申请日、优先权日，同时应计算出专利的剩余有效期。一般而言，专利的剩余有效期最好能达到5年以上，以确保买方购买专利后仍有一定期限行使权利。如果专利在此之前有转让历史，还应对转让历史进行核实并进行记载，根据转让情况可以在交易达成时要求卖方提供相应的转让协议，以确定协议中是否有对专利交易存在影响的条款。如果是标准专利，应注明专利所对应的标准名称及标准号，同时，应就相关专利是否已经在标准组织中进行了声明予以明确；如果是非标准专利，应注明专利所对应的产品名称、型号及厂商。黑名单与白名单是专利交易中非常重要的信息，有时虽然专利的对应性与稳定性非常好，但是由于其不满足买方对白名单的特别要求，会导致专利不具有购买价值。如果在专利交易过程中，卖方能够披露其已经许可过的被许可方，则可将这些信息列入黑名单中；如果卖方由于受到与被许可方的保密协议的约束而无法披露黑名单，则买方可向卖方核实其是否可以使用该专利向其希望的第三方主张权利，并将核实情况列入白名单中。
在专利交易过程中，如果待交易专利有同族专利，卖方往往只从这一专利族中挑选出一件专利进行CC或者EOU的制作。例如待交易专利是标准必要专利，其具有美国、欧洲、中国、日本等国的同族，则卖方往往会以美国或欧洲（一般都挑选对应性较好的）授权专利来制作CC或EOU。此时可酌情核实其他同族专利是否具有与CC或者EOU所使用的权利要求的内容相同的权利要求，该相应权利要求的法律状态如何，即是处于审查过程中、授权后维持、驳回、视撤还是授权后失效。同时，还需要基于CC或EOU中的对应性分析结论而对其他同族专利的相应权利要求的对应性也进行大致评价，从而能对同族专利的整体价值有大致了解。专利对应性分析评价报告最好还应对所涉及的发明的内容进行归纳总结，以方便日后进行快速评审或便于获知发明内容。归纳总结的维度可包括：发明主要解决的技术问题；为解决该技术问题采取的技术方案的发明点；该技术方案能带来的技术效果。此外，还可以评价一下为解决同一技术问题而采取其他技术方案的可能性，即通常所说的进行规避设计的可能性，进行规避设计的可能性是体现专利价值的重要维度之一。
进行专利对应性分析的首要一步就是对CC或者EOU所使用的权利要求的保护范围进行确定，确定的依据依次应为：权利要求、说明书及其附图、历史审查文档（包括OA答复、复审及无效过程中的相关文档），上述依据被称为内部证据，在权利要求的解释过程中应当被优先适用。在依据内部证据无法对权利要求的保护范围做出清晰界定时，可以借助外部证据对权利要求进行解释，包括技术教科书、技术词典等；此外，其他同族专利的相关专利文档在特定情形下亦可能对CC或EOU所涉及权利要求的保护范围发挥限定作用。因此，亦有必要核实其他同族专利是否存在与CC或EOU所引用权利要求内容相应的权利要求，相应权利要求的专利授权审批情况，以及专利审查、复审、无效及诉讼程序对该相应权利要求的保护范围是否进行过限定，并评估所述限定是否对CC或EOU所引用权利要求的保护范围造成影响。
进行专利对应性分析一般应当优先审核CC或者EOU中所引用内容的准确性，实践中经常会出现引用的并非是授权文本的权利要求或者引用的标准版本号出现错误的情况。审核的维度可包括：引用的权利要求是否是授权文本的权利要求；引用的标准内容是否与相应版本号的文本内容相一致；引用的标准内容是否与最新版本号的文本内容一致。如果不一致应当给出初次发生变化时的版本号、相应的全体大会Change Request（变更请求）编号、工作组Change Request编号及原始提案号，并分析这种变化是否构成实质性变化以及是否可能对对应性分析结果造成实质影响；同时还应该审核被引用的标准内容之间是否跨了标准版本号，相互间是否有内在的衔接关系，以确定其是否属于同一技术方案。
专利对应性分析评价报告的核心部分应当是对对应性的详细对比与说明，此部分应以具体技术特征的形式列出被分解后的权利要求，并列出与具体技术特征相对应的标准文本中的相应技术特征或者使用该技术方案的产品的相应技术特征。同时，就后者与前者是否构成相同或者等同作出判定，其中，“等同”是指两者以基本相同的技术手段，实现基本相同的功能，并达到基本相同的技术效果，并且对于本领域的普通技术人员而言容易想到。对于较难判定的技术特征，还应当对作出相同或者等同性认定进行更详细的说明与解释，必要时，需要附有用于支持这种认定的必要依据，如技术教科书、专家意见书、反向工程验证等。此外，在进行对应性分析时，最好能以色块的方式进行标识，将权利要求与标准文本或者产品中相同或者等同的技术要素用同一颜色的色块进行标识，这样能够方便识别和阅读。
二、专利的稳定性评估
稳定性又称可专利性，是指授权专利被无效的可能性。对专利的稳定性进行评估就是审视专利是否存在不符合专利法授权条件的缺陷。中国《专利法实施细则》第65条第2款对无效宣告请求的理由作了具体规定。该款规定，“前款所称无效宣告请求的理由，是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二条、第二十条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者本细则第二十条第二款、第四十三条第一款的规定，或者属于专利法第五条、第二十五条的规定，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权”，具体包括专利主题不符合发明、实用新型或外观设计定义，专利主题违反法律、社会公德或者妨害公共利益，专利属于重复授权，未经保密审查向外国申请专利，不具备新颖性、创造性和实用性，不属于授权客体，说明书公开不充分，修改超范围等。但专利交易中，一般只对待交易专利的新颖性和创造性进行分析，即具体涉及中国专利法第22条第2款和第3款、美国专利法第102条和第103条。此外，如有必要，还可以分析一下相关权利要求是否存在明显修改超范围或者明显得不到说明书支持的情况。
专利交易中的稳定性分析应当特别注意“同族不同命”的现象。在专利交易实践中，经常会出现虽然CC或者EOU中所使用的专利为授权专利，但是却存在着未被授权的其他同族专利。因此，在进行稳定性分析时，应当优先调查其他同族专利的法律状态，确定是否存在着未被授权或者被无效的同族专利；如果有，应当认真核实未被授权或者被无效的权利要求是否与CC或者EOU中所引用的权利要求一致；如果一致或者相似，应研究该同族未被授权或者被无效的原因，并研究所述原因是否能够影响CC或者EOU中所引用的权利要求的稳定性。实践中，一旦出现同族不同命的情形，并且经审核认定CC或者EOU中所引用的权利要求与该未被授权或被无效的同族存在一定程度上的关联，那么就倾向对其稳定性作出否定性评价，或者将此情形作为后续商务谈判时的砝码以要求降低相应的交易价格。
三、专利的被引证次数
专利的被引证次数是指某一专利被后续专利引用的次数，其在某种程度上可以反映此专利的重要程度，被引证次数越多表明基于该专利的后续改进发明就越多，该专利在该特定技术领域就处于愈加重要和基础的地位。在专利交易中，如果卖方提供的是专利数量较多的专利包，其一般只提供数量较少的EOU，对于专利包中的其他专利，其往往只提供相关专利的被引证次数来间接佐证待交易专利的价值。一般美国的专利数据库可以查到专利的被引证次数，但是中国的专利数据库并不提供此项功能，不过可基于同族专利的情况，通过查找美国同族的被引证次数来间接佐证中国专利的价值。