合肥知识产权律师网
作者：左殿勇 广东普罗米修律师事务所律师
外观设计专利所涉及的产品范围非常广泛，各类产品的设计空间以及现有设计状况千差万别，法官往往对相关领域的了解非常有限。这种情况下，侵权判定的主观性、随意性很强。而且，外观设计专利保护范围的界限也不像发明、实用新型专利的那样清晰，法官的自由裁量权大。因此，从某种角度来看，外观设计侵权判定实际上比发明、实用新型专利更加复杂。所以，办案律师需要深刻领会法律精神，在帮助法官查明事实的前提下，积极举证，引导法官做出有利的侵权判决。
【案情概要】
2016年5月6日，作为原告代理人向知识产权法院起诉，诉称被告汕头某公司生产、销售、许诺销售的“便携式喷雾扇”侵犯原告外观设计专利权。一审法院以被诉产品没有落入涉案专利权的保护范围为由驳回了原告的全部诉讼请求。原告不服，提起上诉，二审程序中，作为上诉人代理人进一步从产品设计空间、涉案专利的设计要点（区别设计特征）、本类产品的惯常设计及常用设计手法等角度出发，结合证据详细论述被诉侵权产品落入涉案专利保护范围的理由，最终促成了本案的逆转。
【一审情况】
表1 被诉产品与涉案专利比对列表
一审法院在对比被诉侵权产品与涉案专利的四个视图（即上表中主视图、后视图、右视图、俯视图）之后，归纳出被诉侵权产品与涉案外观设计之间四个方面的区别：
第一、从主视图看，涉案专利的圆形栅格上布满蜂窝状通孔，中部有一个中心内凹的圆形端盖，栅格的左下方有一个跑道形结构，其右侧有五个竖直排列的小圆点；而被诉侵权产品的圆形栅格上有呈均匀放射状分布的S形格栅条，圆形格栅中间部分有一个喇叭状凸起，栅格左下方有两个竖向排列的小圆点，小圆点下方有一个圆形开关按钮设计，其右侧有三个雪花图案，被诉侵权产品的圆形栅格下方没有跑道形结构。
第二、从后视图看，涉案专利栅格的外沿部分由两圈圆孔环绕组成，栅格右下方有一个跑道形结构；而被诉侵权产品的栅格由两圈弯曲的四边形组成，栅格下方没有跑道形结构。
第三、从右视图看，涉案专利左侧上半部分呈凹槽状，中下部有一个方形的开关设计；而被诉侵权产品的左上侧没有凹槽设计，且中下部没有开关设计。
第四、从俯视图看，涉案专利的左右两侧呈略向内凹的弧形，球拍形凸起为上大下小；而被诉侵权产品左右两侧呈向外凸起的弧形，球拍形凸起为上小下大。
基于此，一审法院没有进一步的分析论述，直接认为被诉侵权产品与涉案外观设计在整体视觉效果上有显著性区别，被诉侵权产品没有落入涉案专利权的保护范围，并驳回了原告的全部诉讼请求。
【二审情况】
原告不服一审判决，上诉称一审法院在未考虑本类产品的设计空间，也没有参照现有设计的情况下，直接认定被诉侵权产品没有落入涉案专利权的保护范围，属于事实认定错误。具体而言：
一、从设计空间以及现有设计状况角度考虑，风扇类产品存在较大的设计空间，被诉产品与涉案专利在整体视觉效果上没有显著差异
上诉人认为，从涉案专利权评价报告所引用的最接近的现有设计来看，这些现有设计与原告专利明显不同，这些设计之间也存在明显区别，这一方面说明本类产品的设计空间很大，一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别。另一方面也说明涉案专利创新程度高，应当获得更高程度的专利保护。
表2 涉案专利权评价报告引用的10项最接近的现有设计列表
二、上诉人概括出了涉案专利区别于最接近现有设计的三个外部设计特征，并且认为被诉侵权产品完全采用了这三个外部设计特征
区别特征1：被诉产品和涉案专利整体形状均呈“鱼身”状
涉案专利的整体形状为“中上部最粗，上部略向内收，下部最细”，其形状与一条“鱼”的鱼身部分大致相同。被诉产品的形状也是“中上部最粗，上部略向内收，下部最细”，也是与一条“鱼”鱼身部分大致相同。
而这种大致呈一条“鱼”的形状，不属于本领域的惯常设计，在现有设计中没有出现过，这是本专利的特色之一。一审提供的专利权评价报告也证实了这一点，该评价报告引用了与涉案专利最接近的10项现有设计，但这些设计均与涉案专利存在明显区别。整体观察，综合判断，被诉产品和涉案专利整体形状近似。
区别特征2：被诉产品和涉案专利均采用“半透明水箱置顶”的设计
一审庭审过程中，原告当庭也提及过“半透明水箱置顶”这一设计要点，但被法官打断而忽略，法官认为这是功能性特征。二审期间，上诉人补充理由认为，从涉案专利主题名称“喷雾风扇”来看，涉案专利必然具有水箱。而且，从俯视图来看，风扇顶部存在一个胶塞，根据这些信息，一般消费者能够识别出涉案专利顶部的水箱。另外，上诉人还提供了专利产品实物予以佐证涉案专利具有水箱置顶的设计特征。水箱置顶的设计作为涉案专利相对于现有设计做出贡献的特征，确实能够带给消费者不同的视觉感受。
区别特征3：被诉产品和涉案专利整体均采用“三文治结构”设计。
即被诉产品和涉案专利均采用前、后面板夹持一个中部框架的设计，并且进风罩和出风罩都设在前、后面板上部，所占比例也相同。整个结构小巧，紧凑，方便手持使用。这一特征在专利权评价报告所引用的最接近的10项现有设计中也是不存在的。
三、关于主、后视图中格栅下方跑道形结构的问题
一审法院和被上诉人均认为，与涉案专利相比，被诉侵权产品主、后视图中圆形栅格下方没有跑道形结构。而该特征在整个产品中尺寸较大，对视觉效果影响显著。对此，上诉人认为，首先，被控产品确实省略了跑道形结构这一特征，但省略某个特征是很容易做到的，并且是“省略”应当属于《专利审查指南》所规定的常用设计手法。第二，对比被诉产品和涉案专利，我们可以发现，被诉产品的任何一个部件均可以在涉案专利相应位置中找到。第三，被控产品省略跑道形结构这一特征，并没有给被控产品的整体形状带来变化，两者的整体形状依然构成近似。
四、主视图中圆形格栅的区别属于惯常设计，对视觉效果不产生显著影响
被诉产品和涉案专利主视图中圆形格栅上花纹的区别，是促使一审法院做出不侵权判决的重要因素。上诉人经过检索发现，被诉产品采用的“放射状分布的S形格栅条” 的设计，在侵权发生时，属于本领域的惯常设计，并提供多份专利文件予以证明。而惯常设计特征通常对视觉效果通常不发生显著影响，因此，主视图上的差异不能对一般消费者的视觉效果产生显著影响。被上诉人抗辩称，部分专利文件的公开日在涉案专利申请日之后，上诉人回应认为，这些证据是用以证明侵权行为发生时，“放射状分布的S形格栅条”格栅是惯常设计，而侵权行为发生在专利申请日之后。
【法律点评】
一、关于设计空间
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释二》第14条规定：人民法院在认定一般消费者对于外观设计所具有的知识水平和认知能力时，一般应当考虑被诉侵权行为发生时授权外观设计所属相同或者相近种类产品的设计空间。设计空间较大的，人民法院可以认定一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别。
因此，设计空间是影响外观设计侵权判定的一个重要因素，较为成熟的产品通常设计空间较小，例如汽车轮胎，因其功能以及相关标准的限制，留给设计人员发挥的空间较小。这种情况下，即使轮胎整体形状相同，轮胎表面花纹的差异就能够使一般消费者所察觉。而一些带有突破性设计的原创产品，设计空间通常较大，例如遥控器或者本案中的风扇，设计人员往往有更大的发挥自由度，也比较容易对在先专利做出避让，一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别。
因此，设计空间就好比侵权分析时观察产品所使用的分辨率，设计空间越大，需要使用的分辨率就越小，以适当忽略不同设计之间的较小区别。反之，设计空间越小，需要使用的分辨率就越大，以适当突出不同设计之间的较小区别。在不同案件中，即使被诉侵权产品和涉案专利之间差异程度相同，但由于各类产品的设计空间存在差异，法院也有可能做出截然相反的判决。
当然，产品的设计空间也不会一成不变，技术的进步，例如新材料、新工艺的出现，可能会使得某些产品的设计发生革命性的改变，原先设计空间很小的产品，突然具有较大的创作空间。此时，产品是否近似的标准就需要重新界定。
本案中，上诉人认为，从涉案外观设计专利权评价报告所引用的最接近的10项现有设计来看，这些现有设计与原告专利明显不同，这些设计之间也存在明显区别，从而完成了本类产品设计空间较大的证明。
这样，观察分析被诉产品和涉案专利之间的区别，就需要采用较小的分辨率，以忽略或者弱化一审判决中所列举出的各种差异点，从而本案的近似性判断定下了较为有利的基调。
二、关于区别设计特征
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第11条第二款规定：
下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：
(一)产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；
(二)授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。
因此，区别设计特征相对于其他设计特征，在近似性判断中具有更高的权重，应当予以突出。
实际上，上述司法解释中的“区别设计特征”与《专利审查指南》所规定的“设计要点”概念基本相同。《专利审查指南》第一部分第三章第4.3节“简要说明”部分这样规定：“设计要点是指与现有设计相区别的产品的形状、图案及其结合，或者色彩与形状、图案的结合，或者部位。对设计要点的描述应当简明扼要”。
然而，权利人在递交外观设计专利申请时，其实是根据其自己对现有设计的了解而描述设计要点的。因此，外观设计专利简要说明部分记载的设计要点往往并不准确。而且，由于我国外观设计采用的是初步审查制度，外观设计专利授权时，对申请人在“简要说明”中所声称的设计要点是否客观不予审查。另外，特别需要指出的是，实践中，大多数申请人在描述设计要点时，基本都是泛泛地说设计要点在于形状或者图案等，而不做具体说明。因此，记载在外观设计授权公告文本中的设计要点只具有参考价值，需要根据现实情况才能认定。
我国外观设计专利权评价报告制度涉及外观设计的实质审查，可以很大程度上弥补初步审查制度的缺陷。外观设计专利权评价报告通常会引用多篇最接近的现有设计，并选择其中作为最接近的现有设计对涉案外观设计进行评价。在评价过程中，审查员会列举涉案专利与最接近的现有设计的区别。这些特征往往更能反映涉案外观设计的“设计要点”，如果被诉产品采用了这些设计要点，就有助于认定被诉产品落入涉案专利的保护范围。
但是，根据笔者的经验以及观察，由于审查员每天需要面对各式各样不同种类的外观设计，有时他们对涉案外观设计产品的了解非常有限。而外观设计授权公告文本通常只是产品的六面视图以及1至2个立体图。审查员在做出专利权评价报告时，只能将授权公告文本中的图片与其检索出的现有设计进行对比分析。由于对产品不够了解，更不清楚产品各部分的功能，其得出的评价意见有时并不全面和深入，甚至还存在不准确的情况。因此，在专利侵权诉讼中，权利人不能完全依赖专利权评价报告，还需要凭借自己对专利产品熟悉的优势，结合现有设计，说明涉案外观设计的设计要点（“区别设计特征”）也存在于被诉产品的情况。
本案中，整体形状呈“鱼身”状的区别设计特征，在专利权评价报告中虽然有一定程度的体现，但却比较零散。上诉人通过分析，以“鱼身”一词进行生动形象的概括。而“半透明水箱置顶”，以及 “三文治结构”这两个区别设计特征在专利权评价报告中完全没有体现，完全是上诉人通过仔细分析涉案专利和现有设计而得出的。
这样，由于被诉侵权产品存在涉案专利的三个设计要点（“区别设计特征”），上诉人着眼于涉案专利和被诉侵权产品之间的相同点，初步完成了两者相近似的证明。
三、关于常用设计手法
目前，并未发现“常用设计手法”这一概念出现在专利法相关司法解释中，但却偶见于相关最高人民法院的相关指导案例。《专利审查指南》第四部分第五章第4节“判断主体”部分以列举方式对常用设计手法做了非常简要的介绍：“常用设计手法包括设计的转用、拼合、替换等类型”。这当然是从专利审查角度所做出的规定，而且仅仅列举出了“转用”、“拼合”、“替换”这三种方式。但也并未完全限定只有这三种方式，因为这条规定末尾还有一个“等”字。
虽然未将“省略”作为常用设计手法，但笔者认为，“省略”在很多情况下可以被称作常用设计手法。特别是对于一些创新程度较高、设计元素较多的外观设计。在这类设计中，如果授权外观设计中某个要素的省略，该设计和最接近的现有设计相比仍然具有明显区别，并未使得该设计丧失可专利性，那么这件设计应当是一件创新程度较高的设计，其相对现有设计做出了较大贡献，应当具有更大的保护范围。在这种情况下，如果被诉产品仅仅省略了某个不能导致涉案专利丧失专利性的设计要素，仍然应当被认为落入该专利的保护范围，从而使得其保护范围与其所做贡献相适应。
本案中，“跑道形结构”这一设计特征就属于这种情况，该特征虽然可见于主视图和后视图，但对风扇的整体造型不产生影响。而且，即使省略该设计特征，涉案专利相对于最接近的现有设计仍然具有明显区别。简单省略该特征也并不存在技术上的障碍。因此，通过这样的比对分析，“跑道形结构”这一区别被大大弱化了，进一步证明了两者构成近似。
四、关于惯常设计
“惯常设计”这一概念也未出现在专利法相关司法解释中，也偶见于相关最高人民法院的相关指导案例。例如最高人民法院在民事裁定书（2014）民申字第1865号中认为：“惯常设计是指现有设计中一般消费者所熟知的、只要提到产品名称就能想到的相应设计”。该表述其实是照搬《专利审查指南》第四部分第五章第2节“现有设计”部分中关于“惯常设计”的规定：“现有设计中一般消费者所熟知的、只要提到产品名称就能想到的相应设计,称为惯常设计。例如提到包装盒就能想到其有长方体、正方体形状的设计”。
由于惯常设计对一般消费者来说司空见惯，不属于专利权人做出的贡献，不能对一般消费者的视觉效果产生显著影响。因此，这类设计特征相对于其他设计特征，在近似性判断中的权重较低。
很显然，某个设计要素被消费者所认识并熟知，并形成惯常设计的认知，需要有时间的积累。因此，惯常设计的认定应当有一个判断时间点的问题，证明惯常设计形成于专利申请日之前还是被诉侵权行为发生时，对应着不同的举证责任。
相关专利司法解释已经对发明和实用新型等同特征的判断时间点做了规定，即:“本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”。专利司法解释二第14条规定还对外观设计“设计空间”的判断时间点作了规定，即：“一般应当考虑被诉侵权行为发生时授权外观设计所属相同或者相近种类产品的设计空间”。但司法解释并未涉及外观设计近似性判断中惯常设计的判断时间点问题。笔者认为，可以参照等同特征以及设计空间的判断时间点，将惯常设计的判断时间点确定在被诉侵权行为发生时。因为，等同特征的判断时间点和设计空间的判断时间点都是为了加大专利保护力度，将“专利申请日到被诉侵权日之间因新技术发展导致的等同物纳入专利权的保护范围”。
本案中，上诉人举出了多份涉及圆形格栅的专利文献，均具有“放射状分布的S形格栅条”的设计特征。用以证明本案中主视图中“放射状分布的S形格栅条”属于惯常设计。这些专利文献的公开日既有专利申请日之前的，也有专利申请日之后的，但全部都在被诉侵权行为发生日之前。这样，主视图中“放射状分布的S形格栅条”这一区别也被大大弱化。至此，上诉人基本完成了涉案专利和被诉产品之间相近似的证明。
【办案心得】
外观设计专利所涉及的产品范围非常广泛，各类产品的设计空间以及现有设计状况千差万别，法官往往对相关领域的了解非常有限。这种情况下，侵权判定的主观性、随意性很强。而且，外观设计专利保护范围的界限也不像发明、实用新型专利的那样清晰，法官的自由裁量权大。因此，从某种角度来看，外观设计侵权判定实际上比发明、实用新型专利更加复杂。所以，办案律师需要深刻领会法律精神，在帮助法官查明事实的前提下，积极举证，引导法官做出有利的侵权判决。
参考文献：《最高人民法院知识产权司法解释理解与使用》，中国法律出版社，2016年版。