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作者：王静 上海市高级人民法院民三庭审判长
来源：《中国知识产权》杂志 总第118期 封面故事-《标准必要专利的司法救济》（策划：李雪 China IP）
一、“标准”与“标准必要专利”
1.何谓“标准”
根据我国现行《中华人民共和国标准化法》[1]第六条的规定，我国的标准分为四种：国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。其中，国家标准是指国务院标准化行政主管部门对需要在全国范围内统一的技术要求所制定的标准。行业标准指的是国务院有关行政主管部门在没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一技术要求时所制定的标准，行业标准应报国务院标准化行政主管部门备案。对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，则省、自治区、直辖市标准化行政主管部门可以制定地方标准，并报国务院标准化行政主管部门和国务院有关行政主管部门备案。当企业生产的产品既没有国家标准，又缺乏行业标准时，其所制定的企业标准，须报当地政府标准化行政主管部门和有关行政主管部门备案。同时，该法第七条规定，国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。保障人体健康，涉及人身、财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准是强制性标准，其他标准是推荐性标准。
2.“标准”与“标准必要专利”之间的关系
一项标准的形成，通常分为立项、修订、撰写和发布等几个阶段，其间可能历时几个月至几年。在标准组织（SSO）立项后，通常各个企业都会向标准组织提交其希望纳入标准的技术方案，然后通过反复讨论修改，最终标准组织会形成某项标准的技术文案，并向社会公布[2]。
而企业在技术研发成功之后、在向标准组织提交相关技术文案之前，大都会率先进行专利的申请工作，力求以专利布局在市场占得先机。在此后的专利审查过程中，专利申请文献可能会应审查员的要求进行修订；同时在标准的讨论中，企业递交的技术方案也可能会面临修改。因此，即便其技术方案最终被纳入标准且获得专利授权，被纳入标准的技术方案和被授权的专利权利要求所限定的技术方案，可能并不完全重合[3]。
3.何谓“标准必要专利”
“标准必要专利”（STANDARD-ESSENTIAL PATENT，简称SEP），至今并无统一权威的定义。笔者认为，它是指因实施技术标准所规定的技术方案，不可避免且无可替代地使用到的专利。目前，标准必要专利纠纷较多地发生在计算机、移动通信、互联网等技术发展较为迅速、利益冲突比较明显的技术领域。
标准必要专利与普通专利相比，具有极大区别。
* 首先，标准必要专利包含的技术，在强制性标准中属于必须实施之技术，因此在相关技术领域具有绝对的不可替代性；而在具有大量标准必要专利的计算机、通信和互联网技术领域，即便其标准可能只是推荐性标准或行业标准，例如手机通信4G相关标准，但由于该行业使用的是行政许可证准入制度，如果企业不使用被纳入标准的技术方案而寻找其他替代技术，基本无法达到标准所规定的要求而不能通过检测，因此无法取得4G入网许可证，而另行研发替代技术往往比支付许可费需要支出更多成本，所以这些标准中涉及的标准必要专利技术同样具有不可替代的特性。
* 其次，标准必要专利的权利人[4]和实施人均必须遵守FRAND原则进行谈判和许可，即双方在许可谈判中均应恪守“公平、合理、无歧视”（FAIR,REASONABLE,AND NON-DISCRIMINATORY）原则[5]。
* 第三，标准必要专利纠纷中存在“善意实施人[6]”的概念，即“对于愿意支付合理使用费的善意的标准使用者，标准必要专利权人不得径直拒绝许可，既要保证专利权人能够从技术创新中获得足够的回报，同时也避免标准必要专利权利人借助标准所形成的强势地位索取高额许可费率或附加不合理条件”[7]。而普通专利侵权只要实施人未经许可实施专利技术，无论其主观状态如何，均对专利权构成侵害并在绝大多数情况下应承担停止侵权责任[8]。因此，标准必要专利虽然属于私权，但因其在相关技术领域内形成的相对垄断性而具有了较强的公共属性。
由于标准必要专利具有不同于普通专利的特殊市场地位，因此其优势和缺陷都十分明显。
* 一方面，由于标准必要专利在该技术领域所具有的不可替代性，其可以为专利权人带来市场支配地位。具有市场准入权的专利权人，可以排除不愿接受其FRAND许可条件之竞争对手在相关市场中的市场份额，享有绝对或相对的市场控制权以及定价优势。鼓励企业实施标准必要专利，有利于新技术的推广运用，增强该技术领域产品的通用性，减少因使用不同技术标准而引起的资源浪费，进一步提高产品的质量。在国际贸易中，标准必要专利的应用也可以达到消除技术壁垒、促进贸易的积极作用。
* 但另一方面，标准必要专利的实施过程中也可能产生诸多问题。如专利权人可能利用专利优势，以禁令威胁实施人欲达到收取过高使用费的目的或者迫使其接受不合理的许可条件，即“专利劫持（PATENT HOLD-UP）”；而实施人也可能以专利权人的FRAND义务为托辞，拖延、压低或拒绝接受标准必要专利的许可条件，使权利人难以获得与其专利市场价值相匹配的许可费，即“反向专利劫持（PATENT HOLD-OUT）”。当一个标准中存在不同标准必要专利时，标准的实施人必须获得多重专利许可，此时即可能造成同一产品中不同专利许可费的叠加计算，即发生“专利费叠加（ROYALTY STACKING）”之情况。此外，还可能发生权利人向不同实施人进行不合理的歧视性授权等情况。从竞争法角度，标准必要专利还可能产生削弱竞争等负面作用。
二、标准必要专利一般授权过程
通常，标准必要专利的权利人在发现未经许可的实施人后，会首先向其发出一份书面通知，明确告知标准必要专利的名称以及对方侵权的方式。接着专利权人会发出书面许可要约，明确具体许可费之计算方法。然后，双方会进入谈判阶段。在双方均恪守FRAND原则的情况下，如果实施人接受专利权人的要约，他会做出书面承诺；如果其拒绝接受，则可以提出反要约，这样双方在几个回合的谈判后一般会达成授权。但如果实施人未能遵守FRAND原则进行谈判，那专利权人往往会提起诉讼寻求禁令。但在计算机、通信、互联网等涉及众多标准必要专利的技术领域，谈判往往涉及大量的专利授权，因此专利权人启动诉讼的原因一般并非仅仅为了个案获得禁令，而是以个案作为谈判筹码以达到最终的一揽子专利授权之目的。
三、标准必要专利案件中禁令的种类和比较研究
1.禁令的种类和法律依据
在专利案件中，权利人首要寻求的侵权责任承担方式就是停止侵权，即我们通常所称的“禁令（INJUNCTION）”。从我国法律对停止侵害和行为保全的规定来看，专利案件中存在以下三种禁令：
（1）诉前禁令（临时禁令）
根据我国《专利法》第六十六条及相关司法解释规定，专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。这就是我们一般所称的“诉前禁令”（PRELIMINARY INJUNCTION），即在诉前责令行为人停止侵权行为。
（2）诉中禁令（中间禁令）
我国的司法实践中，权利人申请诉中禁令（INTERLOCUTORY INJUNCTION）的情况较少。但根据我国《民事诉讼法》第一百条规定，人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为。同时，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》[9]第十二条也规定：“人民法院决定中止诉讼，专利权人或者利害关系人请求责令被告停止有关行为或者采取其他制止侵权损害继续扩大的措施，并提供了担保，人民法院经审查符合有关法律规定的，可以在裁定中止诉讼的同时一并作出有关裁定”。
（3）诉终禁令（永久禁令）
在专利案件中，我国法院会援引《侵权责任法》第十五条“承担侵权责任的方式主要有：（一）停止侵害等……”作为诉终禁令（PERMANENT INJUNCTION）的法律依据。诉终禁令也是专利侵权案件中，权利人对自己的权利进行救济的首选方式。
鉴于诉前和诉中禁令成立的条件相对诉终禁令而言更为严格，在此本文仅针对标准必要专利的诉终禁令之成立条件进行探讨。
2.标准必要专利案件禁令救济之比较法研究
在标准必要专利禁令诉讼较早出现的国家，已经具有一些可供研究的司法判例，值得借鉴参考。
（1）欧洲
德国法院在“橙皮书标准”（ORANGE-BOOK STANDARD）案[10]中认为，申请禁令的实际效果就是拒绝许可，因此也可能构成滥用市场支配地位。当专利成为进入市场必不可少的条件，而权利人具有市场支配地位且拒绝许可缺乏合理性和公正性理由时，实施人提出强制许可抗辩可以获得支持，即专利人无法寻求禁令支持。
而欧盟委员会认为上述判决过于偏向标准必要专利权人，因此其在摩托罗拉与苹果就智能手机标准必要专利之诉中，认定权利人寻求禁令的行为，构成了滥用市场支配地位。该案中，欧盟委员会明确了“安全港”原则，即善意被许可人（WILLING LICENSEE）在愿意遵守FRAND原则的基础上进行谈判并愿意接受法院判决或仲裁裁决时，则权利人不得申请禁令救济[11]。
而在此后的华为诉中兴案件[12]中，欧洲法院认为，从FRAND许可声明产生信赖利益的角度，对标准必要专利权人寻求禁令救济行为应给予限制；作出FRAND许可声明的权利人在许可谈判中，其行为应受到规范；而实施人也应在谈判中积极地做出符合FRAND原则的回应。该规则进一步平衡了标准必要专利案件中谈判双方的利益。
（2）美国
与欧洲不同，美国在面对标准必要专利问题时更强调考虑公共利益而不得限制竞争及损害消费者利益，因此其对禁令的颁布也同样采取了保守的态度。例如，美国司法部与专利商标局（USPTO）联合发布的《FRAND义务下的标准必要专利救济政策声明》[13]，对权利人能否通过申请禁令的方式来获取救济，采取了谨慎的审查原则。
（3）日本
在苹果诉三星之“日本标准专利第一案”的终审判决中，日本知识产权高等裁判所认为，专利权人做出了FRAND承诺，只要苹果公司可以举证证明自己具有接受符合FRAND条件的许可费率的意思表示，则基于本案专利权人请求停止侵权属于权利滥用行为，但专利权人可以行使请求损害赔偿的权利[14]。
综上，从上述国家和地区相关案例和报告可以看出，就标准必要专利的禁令问题，现多数国家的共识是：就负有FRAND许可义务的标准必要专利权利人寻求禁令救济应该是不得已的补救措施，而专利权人在申请相关禁令救济之前应该向潜在被许可人提供磋商谈判的机会[15]。
3.我国的司法判例
标准必要专利诉讼这几年来虽然在国内法院的受理量有增长之势，但绝对数不高，生效的更是寥寥。目前而言，较为知名的司法判例当属我国首例标准必要专利诉讼，即美国IDC公司与华为公司[16]的专利侵权案。
该案中，法院认为“美国IDC公司无视华为公司在谈判过程中的诚意和善意，不仅不合理调整相关报价，反而在美国提起标准必要专利禁令之诉，表面上看是在行使合法诉讼手段，实际上却意图通过诉讼手段威胁胁迫华为公司接受过高的专利许可条件，逼迫华为公司就标准必要专利之外的因素支付对价，故该行为不具有正当性，应予否定。”该案是我国法院在标准必要专利案件中首次援引“FRAND原则”作为判决依据，也是首例因标准必要专利权人意图索取不合理之使用费而做出专利权人构成滥用市场支配地位的事实认定，因此在该类案件的判决中具有里程碑的示范意义。
4.我国现行的相关法律规定
根据最高人民法院今年4月1日起施行的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十四条的规定：“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的，人民法院一般不予支持。推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时，专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的，对于权利人请求停止标准实施行为的主张，人民法院一般不予支持。”
正如FRAND原则所规定之内容的主观不确定性，我国的上述司法解释对专利权人“故意违反公平、合理、无歧视的许可义务”、被诉侵权人“无明显过错”等主观判决的标准，也并未给出进一步的解释，仍需法院通过司法判决进一步予以明确。
四、标准必要专利案件禁令应当考量的因素和原则
对于普通专利的侵权行为而言（除非涉及公众利益），责令侵权人停止侵权行为无疑是最为有效的权利救济方式。而标准必要专利的禁令问题，既涉及标准之公共利益，又涉及专利之私权利益，在此情况下，无法简单地适用普通专利之禁令考量因素进行判断。
如果法院对标准必要专利禁令救济的标准设置得过低，那么专利权人会更多地以申请禁令或者以之为威胁，胁迫需要实施标准的竞争者接受其许可条件；反之，如果禁令的条件设置得过高，则标准的实施人势必会拖延谈判甚至以各种手段拒绝支付专利许可费。正由于法院在标准必要专利案件中设置的禁令条件之标准，会直接影响专利权人和标准实施者在谈判中的行为导向，也会直接影响标准的推广实施，因此对于标准必要专利案件中禁令的申请，法院必须在专利权人的利益和实施标准之同业者的利益之间寻找一个恰到好处的平衡点，既要让标准必要专利权人获得应有的回报，不因进入标准而额外获益，也不因授权行为而受到损失；同时，也要让标准的实施者可以以合理的对价使用标准，获得公平的竞争机会。
标准必要专利禁令救济的司法准入标准，要避免专利权人滥用市场支配地位，通过禁令将竞争对手直接排除在相关市场之外，进而损害竞争秩序和消费者利益。禁令的条件必须有利于推动双方恪守FRAND原则进行许可谈判，从而达到标准必要专利制度设计的初衷。在具体考量标准必要专利禁令条件时，必须在充分考量价值取向、利益平衡、FRAND原则等基础上，综合考虑专利权利加入标准和实施人实施标准之目的、双方谈判过程以及专利权人申请禁令之诉讼目的。只有通过对双方利益的平衡保护，才能使标准得以更好地推广使用，促进标准制度的良性发展。因此，除非专利权利人的禁令申请被否定将遭受巨大损失且难以以金钱方式弥补，否则法院对标准必要专利禁令的申请应当以促进许可为处理原则，以禁止使用为例外。
1.标准必要专利案件可能申请禁令的情况：
具体而言，在标准必要专利案件中可能存在以下几种情况，专利权人会请求法院支持其禁令申请：
（1）专利权人在标准中并未明示专利，而实施人未经许可实施其专利，此时是否应支持专利权人之禁令申请？
目前，无论是法律、行政法规规章或是行业文件，都未要求标准必要专利权人必须在标准中对专利予以明示。但如果允许专利权人不履行该披露义务，实质上等于鼓励其进行专利埋伏，即因信息未予披露而可能使标准实施人在实施标准所规定的技术后突然面临专利侵权的指控。因此，此时司法裁判应当积极发挥其对标准和行业发展的指引作用，即要求专利权人在标准中对其专利予以公示。
虽然在标准必要专利较多的通信、互联网技术等领域，专利权人往往会以涉及专利数量众多、无法一一列明等为理由不愿在标准中对其专利予以明示，但基于其在标准推广中可以获得的特殊垄断地位，要求其在标准中承担对数量可穷尽之专利予以公示的义务，符合权利义务相一致的原则，也具有合理的可操作性。
因此，对于专利权人未在标准中明确其专利但又起诉实施人侵权并要求禁令的案件，法院应当对其禁令要求不予准许，专利权人仅可获得依据FRAND原则确定的合理许可费范围内的相关赔偿。这样，可以促进标准制定机构完善其成员的信息披露制度，督促专利权人在其专利技术被标准采用后明确指明其专利技术，便于潜在实施人在决策是否使用标准技术前进行全面考量，以实现专利权人和实施人之间的信息对称和权利义务对等。
（2）专利权人在标准中明示专利，但在其后的谈判许可中故意明显违反FRAND原则，而实施人在谈判过程中并无明显过错，此时是否应当支持专利权人之禁令请求？
专利权人恶意谈判并起诉要求禁令，不但有悖其在专利技术被纳入标准时做出的不可撤销的FRAND原则许可承诺，而且存在滥用诉权之嫌疑，根据我国现行专利法司法解释（二）第二十四条的规定，对权利人请求禁令的主张，法院一般不予支持。
（3）专利权人在标准中明示专利，在其后的谈判许可中亦无过错，但实施人在谈判中存在故意明显违反FRAND原则之行为，此时法院对于专利权人的禁令申请是否应该支持？
如果专利权人在标准制定过程中或是在谈判过程中均无过错，那么在此种情况下，如果一味禁止其通过禁令阻止不诚信之实施人使用其专利技术的行为，显然无法使专利权人的标准必要专利获得必要的法律保护。因此，在这种情况下，法院可以综合案件的证据来决定是否支持专利权人提出的禁令请求；换言之，此时存在支持专利权人禁令申请的可能性，即法院可以在综合考量专利权人禁令申请准许与否之后果、实施人的主观恶意及可能支付的许可费金额等因素后，作出支持禁令或者判令实施人赔偿损失的判决。
（4）专利权人在标准中明示专利，而在谈判中双方均存在过错，对权利人请求禁令的主张，法院是否应该支持？
谈判中专利权人和实施人存在混合过错，是实践中最常见的一种情况。此时，法院应依据证据，确定双方各自的过错程度。如果专利权人存在明显过错，且过错程度明显大于实施人，此时则不应当考虑支持其禁令申请；反之如果实施人存在明显过错，且过错程度明显大于专利权人，则存在颁布禁令的可能性。由此，通过对专利权人和实施人利益之动态平衡，促使双方在谈判过程中均恪守FRAND原则，在公平诚信的基础上尽其最大可能地达成许可。
（5）专利权人在标准中明示专利，而在谈判中双方均无明显过错，对权利人请求禁令的主张，法院是否应该支持？
当双方均无明显过错时，基于专利权人在加入标准时做出的以FRAND原则进行许可之不可撤销的承诺，该承诺应视为对所有诚信实施人的默示许可。因此，法院不应鼓励其滥用市场支配地位，以禁令作为手段将诚信的竞争对手排除在同一市场之外，造成消费者可选择产品的减少，而是应当以引导双方通过充分协商以达成许可为司法导向，或判决实施人支付合理的许可使用费。
2.“违反FRAND原则”的行为认定
根据上文的分析，可以获知标准必要专利权人和实施人在授权和诉讼过程中是否实施了“违反FRAND原则”的行为，是禁令诉讼中司法审查的重点。一般而言，“违反FRAND原则”的行为可能包括：
（1）拒绝
即专利权人明示拒绝对实施人进行许可或者实施人明示拒绝接受专利权人的许可，这是最明显违反FRAND原则的行为。
（2）未履行通知义务
对于专利权人，在未通知实施人或进行谈判的情况下，径行提起专利禁令诉讼，属于未能履行其通知义务之行为。而对于实施人，在明知标准必要专利存在的情况下，未与专利权人进行协商而径行实施专利技术；或者是专利权人在向实施人发出书面许可要约之后，实施人既不愿接受要约又未在合理期限内回复符合FRAND原则的反要约，也应被视为未遵守公平、合理之许可原则。
（3）恶意谈判
专利权人采取不诚信、不合理的策略进行谈判，意图获取超过合理限度的许可对价，而该高额许可费最终必然会转嫁给终端消费者，从而损害消费者福祉；或者是实施人采取各种借口恶意阻碍拖延谈判，例如以FRAND原则为借口，在实施专利的同时恶意拖延谈判时间。
（4）非合理之许可费
专利权人采取专利劫持、专利费叠加、歧视许可、搭售等方法，企图获取超出合理范围的许可费，这是比较常见的权利人违反FRAND原则的情况。同时，也会存在实施人采用反向劫持等方法，逼迫专利权人接受其低于合理范围的许可费的情况。比如前述的日本标准必要专利第一案中，实施人以标准必要专利权人未告知其许可给其他所有被许可人许可费率，致使其无法判断标准专利权人是否违背FRAND原则为由，主动向法院起诉，以达到支付最少许可使用费率的目的[17]。
五、结语
随着标准必要专利案件法院收案数量的增加，被告承担停止侵权责任的成立条件，已经成为时下专利实务界最热议的问题之一。标准必要专利的禁令成立条件，涉及专利法和反垄断法的协调平衡。本文通过对标准制度设立宗旨、标准必要专利的特殊性质、专利权人申请禁令的情况和目的、双方违反FRAND义务的情况等方面的梳理分析，在充分考虑利益平衡和社会价值取向的基础上，提出了“以推广标准的使用、促进标准必要专利的许可为原则，以颁发禁令为例外”的司法理念之建议，力求使标准必要专利权利人利益和社会公众利益达到平衡，以最终推动技术和标准制度的进步。
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[1] 1988年12月29日发布，1989年4月1日实施。
[2] 本文仅针对企业主动申请将其技术加入标准之情形，对于企业在不知情的情况下相关专利技术被列入标准的情形，则不在本文讨论范围之内。
[3] 在标准必要专利案件中，法官首先需要将权利人的专利权利要求所限定的技术方案与标准中的相应技术方案进行比对，以确定案件是否属于标准必要专利之诉。只有当两者完全重合的情况下，案件才属于标准必要专利诉讼；如果答案是否定的，则该案只能作为普通专利案件进行审理。
[4] 标准化组织大都要求专利权人做出不可撤回的FRAND许可承诺作为专利进入标准的条件之一。
[5] 为保持标准必要专利权人、实施人和社会公众三者之间的利益平衡，标准化组织要求加入的成员必须遵守FRAND原则。
[6] “只有遵循FRAND许可的善意标准必要专利权人，才有权利向不遵循FRAND许可的恶意标准必要专利实施人主张禁令救济”，祝建军，《人民司法：应用》2016（1）：54-59
[7] （2011）深中法知民初字第858号。
[8] 除非禁令的颁布将严重影响公众利益或明显不合理。
[9] 法释〔2001〕21号
[10] German Federal Supreme Court,6 May 2009,KZR39/06-“Orange-Book-Standard”.
[11] European Commission Memo,Antitrust decisions on standard essential patents（SEPs）-Motorola Mobility and Samsung Electronics-Frequently asked questions,Brussels,29 April 2014.
[12] Huawei v.ZTE,CJEU,20 November 2014,CaseC-170/12.
[13] Policy statement on remedies for standards-essential patents subject to voluntary FRAND commitments.
[14] 刘影，《“日本标准专利第一案”焦点问题简析》，http://www.zhihuiya.com/article/id-66.
[15] 赵启杉，中国社会科学院法学研究所，《竞争法与专利法的交错：德国涉及标准必要专利侵权案件禁令救济规则演变研究》，《竞争政策研究》，2015年9月。
[16] 一审案号：（2011）深中法知民初字第858号；二审案号：（2013）粤高法民三终字第306号。
[17] 李扬，《当标准必要专利权人被FRAND原则“劫持”，谁来施救？》，《中国知识产权报》，2016-10-12。