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作者：毕春丽 中国信通院知识产权中心副主任
来源：《中国知识产权》杂志 总第118期 封面故事-《标准必要专利的司法救济》（策划：李雪 China IP）
移动智能终端引发了ICT产业巨大的变革与商业模式创新，同时也带来了大量的知识产权纠纷，包括很多涉及标准必要专利的案件，在美国每年大约有几十起。标准专利争议频发的原因，一方面在于标准专利所遵循的FRAND（公平、合理与无歧视）原则本身存在模糊性，在各国的法律适用中面临很大的不确定性；另一方面在于产业正处于新旧势力交替、新的市场格局和主导力量迅速形成并不断更迭的过程中，标准专利许可双方对市场控制力的争夺更为激烈，导致纠纷也更为频发。
从标准专利涉及的纠纷来看，争议焦点主要集中在标准专利FRAND费率如何确定、权利人能否以标准专利提出禁令申请等，在我国法律语境下，“临时禁令”相当于我国的“诉前停止侵权行为”，“永久禁令”相当于我国的“停止侵害”[1]。禁令往往是专利权人获取理想费率的手段，但其实施的效果又会反过来影响合理费率的达成，一方面，专利权利人的禁令申请会迫使专利使用人支付过高的专利费。根据最近经济报告的研究，对于中性风险的被许可人来说，为了避免即使在诉讼中存在很小的失败风险，也会愿意对标准专利权利人支付三倍于标准专利本身合理的FRAND费率[2]。另一方面，鉴于实践中也存在被许可人怠于协商、不愿意支付专利使用费等损害专利权人权利的行为，权利人申请禁令对其利益进行救济具有正当性和合理性。因此应从平衡角度来看待这个问题。
正是有鉴于此，2016年最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称“司法解释”）的第二十四条首次对标准必要专利停止侵权的法律适用问题作出规定。
一、司法解释第24条的内涵
第24条对禁令相关的规定是这样的：“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时，专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的，对于权利人请求停止标准实施行为的主张，人民法院一般不予支持。”从该条的规定中，我们可以看出对停止侵权具有以下涵义：
1.明确一种不给予禁令的条件
在该条款中法院不给予禁令需要满足三个条件：
（1）第一个条件是“适用于推荐性国家、行业或者地方标准中”明示“了标准必要专利信息的情形”。因此，“明示”是适用该规定的一个前提条件。当然，目前大家对什么是明示以及发起禁令请求是否必须进行明示也有一些争议，比如在标准组织披露的时候一般有通用的模板和具体专利信息披露的模板，在通用的模板中不会描述具体的专利信息，那么明示的内容的粗细程度是否需要界定，如何界定？如果标准专利权人为第三方，没有参加过标准组织活动，不了解标准制定进展，是否能适用本条？如果适用，如何满足明示的专利信息，以及已做过FRAND承诺？如果不适用，必然对同一个标准中的不同的标准专利适用的法律标准不一样。
（2）第二个条件是“专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同”。该条件是对专利权利人提出相应的约束，即不能违反公平、合理、无歧视的许可义务，但是并没有对“故意违反”进行详细的说明，这需要在具体的司法实践中进行个案判断，比如在华为与IDC的案子中原告就认为被告在进行许可谈判时向法院申请禁令是故意违反FRAND原则。
（3）第三个条件是“被诉侵权人在协商中无明显过错的”。这是对被诉侵权人提出相应的义务，当然“无明显过错”也是需要在个案中进行充实，在国内外的一些案例中，有明显过错可能包含对专利权人发出的要约置之不理、法院已经判决的结果拒不执行等。
2.标准专利的案子并不必然排除禁令
第24条并没有对满足何种条件才能适用禁令给予直接的描述，但从其限定的范围看，还是要从专利权人和被诉侵权人的权利和义务的平衡性来判断，也就意味着标准专利的案子并不必然排除禁令，绝对排除禁令反而还会造成“反向劫持”现象，这将不利于标准体系的建立，加大专利权人的法律风险。因此，标准必要专利权利人做出FRAND承诺并不必然排除标准必要专利权利人提起禁令申请的权利。
二、司法解释第24条对未考量因素的思考
在该条中只是对权利人和被诉侵权人的一种情形进行了规定，对于没有规定的情形如何来适用？比如专利权人没有违背FRAND原则，不管被诉侵权人是否有明显过错其实在这一条里面都没有明确说明是否能适用禁令，这是后续司法实践中需要根据不同的情形去判断的事情，本文结合国内外的案例对需要考虑的因素做了一些思考：
1.当事人之间的关系
如果双方是同一市场上的直接竞争对手，被诉侵权人又不愿意支付专利许可费，则由于其不用创新，成本低廉，就会遏制专利权人的市场发展，影响专利权人的再创新投入，因此在这种条件下法院应更倾向给予禁令。如果双方之间为间接竞争关系或者上下游的合作关系，尤其是当许可双方此前或正在进行许可谈判，这表明权利人的损失是可以用金钱来进行补偿的，则禁令的颁发需更为谨慎些，需要进一步判断双方是否都是基于善意来谈判。对当事人的市场行为进行判断主要是遏制NPE的禁令申请，在美国eBay案之前法院同等对待NPE和实体企业，但eBay案之后地区法院认为由于NPE是一种特殊的诉讼主体，所以不倾向于对NPE发起的诉讼颁布禁令，取而代之的是合理费率及许可条件的裁决。据统计，eBay案后，当专利持有人与侵权人没有竞争关系时，案件中有九分之五的禁令申请被否定。eBay案对NPE禁令申请产生了至关重要的影响。由于美国法院基本上是在专利法的框架下，运用衡平法规制的灵活性去应对标准专利禁令适用问题的特殊性，并未对标准专利禁令适用专门创设出特殊规则，因而标准专利的案件也同样适用eBay案中的四要素判定，同时我们也考虑到目前NPE公司索取高额的授权费用以及越来越多的专利侵权诉讼，让中国企业疲于应付，无法集中精力于创新，因此对双方市场关系的考量也可作为我国司法界考量的因素之一。
2.双方权利义务的对等性
目前不管是在一些标准组织的知识产权政策中，还是在司法判决中，都是立图从平衡的角度来规制专利权人和标准实施者的权利和义务，但由于对双方的举证责任不同而又造成事实上的不平衡，从国内外的判例来看，对于标准专利禁令的适用都限制在很小的范围之内。实践中可以借鉴欧盟法院关于华为/中兴纠纷案的相关判决，加大权利人的举证责任和对许可谈判双方的行为引导，确定当满足一些前提条件时，权利人才可针对标准专利申请禁令，其条件是：（1）提起诉讼之前，权利人应首先通过书面方式向潜在被许可人指明其所侵犯的具体专利以及侵权方式；（2）当潜在被许可人明确表示愿意和权利人达成FRAND许可条款的意愿时，权利人应予以回应，并向潜在被许可人提供明确的、书面的、易于被接受的FRAND要约（其中要约应明确专利许可费的计算依据、方式及具体费率）；（3）合理的谈判周期内，潜在被许可人违反诚实信用原则和公认的商业惯例，未向权利人提出合理的反要约或承诺；或者当法院或仲裁机构基于FRAND原则做出裁决时，潜在被许可人明确表示不愿意或没有能力执行时。华为和中兴的案子判决后，大家对双方权利和义务的对等性有了更多的认识，同时也对专利权人和标准实施者如何表现善意进行操作上的指引，因此双方权利义务的对等性也可作为是否适用禁令的条件之一，当然还有一些更具体的细节需要在个案应用中进行诠释。
3.是否更有利于标准的实施或产业的发展
标准是标准专利的载体，如果由于标准专利权人的高额费率或禁令的威胁对实施者产生强大的负担，那么标准实施者就没有动力去推动标准的实施，比如3G标准之一CDMA2000之后无法继续演进就是原因之一。同时我们也要看到，皮之不存毛将焉附？尽管标准专利搭载在标准上获得了更大的市场优势地位，但标准专利权人也对创新付出了巨大的投入，他也理应收到相应的回报，如果因为大量的专利被诉侵权人不愿意支付相应的专利许可费使得专利权人没有资金进行下一步创新也是不利于标准的推动和发展，因此也应该保留一定的救济措施。具体到如何判定是否有利于标准实施和产业发展，可以从许可费率的合理性、附加许可条件的合理性、以及专利密集型产业发展的特点等进行判断。
4.适当考量公共利益
公共利益并没有一个清晰明确的内涵与外延，实践中应注意的是严格限制公共利益解释，不能无限扩大，在三星诉苹果关于标准专利的案件中，国际贸易委员会对苹果部分旧款iPad和iPhone实施了销售禁令[3]。国际贸易委员会并未接受苹果提出的FRAND原则下的抗辩，指出即使将公共利益纳入是否颁发禁令的考量因素，也并不排除已作出FRAND承诺权利人的此项救济[4]。但奥巴马总统不同意ITC的观点，否决了该案中排除令，理由是该排除令并未充分考察相关公共利益，这是26年以来第一次由总统否决ITC颁布的排除令。自此案之后，ITC在案件审理中会着重考虑禁令的颁布对公众利益造成的影响。另外在目前标准专利适用的eBay四要素分析中也明确需要对公共利益的考量，在2013年1月份美国司法部与专利商标局联合发布的《关于F/RAND原则标准必要专利救济方式的政策声明》中也指出需要符合公共利益，但如何考量公共利益并没有一个统一的标准，比如美国ITC在调查的近千件案件中只有六起是基于公共利益考虑而没有颁布禁令，因此在使用中需要谨慎。
三、结语
从欧美的相关司法判决来看，对标准专利是否实施禁令都从单纯的“一刀切”推断转向对个案具体事实进行判定，我国今年颁布的专利司法解释的第24条其实就从一定程度上对专利权人和被诉侵权人的权利和义务进行了一定程度的平衡，避免“专利劫持”和“反向专利劫持”的出现，但还有很多细节问题需要通过个案来不断细化和充实。
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[1] 为表述方便，本文后续内容不对禁令、停止侵权等进行特别的区分。
[2] 参见FIONAM.SCOTT MORTON CARL SHAPIRO,”STRATEGIC PATENT ACQUISITIONS”,available at http://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/专利主张实体.pdf.
[3] 2013年8月,基于“对美国经济的竞争状况以及美国消费者的影响”，美国政府推翻了国际贸易委员会的销售禁令，否定了原有裁决。美国贸易代表傅洛曼发表评论称，国际贸易委员会应该全面审视其有关标准关键专利的裁决对公共利益的影响。
[4] public interest factors…do not preclude issuance of the limited exclusion order and cease and desist order [and] FRAND declarations did not preclude that remedy.