合肥知识产权律师网
原标题 | “定牌加工”侵权吗?——近期案例评述
作者 | 熊文聪 美国加州大学伯克利分校高级访问学者、中国知识产权杂志特约撰稿人
关于定牌加工是否侵犯商标权的争议一度成为中国商标法实务界和学术界的热门话题，认为侵权的拿出了一大堆法律和理论依据，认为不侵权的也拿出了一大堆法律和理论依据，谁都说服不了谁，法院也在个案裁判中摇摆不定，没能达成普遍的共识和统一的标准。最近，浙江省高级人民法院在“Roadage”案再审判决[1]中认定一审被告容大公司未经许可，在类似商品上使用与原告商标相同或者近似的标识，容易导致混淆，构成对原告注册商标专用权的侵害，判令其承担立即停止侵权并赔偿经济损失的民事责任，又把这一问题推到风口浪尖之上。笔者不揣浅陋，试着趟趟这一“浑水”，希望通过研究与辨析此问题，为中国的商标法司法实践作出一点贡献。
所谓定牌加工，又称贴牌加工、代工生产或OEM（Original Equipment Manufacture），即指受托方基于合同约定，为委托方生产加工粘附有特定商标的商品并将该商品交付给委托方，后者按约定支付加工费的经营模式。严格来说，定牌加工分同一法域内的定牌加工（实际上就是普通的加工承揽合同）和涉外跨国的定牌加工两种，为删繁就简，本文所探讨的定牌加工专指后者。定牌加工这一经营模式是自改革开放以来，我国最主要的对外贸易组成部分，为我国30多年的经济腾飞作出了不可磨灭的贡献，所谓的“Made in China”就是这一发展模式的代名词。然而，定牌加工之所以导致商标侵权诉讼，也是因为我国的涉外加工企业并不拥有自主品牌，其虽与国外的委托方签订有加工承揽协议，但在多数情况下，该商品之中国注册商标权人并非委托方，中国注册商标权人随即挥舞起手中的法律权杖，纠纷在法院和海关一触即发。
照理说，法院对于商标侵权案件并不陌生，只要依照法律规定和“司法三段论”之逻辑推演，就可以得出不那么离谱的结论。然而遗憾的是，我国的《商标法》不仅没有明确界定“定牌加工”的性质，甚至连商标侵权的法定情形和构成要件都存在争议。例如，现行《商标法》第57条第（1）项“在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标”，是否不再考虑相关公众之混淆可能便一律判定侵权？该条款中的“使用”商标如何解释？是否包括“出口”贴有该商标的商品？相关公众是否仅限于中国境内的相关公众？商标侵权是否要以权利人的实际损害为要件？是否要考虑行为人的主观过错？其是否应尽到所谓的“合理注意义务”？……正是在这些关键术语和规则上存在不同认识和解读，才导致最终的司法裁判五花八门、让人无所适从。
笔者认为，任何法律都有其基本原理，且法律又追求稳定性，因此在相当长的一段时间内，如果社会的经济状态和人们的价值观念没有发生明显的变动，相同或类似的纠纷自应得到相同或类似的处理。在法律规则不明时，应当回溯和求助于最一般的原理。商标法属于民法，商标侵权纠纷自然应当适用民事侵权判定的一般规则（《民法通则》和《侵权责任法》并没有把侵犯商标权归入特殊侵权类型）。依照通说，民事侵权（损害赔偿）的构成要件包括侵权行为、损害结果、侵权行为与损害结果间的因果关系及行为人的过错，欠缺任何一个要件即不构成侵权。定牌加工恰恰因为欠缺损害结果要件，故不构成侵犯商标权。商标权保护的利益基础是经营者的商誉，商标是“标志+商誉”的统一体，不可分离。[2]欠缺商誉的标志并不是商标，实乃无本之末、无源之水，[3]这一点必须时刻不忘。因此，仅仅破坏标志与商品之间物理联系而不损害商标权人商誉的所谓“反向假冒”并不侵权；仅仅粘附同一标志而不损害商标权人商誉的“定牌加工”同样也不侵权。那何谓“商誉”呢？在一个古老的英国判例中，法官认为商誉是“顾客回到原有购货地点的可能性”。[4]后来，卡多佐法官扩展了商誉的概念：顾客出于喜欢某商品品牌或除了地理位置以外的其他原因而回到同一购货地点或公司的倾向。也就是说，是因为卖者经营有方而形成某种优势才让顾客回到原购货地点而不是另外选择一家，是“你无我有”“你少我全”“你次我好”之差异吸引到了“回头客”。商誉是一种信息体系，建立商誉就是一个信息披露的过程，也是消费者据此商誉选择商品的过程。[5]因此，商誉绝不是一个漫无边界的抽象概念，而是一个实实在在的客观存在。它的边界由承载其存在的商品或服务类别所限定，更由相关消费者的认识与评价所限定。诚然，《商标法》中的“先注册”原则并不要求必须经使用产生商誉的商标才能获得注册，但这是权衡“先注册”与“先使用”之利弊、最大限度保障品牌营销策略的制度选择，而不能成为任何欠缺商誉的标志都能获得商标权保护的当然理由。否则的话，“连续三年未使用而撤销”“在先使用商标之共存”“禁止恶意抢注”等商标法中的重要规则都将失去理论根基。因此，在判断定牌加工是否侵犯注册商标专用权时，首先要思考的不是它是否满足现行《商标法》若干条文之表述（恰如前文所言，这些条文表述因不明确也靠不住），而是要从结果着眼，[6]高度关注和重点分析这一行为是否会对注册商标权人之商誉产生实质性损害。而“定牌加工”之概念就决定了这些粘附有同一或近似标志的商品全部销往国外，因此无论该商品质量如何，中国国内的相关公众都无从接触，更无从评价，故不会对中国注册商标权人的商誉产生损害或者说抢占其本应拥有的市场（该市场应限于中国国内市场，这是商标的地域性或者说任何权利之法律效力所决定的）。有人可能会提出，你又如何保证这些商品不会“出口转内销”呢？这实乃偷换概念，如果该商品“内销”，显然已经超出了“定牌加工”之概念限定，已经不属于本文所探讨的范围了。
正是由于定牌加工没有损害国内注册商标权人之商誉，没有给其造成实质性损害，因此不构成侵权。为了论证这一结论的合理性或者说为了让当事人和公众接受这一裁判结果，我们才需要运用商标法中既有的概念术语，如“混淆可能”“商标意义上的使用”“商标的识别功能”等，而不能反过来，机械地理解《商标法》第57条第（1）项，即只要被告在同一种商品上使用了与原告注册商标相同的商标，就一律认定侵权，而不再从民法的基本原理和侵权责任的一般构成要件出发加以综合分析。2015年11月26日，最高人民法院在“PRETUL”案再审判决[7]中指出，“该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可能性”，特别强调了商标法保护商标的识别功能，没有发挥识别功能，就不构成商标意义上的使用。然而令人遗憾的是，该判决并没有结合民法原理和一般侵权要件，进一步分析和充分论证定牌加工是否会给原告的商标权（商誉）造成损害，这就为此后同类案件之裁判留下了“变通空间”。
果不其然，还不到一个月，江苏省高级人民法院就在“东风”案二审判决[8]中认定被告常佳公司（定牌加工企业）侵权成立，应承担停止侵权并赔偿损失之责任。此判决创造性地演绎出“合理注意义务+实质性损害”之判断标准，借此认定被告本应知晓原告涉案商标系驰名商标，也本应知晓原告与委托方就“东风”商标在印度尼西亚长期存在纠纷且委托方注册“东风”商标不具有正当性，但其仍接受委托贴牌生产，未尽到合理注意与避让义务，明显给原告造成实质性损害。笔者认为，该判决存在诸多值得商榷之处：
首先，一国法院在其审理的普通民事案件中积极评价乃至否定一起发生在国外的商标纠纷和司法裁判，显然已经超出了其“管辖”范围，有损基本的司法礼让原则，且不说其依照国内法进行评价毫无根据，即使其援引该纠纷受理国法律进行评价也毫无正当性可言。
其次，退一步讲，就算委托方在国外取得的商标权不正当，也不能就此推出受托方定牌加工行为也不正当。哪怕受托方没有合法授权或委托方之商标权根本不存在，也不能就此得出其未尽到所谓的“合理注意义务”从而构成侵权，因为是否侵犯商标权必须且只能分析该行为是否会对本国的商标权造成损害。
再次，即使受托方明知委托方在国外取得商标权不正当，或者说其主观上认为自己的行为可能侵犯国内商标专用权，仍然积极地实施该行为，但只要该行为客观上法律不把它界定成侵权，那这就是一种“假想的侵权”（类比“假想的犯罪”，比如行为人误以为通奸是犯罪，且积极地实施通奸），连“未遂”都够不上，更何谈“侵权”呢？这再次说明，不能仅凭行为人的主观意图认定侵权。
最后，也是最关键的，该判决并没有论证和说明定牌加工为什么会给原告的商标权造成了怎样的“明显的实质性损害”。
无独有偶，在一年后的“Roadage”案中，法院不仅沿用了所谓的“合理注意义务”标准，还突破性地判定贴牌生产企业在类似商品上使用与国内注册商标近似的标志，同样构成侵权。此案最大的“亮点”就在于一审宁波市北仑区人民法院已经意识到被控侵权商品全部销往墨西哥，未进入国内市场，不会造成国内相关公众的混淆误认，然而却在判决中强调“商标法及相关司法解释并未对‘相关公众’作地域限制”[9]，进而认为导致定牌加工商品进口国相关公众混淆误认的，同样侵犯中国的注册商标专用权。这一说法显然是站不住脚的，2009年《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第1条明确规定：“本解释所称驰名商标，是指在中国境内为相关公众广为知晓的商标”；2010年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第7条第2款再次指明：“约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准”，包括最高人民法院在内的中国各级法院都在诸多商标案件中澄清了这一点。不仅如此，仅从法理上分析，一家法院无权也无法去评判国外的相关公众是否会就该国的商标使用情况产生混淆和误认。也许是已经发现该说理的唐突，浙江高院在再审判决中没有直接援引，但实际上仍然通过“原审判决认定事实清楚，适用法律正确”之表述肯定了这一判断，且含糊地指出“于逊刚的注册商标早已及于国外市场，为相关公众所知悉，即使被诉侵权产品系进入该境外市场，但于逊刚注册商标核准使用的商品也销往同一境外市场，故足以使相关公众产生混淆误认”。显然，再审判决同样认为相关公众包括中国境外的相关公众，且就是因会导致该境外相关公众混淆误认的缘故，才构成侵权。
最后，本文针对“定牌加工”商标侵权纠纷所体现的法律解释问题作一点回应。的确，我国《商标法》没有明文规定“商标意义上的使用”是否涵盖粘附商标的商品之出口，或者说商标专用权是否包括出口权。“Roadage”案一审判决援引《知识产权海关保护条例》第3条第1款“国家禁止侵犯知识产权的货物进出口”，得出肯定结论。笔者认为，该观点值得商榷：
第一，从语法和字面解释来看，该条款的意思是说禁止货物进出口的前提是该货物侵犯了知识产权，而不是说货物进出口行为本身是侵犯知识产权的表现形式和原因之一。换句话说，只有先判断是否侵权并得出肯定结论后，方可禁止进出口，而不能解读为出口是商标使用的表现形式，因为你已经通过出口在使用商标了，且未征得国内商标权人的许可，故构成侵权。法院实际上把该条款的逻辑顺序和因果关系搞反了。
第二，退一步讲，即使该条款可以解读为出口也是商标使用的一种形式，但我国《专利法》第11条明文规定，未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品。“法无明文禁止即可为”，显然专利权不包括出口权，《专利法》与《商标法》同一位阶，且均属于知识产权基本法律规范，而《知识产权海关保护条例》实乃行政法规，从效力位阶和体系解释的角度观之，《商标法》的解释与适用只能参照同一位阶或更高位阶的法律，而不能反其道而行之，除非低位阶之法只是对高位阶之法的具体化，而没有突破。显然《知识产权海关保护条例》第3条第1款并不属于这种情况。
第三，有学者援引《德国商标法》中的相关规定认为我国《商标法》中的商标使用也包括出口。暂且不论德国的相关规定是否科学合理（德国不太可能存在需要特别保护的定牌加工产业，因此限制出口并不会给本国企业带来多大妨碍），单从法律解释的角度考量，比较法解释的顺位效力也弱于文义解释和体系解释，且中国作为成员国加入的，可以作为直接法源适用的《TRIPs协议》第16条第1款明确规定：“在对相同货物或服务使用相同标记的情况下，应推定存在混淆的可能性”，所谓“推定”，即如果存在相反（不混淆）的事实证据，就不构成侵权。
第四，恰如前文所述，单纯的出口之所以不侵犯本国商标专用权，就在于涉外定牌加工本质上就是一种涉外的加工承揽合同，是一种单纯的“劳务输出”行为，它不会给本国注册商标权人的商誉和市场造成损害。2010年最高人民法院办公厅在回复海关总署《关于对〈“贴牌加工”出口产品是否构成侵权问题〉的复函》中明确指出：“（贴牌加工）产品所贴商标只在我国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能，我国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆误认……此种情形不属于商标法第52条规定的侵犯注册商标专用权的行为”，实际上已经非常明确地回答了商标专用权不包括出口权。
综上所述，中国的企业借助“商标”进行跨国利益扩张，的确需要我国的法律为其“保驾护航”，但绝对不应该以牺牲我国现有的且很可能未来长期存在的主要经营模式和发展动力为代价，更绝对不应该以破坏法律既有的基本原理和解释规则为代价。在此前提下，中国企业的商标在国外被抢注、遭受不公平对待，可能最妥当的处理方式是穷尽该国的法律救济或寻求外交途径解决，而不是利用中国的法院“围魏救赵、曲线救国”。当然，从一定意义上说，现行《商标法》包括侵权判定条款在内的诸多概念、规则都有意无意地与民法原理相脱节，这是导致司法裁判存在片面理解、机械适用法条现象的根源之一。[10]但我们有理由相信，随着探讨的深入，这一问题终将得以澄清。
[1] 浙江省高级人民法院（2016）浙民再121号，2016年12月5日民事判决。
[2] 参见熊文聪：《商标合理使用：一个概念的检讨与澄清》，载《法学家》2013年第5期。
[3] 参见刘春田主编：《知识产权法》，高等教育出版社、北京大学出版社2007年版，第15页。
[4] 谢晓尧：《论商誉》，载刘春田主编：《中国知识产权评论》（第三卷），商务印书馆2008年版，第373页。
[5] 引文同上，第375页。
[6] 参见易健雄：《OEM商标侵权纠纷处理的态度选择———遵循“从结果出发”的思维方式》，载《知识产权》2009年第3期。
[7] （2014）民提字第38号。
[8] （2015）苏知民终字第00036号民事判决。
[9] （2014）甬仑知初字第127号。
[10]参见刘春田：《民法原则与商标立法》，载《知识产权》2010年第1期。