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2016年12月8日，北京握奇数据系统有限公司诉恒宝股份有限公司发明专利侵权案尘埃落定，北京知识产权法院判决原告握奇公司胜诉，并作出共计5000万的赔偿金判决，刷新了北京知识产权法院建院以来专利侵权案件所判决之赔偿金额的纪录。值得一提的是，5000万的判赔金额中包含了由被告承担原告100万元的律师费用。对此，法院特别指出，判决由被告承担原告的100万元律师费用之依据在于案件代理的必要性、难易程度、律师的实际付出等，是综合考量上述因素而对律师费数额做出的合理认定。本案一经判决即引发热议，不少业内人士表示，本案对专利侵权损害赔偿案件中律师费用的认定提出了明确的指引。
无独有偶，同样是2016年12月8日，在遥远的大洋彼岸，美国怀威律师事务所（White and Williams LLP）赢得了一起源于德克萨斯州东区，由”非执业实体”（NPE）发起、针对怀威客户及一些其他企业的案件。法庭不但判决NPE方赔偿律师费，还极为罕见地判决NPE方的律师事务所一同承担律师费的赔偿责任。该判决对于美国专利侵权诉讼中律师费赔偿方式的认定具有极为深远的意义，因为其认定，如果”专利蟑螂”的律师恶意追究案件，则其应为对方律师费承担连带责任。基于对本案的关注，China IP记者对本案的主辩律师Frank Bruno及胜诉方GUST公司的CEO及创始人David S. Rose先生进行了专访，深入了解了本案背后的故事。
怀威所代理的本案被告Gust公司以在线众筹为主营业务，原告AlphaCap Ventures则是一个NPE，亦被称为”专利蟑螂”，以专利为其唯一的资产，将起诉其他公司专利侵权视为其仅有的业务。2015年，原告AlphaCap在德克萨斯州东区的起诉了Gust及其他九名在线众筹行业的企业，指控被告侵犯了其三项美国专利。面对指控，其他九名被告在短时间内纷纷选择和解，而只有Gust拒绝而选择应诉。从案件伊始，Gust就坚持主张涉案专利是无效的，并要求AlphaCap支付因这种毫无价值的诉讼而产生的律师费。
由于原被告双方，即AlphaCap和Gust都与德克萨斯没有任何联系，故而作为Gust的委托代理人，怀威律师团队主张将案件从德克萨斯州东区转移到Gust的住所所在地纽约南区，这里也是Gust员工办公场所的所在地。该主张成功得到了德克萨斯州法院的支持，法院认为在该德克萨斯州没有当事人或证据，例如文件或证人，因此亦没有理由将案件保留于此。
案件移送纽约后，Gust向法院主张本案为35 U.S.C. § 285的例外情形，并为法院采纳。本案Cote法官认定AlphaCap的诉讼在客观上不合理，因为依据参照美国最高法院的判例Alice v. CLS Bank，，涉案专利是无效的。同时，法官还认定AlphaCap在主观上动机不良：它发起诉讼的目的不是为了因有效专利被侵权而追讨合理的费用，而是榨取一点骚扰费。
最后，怀威代表Gust证明了AlphaCap的律师是这起”毫无意义”的诉讼的共犯，恶意提起本次诉讼。因此，法院最终判决Gust在此次诉讼中获胜，并根据28 U.S.C.§1927，判决AlphaCap的代理律所Gutride Safier LLP对所需赔偿的律师费承担连带责任。
”法院的这项裁决具有重要意义，因为它认定如果’专利蟑螂’的律师恶意追究案件，则其应为对方律师费承担连带责任，这将在很大程度上阻止律师代表NPE通过毫无意义的专利诉讼实现从合法企业敲诈的目的。”谈及本案在美国专利诉讼律师费赔偿问题上的里程碑意义，Bruno律师难掩其自豪与喜悦。在采访中，Bruno律师和Rose先生亦与China IP记者畅谈了案件诉讼过程中的策略与部署，并分享了其认为本案将会为中国企业带来的启示。
China IP：本案最突出的亮点在哪里？
Bruno：这个案件有着很重要的意义，因为法院裁定原告AlphaCap Ventures以及为其提供代理服务的Gutride Safier的律师共同负责被告Gust的律师费。在美国法律制度中，无论哪一方在诉讼中获胜，每一方都要支付其各自的法律费用。只有在特殊情况下，败诉方才需要承担获胜方的律师费，其中，由律师事务所承担胜诉方律师费的情形则更不常见。
China IP：本案最终判定对方律所需赔偿的律师费数额是如何计算得来的？您认为这种计算方式及其最终确定的数额是否合理？
Bruno：作为被告Gust的代理律师，我们向法院提供了详细的结算报告，并相应地附加了我们所做的解释。此外，在案件伊始之际，法院就将预判利率定为9％，并以待确定的利率作为判决后的利息计算标准。本案中，我们的律师费总计超过55万美元。我们认为，这项裁决是公平合理的，因为即使原告人及其律师此后承认了该诉讼的确是毫无价值的，这仍不能规避其提起并继续此项诉讼的行为本身的不合理性。
China IP：本案中，根据美国法律，获得律师费的”胜诉方”所指代的具体含义是什么？
Bruno：根据美国法律，除非特别规则适用，否则无论哪一方在诉讼中获胜，每一方都要支付其各自的法律费用。在美国专利法中，只有当案件根据35 U.S.C.§285.被判定为”例外”时，胜诉方才可以从对方收取律师费。一方成为胜诉方有以下几种方式：1）当事人通过陪审团的裁决胜诉; 2）当事人在简易判决中胜诉; 或3）对方不起诉或者撤诉。在本案中，当案件从德克萨斯移送到纽约时，原告就迅速撤销了对Gust的案件，使Gust成为胜诉方，并有资格根据35 U.S.C.§285.将负担律师费的责任转移给对方。
China IP：在整个案件的诉讼过程中，特别是针对应由对方律所承担相应的律师费赔偿责任这一主张，您在诉讼策略以及程序安排等方面做出了哪些努力？从哪些方面进行了布局和考量？或者有哪些特别的安排？
Bruno：首先，从案件开始，我们告诉原告，Gust不会为和解支付任何金额，因为我们认为涉案专利是无效的，并且要求他们支付我们的律师费。我们将这些信件往来提交给法院作为索取律师费的证据，以证明我们的立场是一贯并合理的。其次，我们在案件之初就提议将案件从德克萨斯移送到纽约，目的是能够将案件迅速解决。另外，我们收集了重要证据，证明了原告是所谓的”专利蟑螂”，例如，证据显示原告没有资产或收入，并向其他被告低价收取和解费用，同时原告律师的律师费是从案件中所赢取费用中提成的。上述的所有都促成了法院在本案对律师费的判决。
China IP：本案对于律师费赔偿方式的判决，将会对今后的专利侵权案件产生怎样的影响？其里程碑意义体现在哪些方面？
Bruno：这项决定将导致”专利蟑螂”及其律师在提起类似诉讼之前更加慎重，三思而后行。在过去，最糟糕的结果是”专利蟑螂”可能拖欠被判罚的律师费。对此”专利蟑螂”不必担心，因为他们本就没有资产可供偿付。但本案的判决意味着今后代表”专利蟑螂”的律师事务所可能需要对律师费负责，这些律师事务所有着实际的业务领域，有资产用于支付律师费。在这种情况下，预计未来他们将不太可能带来新的诉讼。
Rose：不能说大多数，但可以说许多”专利蟑螂”案件是在原告无法支付足额律师费的情况下，由原告律师所采取的从裁决金额中提成的方式来获取律师费，并且律师通常能够获得最终裁决金额的1/3。因为对任何一方都没有什么不利的一面，并且在大多数情况下，前几个愿意和解的被告所支付的”骚扰费”就已经足够抵消成本，故而NPE及其律师很容易因有利可图而发起这类案件。在本案中原告律师明知诉讼毫无意义却仍然向前推进，法庭在经济上向原告律师追责，透过本案的判决发出的明确讯息将可能阻止其他律师与”专利蟑螂”客户在今后的合作。
China IP：您认为本案的判决对于中国企业和知识产权从业者来说能带来哪些启示？
Bruno：首先，中国公司在美国起诉专利侵权，应该找到合格的专利律师，并在案件开始之初就进行彻底的调查，包括审查涉案专利以及了解原告等等。就像在我们的案例中，我们的调查显示AlphaCap是”专利蟑螂”，这为我们制定防御措施提供了很大帮助。其次，如果你被一个”专利蟑螂”起诉，考虑反击，而不是和解。虽然这不能保证你会赢得律师费，但如果涉案专利确实很弱，那么赢得律师费对你而言则是很可能的。例如本案，原告在诉讼开始后仅仅几个月内将和解金额降低为零，但我的客户拒绝接受该要约，并继续要求律师费。第三，从案件开始就提出索要律师费的请求，同时收集能够指证原告是”专利蟑螂”的证据并提交法院。最后，在案件中占据合理的立场进行诉讼，并尽快根据案情结束案件。
Rose：专利是用来保护创新发明的。滥用法律系统、利用专利来骚扰无辜企业是一个很坏（自本案后也可能会是一个很昂贵）的想法。
China IP：透过本案，对于同样深受NPE困扰的中国企业而言，在诉讼策略方面，您有什么建议或者独到的见解？
Bruno：基于本案来看，首先，我并不建议中国企业在德克萨斯州东区设立办公室，因为这将增加将”专利蟑螂”诉讼从德克萨斯州转移到纽约的可能性。相反，我建议在纽约南部的纽约市设立办事处，也就是本案法院判决的所在地。在此需要提到的是，美国最高法院的TC Heartland LLC v. Kraft Food Brands Group LLC一案将于2017年宣判，目前所有专利律师都在密切关注此案，因为此案的判决可能严重限制专利案件的原告将管辖法院选择到被告被并入或有营业场所的州的权利。无论如何，出于管辖方面的考虑，应当在纽约市注册或拥有办公室。其次，在案件开始时，企业需要与专利律师讨论并就诉讼预算达成一致。”专利蟑螂”通常瞄准他们期望会很快和解的小公司。这些小公司可能没有足够的资金进行大规模的”战斗”，所以实践中我们倡导《孙子兵法》中的”善之善者”即 “不战而屈人之兵，善之善者也”。在诉讼中，这种形式通常表现在早期解决–即本案中的通过甄别和攻击其弱点迫使原告放弃案件。例如本案中，原告希望在德克萨斯州提起诉讼，所以我们很快将案件移送纽约。一旦案件转移到纽约，原告随即放弃了案件，Gust最终赢得了律师费。
不幸的是，NPEs利用专利撑起他们的主要业务。完全规避NPE诉讼几近不可能，而且非常困难。然而，中国公司可以考虑通过以下几种方法管理或减轻NPE诉讼风险：
第一，早期开展知识产权尽职调查和法律分析。在美国销售产品之前，建议至少对产品的某些功能进行彻底的自由操作分析，以评估潜在的知识产权风险；
第二，认真对待NPE的请求信。起诉前，一些（但不是全部）NPE可能会向其目标公司发出请求信，指控专利侵权，并声称如果不满足某些要求（例如缴纳许可费），就会起诉。中国公司应该认真对待这些信件，密切关注并评估NPE侵权的指控，分析涉案专利的有效性，并迅速有效地做出响应。在某些情况下，利用双边专利复审（IPR, inter-parte review，类似我国专利申请无效程序）而不是利用法庭来无效对方专利也是一个可行的选择；
第三，加入防御性专利聚合（DPA, defensive patent aggregation）；
第四，目前已有保险公司销售专利侵权险，以防公司被控专利侵权，其中涵盖”专利蟑螂”案件。
Rose：坚守阵地！ 正如法官在本案中所指出的，任何选择应诉的被告都会赢得这一案件。但是，由于原始被告中的另外九家企业都已经选择和解，所以这起案件花费的时间更长，成本更高，因为我们一家公司不得不承担全部成本。
作者：李棣森 China IP
来源：中国知识产权杂志