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焦彦 | 北京市高级人民法院民三庭副庭长
标准必要专利是指为了使工业产品符合技术标准而必须使用的专利技术。但标准必要专利是一个模糊性的概念。具体体现在通信技术领域中，一项标准中，可以分布着很多专利，且标准本身为了互联互通的目的，往往规定出所达到的技术要求，而专利的本质是一项具体的技术方案；标准也可能给出建议的算法，但专利必须将算法体现为技术方案，在满足标准要求下，可能会有不同的专利技术可以满足标准的要求。
一、前言
标准必要专利（Standard Essential Patent，简称SEP）产生的法律问题是近两年来专利法和竞争法及反垄断法领域热门话题。特别是在“互联互通”的通信领域，技术与标准高度融合，标准必要专利有其特殊的价值。一方面，标准必要专利权人由于在许可其标准必要专利的相关市场上会产生支配地位，常常与标准实施人在标准必要专利的许可条件的谈判中发生争议，要求比正常实施专利更高的许可费率或许可条件，出现所谓“专利劫持”的现象；另一方面，标准实施人也可能利用其谈判筹码获得比正常许可费较低的许可费率或许可条件，出现所谓“专利反向劫持”的现象。随着华为公司与IDC公司滥用市场支配地位纠纷案及标准必要专利使用费纠纷两案的审理，我国产业界、学术界以及司法实务界对标准必要专利所涉及的法律问题的关注达到了一个全新的高度。2016年年初通过的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》〔以下简称司法解释（二）〕第二十四条是我国现行法律规范首次就标准必要专利侵权的民事责任以及许可条件考量因素等作出规定。然而，司法解释规范的内容毕竟有限，实践中还有一些问题仍然没有解决。本文拟从司法解释（二）的第二十四条规定作为起点，对涉及标准必要专利中的若干法律问题做出分析思考。
二、司法解释（二）第二十四条已解决和未解决的问题
司法解释（二）第二十四条规定：
“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的，人民法院一般不予支持。
推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时，专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的，对于权利人请求停止标准实施行为的主张，人民法院一般不予支持。
本条第二款所称实施许可条件，应当由专利权人、被诉侵权人协商确定。经充分协商，仍无法达成一致的，可以请求人民法院确定。人民法院在确定上述实施许可条件时，应当根据公平、合理、无歧视的原则，综合考虑专利的创新程度及其在标准中的作用、标准所属的技术领域、标准的性质、标准实施的范围和相关的许可条件等因素。
法律、行政法规对实施标准中的专利另有规定的，从其规定。”
（一）本条解决的问题
本条第一款解决了侵犯标准必要专利是否可以判令停止侵权的问题，即否定了明示标准专利存在默示许可问题。本款系归纳总结自最高人民法院针对辽宁省高级人民法院就季强、刘辉与朝阳市兴诺建筑工程有限公司专利侵权纠纷的请示一案所作出的〔2008〕民三他字第4号复函以及最高人民法院（2012）民提字第125号张晶廷案民事判决两案的精髓，确定了权利人明确对外披露标准必要专利的，被诉侵权人实施了所述标准必要专利，则权利人可以要求人民法院判令专利实施人承担停止侵权的民事责任。
至于明示的判断标准，民法上有明确的含义，根据标准必要专利实务操作的现状，应当是指以标准必要专利权利人通过书面或网络页面等方式直接、明确公示了所涉标准必要专利的信息，其效果应足以导致标准实施人阅读后即知晓所涉必要专利的基本信息。反之，如果某项专利技术不涉及推荐性国家、行业或者地方标准，或者未明示，则不能视为标准必要专利，即不适用本条。
本款隐含着这样一层含义，即标准必要专利权人在专利许可条件谈判中履行了其承诺的“公平、合理、无歧视”（简称FRAND）义务，则可以对抗标准实施人提出的不能颁发禁令的主张。
本条第二款规定了人民法院不予颁发禁令的条件，即在专利实施许可条件谈判中专利权人存在明显过错和标准实施人（被控侵权人）无明显过错两个条件缺一不可。笔者认为，本款应当隐含着鼓励双方当事人通过专利实施许可条件谈判解决纠纷的导向。换言之，如果专利权人未经专利实施许可条件谈判即起诉标准实施人侵犯其标准必要专利的专利权，人民法院可以裁定驳回起诉，或者立案后中止诉讼，由双方当事人进行谈判，如果双方当事人未能通过谈判达成许可条件，经任何一方申请，再由人民法院恢复案件审理。
本条第三款规定了人民法院在确定具体许可条件时具体考量的因素。当出现“专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同且被诉侵权人在协商中无明显过错的”的情况，尽管人民法院对于“权利人请求停止标准实施行为的主张”不予支持，但商业活动出现失灵甚至出现危险的情况下，人民法院作为“最后的守门人”，应当事人的请求，有权确定符合FRAND原则精神的实施许可条件。实际上，该款规定是对人民法院在双方通过谈判无法达成许可协议后，如何适用FRAND原则确定许可条件的参考因素，即由人民法院根据其理解的FRAND原则精神确定合适的许可条件。本款规定也为此类许可条件争议案件人民法院具有管辖权确定了直接的法律依据。
由于司法裁判是双方争议的最后解决手段，本款规定也为双方当事人提高收集证据的意识尽可能获得对其有利的结果指引了方向。同时，本款对于标准必要专利许可条件之诉中许可条件的确定具有重要的借鉴意义。
本条第四款系其他法律法规另有规定优先适用的指引条款。
（二）本条未解决的问题
1.未涉及“反向劫持”的禁令问题
“反向劫持”是相对于专利劫持而言。所谓反向劫持，通常是指被许可人利用其谈判筹码获取低于FRAND水平的许可费率和许可条款。专利反向劫持主要表现在三个方面：一是被许可人最后达成的许可费率，低于应该按照FRAND承诺进行许可的费率；二是被许可人拒绝接受专利权人的FRAND许可，但是同时却使用专利权人的专利：三是被许可人用各种方法推迟与专利权人的许可谈判。
本条第二款规定中的“专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的”，显然是针对专利权人的劫持行为而规定不颁发禁令，但没有涉及当出现反向劫持时的处理。特别是，当专利权人以FRAND原则与大多数标准实施人达成许可条件后，个别标准实施人故意“反向劫持”专利权人，例如故意以明显不合理的许可条件导致专利许可条件谈判延宕甚至破裂，对于这种反向劫持的行为是否颁发禁令，司法解释做了留白处理，但在司法实践中，仍可能出现此类案件，还需要受诉法院不断探索。
笔者认为，基于专利权的排他性原则，针对“反向劫持”，禁令救济的“威慑效应”是最终促使标准实施人回到谈判桌前与专利权人在FRAND原则下达成许可条件，有助于鼓励当事人通过“自愿协商机制”解决纷争。
2.未涉及强制性标准的问题
2013年12月国家标准化管理委员会、国家知识产权局发布的《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》（以下简称《暂行规定》），其中第十五条规定：“强制性国家标准确有必要涉及专利，且专利权人或者专利申请人拒绝作出第九条第一项或者第二项规定的专利实施许可声明的，应当由国家标准化管理委员会、国家知识产权局及相关部门和专利权人或者专利申请人协商专利处置办法。”该规定所称的“专利权人或者专利申请人拒绝作出第九条第一项或者第二项规定的专利实施许可声明”，是指“免费许可”和“收费许可”。
但在司法实践中，经常遇到涉及药品（特别是仿制药）的专利侵权纠纷，而药品标准属于强制性标准。当某药厂生产某种仿制药时，为了达到药品标准的要求，就不可避免地实施专利，而解释（二）第二十四条的适用对象不涉及强制性标准。《暂行规定》给出的是个案处理的做法：“由国家标准化管理委员会、国家知识产权局及相关部门和专利权人或者专利申请人协商专利处置办法。”在我国目前还没有“药品专利链接制度”下，笔者认为，药品标准在制定的过程中，主要是药厂作为标准提出人，为了满足药品管理的法律法规，单方面向国家药监部门提出，并由国家药监部门审查批准，其目的是加强药品管理，保障用药安全。制定标准的过程中，并没有严格的专利信息披露程序，更没有专利权人的FRAND义务，药厂与标准审批部门之间是行政法律关系。因此，涉及药品标准的必要专利，应不适用解释（二）第二十四条的规定。仍按一般专利侵权纠纷来审理，即在侵权成立之下，应当支持权利人的停止侵权的主张。
3.未解决未被“采标”进入我国的国际性或区域性国际组织制定的通信标准必要专利问题
根据标准化法的规定，我国标准化制定与管理中，可以采用“拿来主义”，等同采用国际标准，即把国际标准直接转化成国家标准。
对于通信标准而言，其制定目的是为了解决在全球范围内的“互联互通”问题。随着通信技术进入5G时代，通信领域不断推出、采纳新的技术标准，不断涌现出更多的SEP，但我国的标准制定组织难以及时将这些新的通信标准进行消化吸收并等同采用过来。由于产业分工的全球化，对于未被“采标”进入我国的国际性或区域性国际组织制定的通信标准必要专利所涉及的专利纠纷，也有可能在我国出现。笔者认为，对于这类涉及未被“采标”的标准必要专利纠纷，可以适用解释（二）第二十四条的规定。
三、标准必要专利的概念以及FRAND承诺的法律性质
（一）标准必要专利的概念
顾名思义，标准必要专利是指为了使工业产品符合技术标准而必须使用的专利技术。但标准必要专利是一个模糊性的概念。具体体现在通信技术领域中，一项标准中，可以分布着很多专利，且标准本身为了互联互通的目的，往往规定出所达到的技术要求，而专利的本质是一项具体的技术方案；标准也可能给出建议的算法，但专利必须将算法体现为技术方案，在满足标准要求下，可能会有不同的专利技术可以满足标准的要求。因此，在遇到涉及标准必要专利的专利纠纷中，存在着三个关系：标准与专利文件的“对应一致性”关系、专利权利要求与被控侵权产品的“对应一致性”关系、被控侵权产品与标准的“对应一致性”关系；而且，在向标准制定组织（SSO）作出FRAND承诺时，标准尚处在制定的过程中，而专利申请也许没有提出，承诺人所称的专利，只能是一种“可能的专利申请”，或者是不断申请的多个“可能的专利申请”，经过专利实质审查，最终得以批准的专利，也会与发布的标准之间，其对应性相差较远，此外，在标准制定的过程中，会出现多个标准提出者及多个标准提案，这些提案经过反复审查，最后胜出的提案与之前提出的方案可能相差较远，还有，供标准制定组织审议的提案通常会以适当的形式公布，这些提案公布后，也会给专利申请的实质审查造成不少的障碍，所以说，搞清楚标准中涉及哪些必要专利，即便是对标准制定组织而言，也绝非易事。标准制定组织都制定出相应的“专利信息披露制度”。我国《暂行标准》第五条规定“参与标准制修订的组织或者个人应当尽早向相关全国专业标准化技术委员会或者归口单位披露其拥有和知悉的必要专利”，第六条规定“鼓励没有参与国家标准制修订的组织或者个人在标准制修订的任何阶段披露其拥有和知悉的必要专利。”下表是ITU、IEEE及VITA三个国际标准化组织关于专利信息披露制度对比表。
（二）FRAND承诺的法律性质
FRAND承诺，是指专利权人根据标准制定组织（SSO）的特定知识产权政策（或规章）自愿作出的一种不可撤消的承诺，承诺将纳入标准的专利以FRAND条件进行对标准制定组织的成员专利许可。不同SSO的知识产权政策存在很大不同。许多SSO要求参与方自愿以书面方式同意以FRAND条款许可SEP；而在其他SSO中，根据其知识产权政策规定，专利权人参与标准制定的行为本身即构成对FRAND承诺的默示许可，且通常对不愿意作出FRAND承诺的专利权人规定有“排除”条款。在上述两种情形下，是由专利权人来考量是否要做出FRAND承诺；同样，由SSO衡量是否将不作出FRAND承诺的专利排除出所制定的标准。
美国法院认为FRAND承诺本质上是一种合同承诺：一是向SSO作出的以FRAND条款进行专利许可的承诺，构成了SEP权利人、SSO与SSO成员之间的有约束力的合同；二是标准的潜在实施人（第三方）是FRAND承诺的受益方。笔者认为，FRAND承诺可理解是民法中的单方法律行为，即权利人为自己的权利附加义务的行为，在标准制定过程中，权利人为了获得竞争优势，将其专利权上升为技术标准，作为对价，令其作出FRAND承诺，以防止其垄断或不当利用优势地位。因此，当标准实施人不存在明显过错时，专利权人请求颁发禁令的主张不应得到支持。
当专利权人及标准实施人均无明显过错时，可寻求采用专利强制许可制度解决许可条件问题，不应当支持专利权人的禁令请求。
当专利权人及标准实施人均存在明显过错时，人民法院应当根据个案判断谁的过错更大从而区分责任，引导双方回到谈判桌上协商解决，必要时，可以支持专利权人的禁令请求。
四、标准必要专利持有人请求颁发禁令的前提条件
保证互联互通是通信行业得以成长发展的基本要求，与其他行业不同的是，通信技术标准对于促进行业发展起到引领作用，通信行业是制定标准，后有产品。因此，通信技术标准是一种满足社会发展的公共产品，具有“公法”属性。专利权是私权利，属于私法范畴的财产权。通信技术标准中一旦纳入专利技术，就不再面临竞争，原本可避免使用的专利因此变为标准必要专利而不可避免地要被实施，因为标准必要专利没有替代产品，这使得标准必要专利持有人能够利用因标准化而获得市场支配力。换言之，如果不被纳入标准，该专利面临其他可替代技术竞争，其专利价值被其他专利技术摊薄，而纳入标准后市场规模被放大，足以使其获得比纳入标准前高出许多的收益。FRAND承诺就是为调整公共产品与私权利的紧张关系，标准必要专利持有人保证不利用因其专利被纳入标准而产生的市场支配力，促使标准必要专利持有人承诺将其许可费的标准限定在其本应收取的正常水平。这样一来，FRAND承诺的应有之义就是标准必要专利持有人有义务向“任何感兴趣的第三方提供专利许可”（欧盟委员会在谷歌/摩托罗拉案中的观点），因此，标准必要专利持有人通常不能请求法院颁发禁令是业内的主流观点。但在满足何种条件下，法院可以支持标准必要专利持有人颁发禁令的请求，我国的司法实践中还没有这类案例。欧洲法院（ECJ）对在华为诉中兴通讯案的先决裁决（preliminary ruling），十分值得我国司法实务界借鉴。
该案涉及了华为公司的一项LTE标准所“必要”的欧洲专利。华为承诺会基于FRAND条款授权给第三方。双方经过谈判没能达成FRAND授权协议，随后华为公司在德国杜塞尔多夫地方法院对中兴通讯提起侵权诉讼，并且寻求法院禁止中兴通讯的任何后续侵权行为。中兴通讯认为既然其已经表示愿意成为被授权方，任何法院禁令都会造成华为公司滥用其市场优势地位。对于原告是否存在滥用其市场优势地位的问题，涉及如何理解适用欧盟反垄断法中禁止滥用市场优势地位规定的问题，于是，德国杜塞尔多夫法院在审理该案件时，将这个问题提交给欧盟法院（其主要任务之一就是负责对欧盟法律）。
欧盟法院判决认为：如果标准必要专利持有人已经同意对第三方根据FRAND条款授权，该标准必要专利持有人提起的侵权诉讼以及请求法院办法禁令请求不构成滥用市场优势地位，但是必需满足以下条件：其一，在提出诉讼前，标准必要专利持有人必须已经警告过被诉人侵权；其二，在被诉侵权人明确表明了愿意达成基于FRAND条款的授权协议后，标准必要专利持有人必须提出具体的、书面的授权协议要约。
尽管这个判决是从是否构成“滥用市场优势地位”的反垄断法视角做出的，但实际上明确了标准必要专利持有人和被诉侵权人（被许可方）在进行许可谈判中各自的义务。对于标准必要专利持有人，根据该判决，要求其在提起侵权诉讼前，向被诉侵权人发出侵权警告，并说明专利侵权的具体方式，当被诉侵权人表达了愿意基于FRAND条款达成许可协议后，向被诉侵权人提供一份具体的书面许可要约，并对许可费率及计算方法进行说明。相应的，对于被诉侵权人（专利技术、标准技术的实施方），其负有“积极回应”标准必要专利持有人提出的要约的义务，要“依据行业内公认的商业惯例及诚实信用”，及时回应FRAND许可条款提出具体的书面反要约。
由此可以得出，当标准必要专利持有人履行了上述义务，则表明其没有过错；而被许可方没有认真答复该授权要约，并继续实施纳入标准的专利技术，则表明其具有明显过错。
因此笔者认为，标准必要专利持有人履行上述义务是请求法院颁发禁令的前提条件，否则，法院对颁发禁令的请求不予支持，只有在被控侵权方具有明显过错下，才满足颁发禁令的实质条件。