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合肥专利律师按：专利诉讼中，相信方法专利最令人头痛，尤其是作为专利权人，如果是新产品方法专利，其应该首先举证产品为新产品，而后再证明新产品与被控侵权产品相同。于此情形下，法院才会让被告承担方法专利不相同或不等同的举证责任。当然，本案也涉及到专利侵权判定中的鉴定问题、赔偿评估问题等。3000多万元的赔偿数额，一二审支持，再审被撤销，相信作为专利权人来说也是过了趟山车。
合肥陈军知识产权律师团队
2014年12月23日
中华人民共和国最高人民法院
民 事 判 决 书
（2012）民提字第3号
申请再审人（一审被告、二审上诉人、原申请再审人）：无锡市隆盛电缆材料厂。
申请再审人（一审被告、二审上诉人、原申请再审人）：上海锡盛电缆材料有限公司。
被申请人（一审原告、二审被上诉人、原被申请人)：西安秦邦电信材料有限责任公司。
原审被告：古河电工（西安）光通信有限公司（原西古光纤光缆有限公司）。
申请再审人无锡市隆盛电缆材料厂（以下简称无锡隆盛厂）、上海锡盛电缆材料有限公司（以下简称上海锡盛公司）与被申请人西安秦邦电信材料有限责任公司（以下简称西安秦邦公司）、原审被告古河电工（西安）光通信有限公司（原西古光纤光缆有限公司，以下简称西古公司）侵犯专利权纠纷一案，申请再审人无锡隆盛厂、上海锡盛公司不服陕西省高级人民法院于2011年3月20日作出的（2009）陕民再字第35号民事判决，向本院申请再审。本院于2011年8月24日作出（2011）民监字第718号民事裁定，决定提审本案。本院依法组成合议庭，于2012年2月17日公开开庭审理了本案。申请再审人无锡隆盛厂、上海锡盛公司的共同委托代理人汪旭东、万婧，被申请人西安秦邦公司法定代表人杭涛、委托代理人王占财、翟中平，古河电工（西安）光通信有限公司（原西古公司）委托代理人李江到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
一审原告西安秦邦公司起诉至陕西省西安市中级人民法院称，原告拥有“平滑型金属屏蔽复合带的制作方法”发明专利。无锡隆盛厂、上海锡盛公司未经许可，使用该专利方法生产并销售侵权产品，侵犯了原告的专利权。西古公司使用无锡隆盛厂、上海锡盛公司生产并销售的侵权产品，亦构成侵权。请求判令：三被告立即停止侵权；无锡隆盛厂、上海锡盛公司销毁侵权设备、模具和侵权产品；无锡隆盛厂、上海锡盛公司连带赔偿原告经济损失1000万元，后变更为3000万元；西古公司在使用侵权产品盈利范围内赔偿原告经济损失；三被告承担本案全部诉讼费用。无锡隆盛厂辩称，答辩人并未使用原告的专利技术从事生产、经营活动，原告也无证据证明答辩人生产的产品与原告专利产品相同；原告的专利缺乏创造性，应当中止诉讼；原告的诉讼请求没有事实依据，不能成立。上海锡盛公司辩称，答辩人仅销售无锡隆盛厂生产的产品。其余理由与无锡隆盛厂的答辩理由相同。西古公司辩称，答辩人购买产品仅仅是使用，并提供了产品的合法来源，请求驳回原告对本答辩人的诉讼请求。
陕西省西安市中级人民法院一审查明：2001年3月7日,西安秦邦电信材料厂（以下简称西安秦邦厂）向国家知识产权局申请“平滑型金属屏蔽复合带的制作方法”发明专利（以下简称本案专利），2004年1月28日被授予发明专利权，专利号为ZL01106788.8。其权利要求1为：一种平滑型金属屏蔽复合带的制作方法，是将塑料薄膜与金属箔带表面进行凹凸不平的非纯平面粘合，使复合带与光缆、电缆纵包模具或定径模具之间形成点接触，以减小摩擦力，避免电缆起包、漏气、脱膜及断带。工艺过程与条件如下：(1)将原金属箔带开卷伸直，进行前预热处理；(2)将塑料熔体或塑料膜通过温度为35℃－80℃，直径为ф240mm－ф600mm，目数为40目－85目的粗糙面细目钢辊，与直径为ф160mm－ф480mm传动金属箔带的挤压辊，相互转动，使塑料膜的表面形成0.04－0.09mm厚的凹凸不平粗糙面，热挤压在金属箔带一面的基材上；(3)将带有塑料膜的金属箔经过导辊、弹簧辊传动，再经倒向辊翻面，对另一面金属箔进行塑料膜热挤压复合处理；(4)将复合处理后的复合带通过运行时线速度为10m／min－80m／min的导辊进入加热烘箱，进行后加热处理，加热温度为250℃－400℃；(5)根据传动线速度，调整加热温度，使复合带的粗糙度在后工序处理过程中破坏最小，并使拉毛的塑料表面形成新的带有圆弧过渡的凹凸不平粗糙面，以加强复合带的剥离强度和塑料塑化的定型；(6)对后加热处理过的复合带进行冷却处理并收卷。之后，西安秦邦厂将企业名称变更为西安秦邦公司。2005年12月26日，国家知识产权局专利检索咨询中心经对本案专利进行检索后出具了编号为G052448检索报告，结论为本案专利权利要求1－2具备新颖性和创造性。2006年2月9日，西安秦邦公司向国家知识产权局缴纳了专利年费。2006年3月28日，无锡隆盛厂向国家知识产权局专利复审委员会提出宣告本案专利无效的请求，国家知识产权局专利复审委员会于2007年9月3日作出第10449号无效宣告请求审查决定，维持本案发明专利权有效。
2005年8月9日、12日以及10月28日，无锡隆盛厂向西古公司销售了其生产的光缆用铝塑复合带产品。2005年11月25日、28日，汕头高新区奥星光通信设备有限公司向无锡隆盛厂发出原材料发货通知书，要求无锡隆盛厂将其生产的光缆用铝塑复合带予以发货。2005年10月12日、11月28日，长飞光纤光缆有限公司（以下简称长飞公司）致函上海锡盛公司，要求发送铝带产品。2005年11月28日、12月23日，上海锡盛公司与上海杰鸥科工贸公司（以下简称杰鸥公司）分别签订了供销合同，约定由上海锡盛公司向杰鸥公司销售铝塑复合带产品(流延法)。2005年12月8日、2006年1月9日，西安秦邦公司与杰鸥公司分别签订购销合同，约定由杰鸥公司供给西安秦邦公司铝塑复合带产品（流延法）17吨和5吨，价款分别为397800元和126000元，生产厂家为上海锡盛公司/无锡隆盛厂，运费由西安秦邦公司负担。2006年3月22日，西安秦邦公司在提取杰鸥公司供给的存放于上海市闵行区银都路2889号1号仓库的铝塑复合带产品过程中，由上海市闵行区公证处进行了公证，公证处对产品进行了拍摄，产品标签上载明制造商为无锡隆盛厂。无锡隆盛厂生产的产品均由上海锡盛公司负责销售，二者为关联单位。
一审审理期间，西安秦邦公司于2006年2月23日提出证据保全申请。一审法院于2006年3月6日作出(2006)西民四初字第53号民事裁定：查封无锡隆盛厂平滑型铝塑复合带生产设备；扣押无锡隆盛厂、上海锡盛公司、西古公司生产、销售的平滑型铝塑复合带产品、生产工艺流程单及标识；查封、扣押或复制无锡隆盛厂、上海锡盛公司2002年以来生产、销售的平滑型铝塑复合带产品的财务账册、凭证、员工工资表。同时，一审法院根据西安秦邦公司的调查申请，前往工商行政管理机关、税务机关进行了调查取证。对一审法院调查的相关证据，经开庭质证后，当事人均表示无异议。2006年9月14日，西安秦邦公司提出对无锡隆盛厂、上海锡盛公司生产、销售的铝塑复合带产品是否与使用其专利方法制造的产品相同进行鉴定。2006年9月25日，无锡隆盛厂、上海锡盛公司提出鉴定申请称，如法庭认为西安秦邦公司的“平滑型金属屏蔽复合带”产品是新产品，西安秦邦公司提出证据证明无锡隆盛厂的产品与西安秦邦公司依专利方法直接获得的产品属同样产品或提出对该问题的鉴定申请，且被法庭接受，其申请对无锡隆盛厂生产的“铝塑复合带”的工艺方法与西安秦邦公司的专利方法是否相同进行鉴定。即，对其生产工艺中将塑料复合在金属箔带上时，在塑料膜的表面所形成的凹凸不平的粗糙面的数值进行鉴定，看其是否与权利要求1中第(2)点所载明的必要技术特征相同；或者就其生产的铝塑复合带产品中塑料膜与金属箔带表面的粘合情况鉴定，看是否与权利要求1中所述的“塑料薄膜与金属箔带表面进行凹凸不平的非纯平面粘合”这一必要技术特征相同，鉴定中心应指定陕西省和江苏省之外的鉴定中心。之后，一审法院根据西安秦邦公司、无锡隆盛厂、上海锡盛公司提出的鉴定申请，委托陕西西安知识产权司法鉴定中心(以下简称鉴定中心)对无锡隆盛厂生产的铝塑复合带产品与西安秦邦公司专利方法中涉及的产品是否属于相同产品以及无锡隆盛厂生产的铝塑复合带产品工艺方法与权利要求书记载的必要技术特征是否相同或等同进行鉴定，并将一审保全的经当事人质证的产品及相关鉴定资料提交鉴定中心。鉴定中心接受委托后，对西安秦邦公司、无锡隆盛厂、上海锡盛公司分别进行了鉴定告知工作，并于2006年12月20日前往无锡隆盛厂实地勘验。2006年12月25日，无锡隆盛厂以未生产为由，拒绝鉴定人员进行现场勘验。期间，无锡隆盛厂、上海锡盛公司对鉴定事宜作了进一步说明：1、就西安秦邦公司专利权利要求1中第(2)、(3)、(4)项载明的技术特征与无锡隆盛厂所使用的工艺方法相应的特征是否相同；是否使用了西安秦邦公司权利要求1中所述的“塑料薄膜与金属箔带表面进行凹凸不平的非纯平面粘合”这一必要技术特征作为鉴定内容。一审遂告知无锡隆盛厂、上海锡盛公司其不申请鉴定的内容，视为与西安秦邦公司权利要求书记载的技术特征相同或等同。2007年1月20日－21日，鉴定中心再次前往无锡隆盛厂实地勘验后，于2007年3月10日组织了由陕西、北京、四川、河南等地专家组成专家组，对双方的生产方法进行了技术鉴定。
2007年3月13日，鉴定中心作出鉴定意见认为：无锡隆盛厂、西安秦邦公司生产的“铝塑复合带”为同样产品；本案专利的权利要求1所述的必要技术特征由(1)-(6)个步骤组成，分别概括为(1)预热处理；(2)单面复合；(3)翻面复合；(4)后热处理；(5)速度、温度调整；(6)冷却收卷。无锡隆盛厂的生产方法中有三个步骤(预热处理，速度、温度调整，冷却收卷)与权利要求1的步骤(1)、(5)、(6)相同；有三个步骤(单面复合、翻面复合、后热处理)与权利要求1的步骤(2)、(3)、(4)等同。鉴定中心将技术特征作了对比，载明：专利权利要求1为“将塑料薄膜与金属箔带表面进行凹凸不平的非纯平面粘合，使复合带与光缆、电缆纵包模具或定径模具之间形成点接触，以减小摩擦力，避免电缆起包、漏气、脱膜及断带。”无锡隆盛厂产品生产方法为“铝箔表面与塑料膜之间为传统工艺下的平面粘合”。这是二者对其产品的各自表述。专利权利要求1具体特征(1)为“将原金属箔带开卷伸直，进行前预热处理”。无锡隆盛厂的产品生产方法为“将原铝箔带开卷伸直，进行前预热处理”，二者相同(隆盛厂认可)。特征(2)为“将塑料熔体或塑料膜通过温度为35℃-80℃，直径为ф240mm-ф600mm，目数为40目-85目的粗糙面细目钢辊，与直径为ф160mm-ф480mm传动金属箔带的挤压辊，相互转动，使塑料膜的表面形成0.04-0.09mm厚的凹凸不平粗糙面，热挤压在金属箔带一面的基材上”。无锡隆盛厂的产品生产方法为“将塑料熔体或塑料膜通过温度为*℃(无锡隆盛厂认可特征相同)，直径为ф320mm的粗糙面细目钢辊，与周长为590mm(直径约等于188mm)的传动金属箔带的挤压辊，相互转动，使塑料膜的表面形成Ral.8μm-5μm (实测Ra2.47μm-3.53μm)凹凸不平粗糙面，塑料膜的厚度为0.055μm-0.070μm，热挤压在金属箔带一面的基材上”。除细目钢辊的粗糙度外，无锡隆盛厂生产工艺的其他参数均在权利要求(2)步骤的范围中。细目钢辊的粗糙度决定了复合带塑料膜表面的粗糙度，通过复合带塑料膜表面的粗糙度间接推测出细目钢辊的粗糙度；当喷丸(喷砂)钢辊的粗糙度平均值为Ra3.418μm时，喷丸(喷砂)目数为75－100；因此二者等同。特征(3)为“将带有塑料膜的金属箔经过导辊、弹簧辊传动，再经倒向辊翻面，对另一面金属箔进行塑料膜热挤压复合处理”。无锡隆盛厂的产品生产方法为“将带有塑料膜的铝箔经过导辊、翻向辊，对另一面铝箔实现涂覆加工”。二者采用的技术手段基本等同，实现的功能基本相同，达到的效果基本相同；此技术特征等同。特征(4)为“将复合处理后的复合带通过运行时线速度为10m／min-80m／min的导辊进入加热烘箱，进行后加热处理，加热温度为250℃-400℃”。无锡隆盛厂的产品生产方法为“双面涂覆塑料的铝箔带进入后处理阶段，生产复合带线速度为8m／min，后加热处理温度为184℃”(但生产线仪表显示195℃)。该工艺步骤的作用之一是增强金属基带与塑料膜间的结合强度、剥离强度；在保证复合带质量的前提下，生产复合带线速度与后加热处理温度密切相关，提高线速度，则后加热处理温度必须相应提高。按照现场勘验无锡隆盛厂的工艺条件生产出的复合带的剥离强度未达到行业标准的技术要求。根据无锡隆盛厂工艺流程单及产品样品，其生产复合带的线速度为29m／min时，自检产品的剥离强度合格。当生产复合带的线速度为29m／min时，后加热处理温度应比线速度为8m／min时的后加热处理温度184℃有相当大的提高，因此二者等同。特征（5）为“根据传动线速度，调整加热温度，使复合带的粗糙度在后工序处理过程中破坏最小，并使拉毛的塑料表面形成新的带有圆弧过渡的凹凸不平粗糙面，以加强复合带的剥离强度和塑料塑化的定型”。无锡隆盛厂的产品生产方法为“根据传动线速度，调整加热温度”。二者相同(无锡隆盛厂认可)。特征(6)为“对后加热处理过的复合带进行冷却处理并收卷”。无锡隆盛厂的产品生产方法为“对后加热处理过的复合带进行冷却处理并收卷”。二者相同(无锡隆盛厂认可)。该鉴定意见注明，本案专利权利要求1中的“将塑料薄膜与金属箔带表面进行凹凸不平的非纯平面粘合，使复合带与光缆、电缆纵包模具或定径模具之间形成点接触，以减小摩擦力，避免电缆起包、漏气、脱膜及断带”和无锡隆盛厂所称的“铝箔表面与塑料膜之间为传统工艺下的平面粘合”是双方对其产品的各自表述。从本案专利说明书的内容和其工艺步骤看，权利要求1所实现的目的是为了在复合带塑料膜表面形成凹凸不平的粗糙面。从无锡隆盛厂的工艺步骤看，其目的也是为了在复合带塑料膜表面形成凹凸不平的粗糙面。
一审法院将鉴定报告送达西安秦邦公司、无锡隆盛厂、上海锡盛公司、西古公司后，无锡隆盛厂对鉴定报告提出异议，认为认定其产品与西安秦邦公司专利方法生产的产品是同样产品及三个等同的结论没有依据。2007年4月21日，鉴定中心经对无锡隆盛厂提出的问题进行复议后，出具了关于“‘铝塑复合带’的复议意见书”，内容载明：1、无锡隆盛厂、西安秦邦公司所生产的“铝塑复合带”是同样产品，理由是双方产品所用的原材料相同，包括铝箔和塑料；产品的结构相同，均采用流延工艺在铝箔两面复合乙烯-丙烯酸共聚物或乙烯-甲基丙烯酸共聚物；双方生产的产品执行标准相同。2、“非纯平面粘合”与“平面粘合”是双方当事人对其各自产品复合层结合面的各自表述。3、“粗糙度Ra”与“目数”的关系，此问题在中华人民共和国国家标准《表面粗糙度比较样块抛(喷)丸、砂加工表面》-GB6260.5-88及其相关解释中有明确的阐述。“目数为40目-80目的粗糙面细目钢辊”是指经喷砂(40-80目)处理的钢辊。鉴定意见所说的Ra3.418μm是指细目钢辊表面的粗糙度测试平均值。4、“使塑料膜表面形成0.04-0.09mm厚的凹凸不平粗糙面”与“无锡隆盛厂此阶段样品的塑料膜表面形成的Ra2.47μm的凹凸不平粗糙面”是两个不同的概念。5、无锡隆盛厂为专家组提供的生产现场的线速度是8m／min，温度为184℃，该技术特征不在专利保护范围之内，但经检测产品质量不合格。根据法院保全取得的无锡隆盛厂的《流延复合铝带生产工艺流程单》，其上记载的产品自检合格，生产复合带的线速度为29m／min，这已落入了专利保护范围。生产线的线速度与后处理温度有密切联系，线速度提高，其后处理温度也相应提高。
以上鉴定报告经当事人当庭质证和鉴定人出庭接受质询后，西安秦邦公司认为，鉴定意见中认定的技术特征等同应为相同；无锡隆盛厂、上海锡盛公司认为鉴定专家与西安秦邦公司及其代理人有着特殊的关系，且这种关系足以影响到鉴定行为的客观、公正，因此鉴定中心和鉴定专家应当回避未予回避，鉴定程序违法，鉴定结论无效；鉴定内容不客观和缺乏科学性，未按鉴定要求对双方产品是否相同进行鉴定；鉴定依据适用法律错误，技术特征对比缺乏事实依据，取样及测试不符合标准，遗漏测试情况。同时无锡隆盛厂、上海锡盛公司针对鉴定报告又提供证据证明：2005年10月12日，北京邮电大学自动化学院在举行教育基金颁奖大会暨校庆系列学术讲座报告会期间，上海网讯光缆材料有限公司(以下简称上海网讯公司)及杭某个人捐款5000元。2006年第6、7期《光通讯》杂志上发表了北京邮电大学华飞研究所王某、上海网讯公司杭某合作撰写的《通讯光缆电缆用金属塑料复合带的试验研究与分析》一文。2007年4月13-14日，由陕西省法学会科技法学研究会主办、西安交通大学知识产权研究中心和西安秦邦公司共同承办的“建设‘创新型陕西’科技法学理论与实务高级研讨会”在西安召开。会议由陕西省法学会科技法学研究会会长马某主持，鉴定中心侯某、西安秦邦公司杭某在会上分别作了发言。鉴定中心认为，王某参加鉴定是受其单位北京邮电大学指派，且在鉴定前已将鉴定人员告知当事人，无锡隆盛厂、上海锡盛公司均表示不申请回避；至于王某是否与他人合作写文章，鉴定中心并不知悉；鉴定中心工作人员参加研讨会属正常的学术交流，并非回避的理由；同时鉴定中心还对相关技术问题进行了说明。