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来源：知识产权那点事
作者：上海市协力（郑州）律师事务所 刘侃侃
笔者近日为一笔专利权转让交易提供法律服务。在双方接洽过程中，笔者既感受到了工程技术人员为研发工作所付出的辛苦和努力，同时又感受到了企业家经营管理公司如履薄冰的谨慎。由于双方对这笔交易都十分看重，因此在交易中都力求己方利益最大化及可视化。这本无可厚非，但双方过于看重眼前利益，反而对于长远利益和合作共赢的重要性有些忽略。有感于此，笔者希望在本文中对此类交易的常见模式进行分析，力求为双方提供既维护双方短期利益，又维护双方长远利益，同时尽力促成双方长期合作的一个共赢交易模式。
为叙述方便也为读者阅读方便，除了在案例一节中使用明确的当事人姓名/名称之外，不论其法律关系是否为买卖，本文一律将拟收购专利权一方称为买方，将拟转让专利权一方称为卖方。
1、 探究的角度与定位
笔者认为，一个市场是否繁荣，取决于该市场的交易是否活跃。一个市场的交易是否活跃，取决于该市场当中活跃买家的数量。从供求关系调节市场的机制来看，活跃买家越多，市场就越加繁荣。即使市场当中的卖家和交易标的物稀少，也会由于卖方市场的行情看涨，而吸引越来越多的卖家带着交易标的物进入市场交易，使该市场中形成的交易量增多。在专利权转让市场同样存在前述现象。因此，本文将以买方角度探究交易模式。从个案来看，从买方角度考虑的交易模式会使买方略微占优，但从宏观的长远眼光看，从买方角度考虑的交易模式有利于阻隔“垃圾专利”及其专利权人，为买方防范法律风险，增加买方对交易的信心，从而促成交易，加速专利权的转化。
2 、案例
王工程师个人研发了一项生产工艺，该工艺与原有的生产工艺的流程有较大不同，但解决了技术问题，达到了技术效果，2014年，王工为该工艺申请的方法专利获得授权。王工对该专利方法进行进一步深挖的时候遭遇了资金瓶颈，开发工作陷入停顿。大乘有限责任公司是该领域内颇具实力的一家企业。大乘公司在经营中发现王工的专利方法恰好可以解决其生产中存在的问题，愿意以优惠价格收购该专利权。大乘公司通过与王工沟通，对王工的后续开发工作很感兴趣。双方对转让2014年的方法专利已经达成了初步意向，但大乘公司对该方法专利后续开发的相关问题举棋不定。交易双方需要找到一个能妥善处理该专利的后续开发问题的交易模式。（为保守客户商业秘密和当事人个人隐私，本案例与实际有所出入，当事人姓名、名称均为化名。）
3 、交易的前提
交易的第一个标的是2014年授权的方法专利，后续开发也是围绕该方法专利展开。因此，交易的核心是该专利权。本笔交易的前提是该专利权的权属是否归属于王工以及该专利权是否稳定。
3.1 专利权的权属
许多当事人确认专利的权属时喜欢习惯性的查看证书，这个方法是错误的。根据《专利法》第三十九条：“发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。发明专利权自公告之日起生效。”专利权自公告时才生效，并不是收到国知局专利证书之时。同时，专利权证书上不记载该专利是否存在质押的信息。
根据《专利法实施细则》第八十九条：“国务院专利行政部门设置专利登记簿，登记下列与专利申请和专利权有关的事项:（一）专利权的授予；（二）专利申请权、专利权的转移；（三）专利权的质押、保全及其解除；（四）专利实施许可合同的备案；（五）专利权的无效宣告；（六）专利权的终止；（七）专利权的恢复；（八）专利实施的强制许可；（九）专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更。”专利登记簿上记载的信息更为全面、具体，不但可以根据专利登记簿记载的信息确认专利权人，还可以根据这些信息初步判断该专利是否存在相关第三方以及专利权人是否涉诉和专利权是否稳定等情况。因此，在确认专利权的权属时应当查询专利登记簿，必要时要求卖方提供国知局提供专利登记簿副本。
3.2 专利权是否稳定
评价专利权的稳定性主要是看该项专利权效力范围的确定性如何，是否会因为其专利本身的实质条件不足而导致该项专利权的部分或全部无效，能否在收到干扰后迅速脱离不确定的法律状态，回复到正常的权利状态[1]。已经公告授权的专利并非就可以高枕无忧，根据《专利法》第四十五条：“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。”如果交易的专利权在完成转让手续后被宣告无效，不光用于收购专利权的资金打了水漂，而且关于后续开发的一系列法律、财务等问题都成了无源之水。因此，交易之前买方必须对专利权是否稳定进行确认。
优质检索是保障发明专利的专利权稳定性的关键[2]。审查员在进行专利审查的时候检索到的对比文件都会记载在专利申请的案卷中。根据《专利法实施细则》第一百一十八条，“经国务院专利行政部门同意，任何人均可以查阅或者复制已经公布或者公告的专利申请的案卷和专利登记簿，并可以请求国务院专利行政部门出具专利登记簿副本。”因此，判断拟交易专利权的稳定性应当查阅该专利申请的案卷。买方在必要时可以考虑对其进行再次检索，以判断该专利的“三性”。前文已述，专利登记簿上记载的专利权的无效宣告方面的信息对判断专利权是否稳定同样具有重要参考价值。被无效宣告的理由和证据也是判断该专利“三性”的依据。
4 、典型交易模式探究
4.1 模式一：专利权和涉及后续开发的技术资料一并收购
根据《专利法》第十条的规定，转让专利专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。买卖双方可以将专利权转让及涉及后续开发的技术资料的转让通过一份合同规定，也可以将专利权转让内容作为主合同，将涉及后续开发的技术资料转让作为从合同。无论采取何种合同形式，合同中对于主要标的专利权转让后的风险——专利权被无效掉的风险，必须做出约定，在买卖双方中分配相应的风险承担责任。
对于后续开发技术涉及的资料，不能在合同中统称为技术资料。技术资料的最终表现，根据不同的行业领域一般为图纸、配方、工艺流程等。但处于开发阶段的技术资料远不止以上几种，单单图纸、配方、工艺流程等都会存在多个版本，除此以外还包括技术秘密、实验数据、配套工装夹具和专用机床等设备图纸、开发人员笔记、开发人员会议纪要、配套厂商名单、试制品QE文件等。签订合同之前买方应当组织工程技术人员和知识产权律师组成的团队与卖方深入沟通后续开发的思路、进度、技术资料等问题，如有必要，应当开展尽职调查以确定后续开发技术资料的完整性。
此种交易模式的优点是，交易完成以后买方不受卖方牵制，可随意使用专利权；可使用买方自己的研发人员进行后续开发，开发流程便于监控；获得的技术也可独立享有专利申请权；手续相对简便，需要在国知局办理专利权转让登记。
此种交易模式的缺点是，由于将卖方与专利权及后续开发的关系剥离得较为彻底，卖方的报价会比较高；专利权以及后续开发涉及的非纸质技术资料的移交难以利用合同规定；更换开发团队会大概率的拖长研发周期；开发成本和技术风险由买方承担。
4.2 模式二：收购专利权后委托卖方后续开发
关于收购专利权部分同模式一，此处不再赘述。
由于卖方将专利权转让给买方与买方委托卖方进行技术开发并没有逻辑上的必然联系，二者也不是同一法律关系，因此，委托卖方后续开发应当单独订立一份书面合同。单独订立一份合同还有一层考虑，就是如果委托后续开发合同出现争议，导致解除合同或者宣告合同无效等，不会影响到专利权转让合同的效力。
委托卖方进行后续开发的合同必须对后续开发所形成的专利的申请权和该专利的实施权做出明确约定。根据《合同法》第三百三十九条，“委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于研究开发人。研究开发人取得专利权的，委托人可以免费实施该专利。研究开发人转让专利申请权的，委托人享有以同等条件优先受让的权利。”如果委托后续开发合同中没有约定，则开发所形成的专利的申请权归属于开发方，即归卖方所有，买方仅享有免费实施该专利和优先受偿权。如果卖方许可第三方使用后续开发形成的专利，买方无权阻止，只能使用依据基础专利的专利权主张第三方的使用行为侵权。除了通常条款以外，合同还应当对交付后续开发全部技术资料和告知全部技术秘密、开发费用的支付方式、开发周期的限制、开发人员的保密责任、开发失败相应问题的处理等问题做出约定。
此种交易模式的优点是，买方获得专利权所需支付的资金较小；买方所承担的后续开发的成本与技术风险可以通过委托开发合同转移给卖方；手续相对简便，需要在国知局办理专利权转让登记。
此种交易模式的缺点是，买方支付给卖方的后续开发劳务费用难以详细计算，金额不易把控；专利权以及后续开发涉及的非纸质技术资料的移交难以利用合同规定；买方对于后续开发过程的监控力度较小。
4.3 模式三：卖方以专利权及后续开发的非专利技术出资入股买方公司
根据《公司法》第二十七条，“股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。”前述两种模式的本质是专利权转让行为，此种交易模式的本质不同于前述两种模式，是一种投资入股行为，因此同样需要订立书面合同。值得注意的是，由于各地各级工商行政管理部门的细节性规定略有不同，投资入股的合同可能需要使用受理买方登记的工商行政管理部门要求的格式合同，或者经其审核。投资入股合同中应当对卖方持股比例、分红方式、表决权等做出约定。
卖方入股买方后，通常会主持后续开发工作。此时，卖方于卖方又存在劳动法律关系。根据《劳动合同法》第七条，“用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。”根据《劳动合同法》第十条，“建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。”因此，双方应当签订劳动合同。企业与劳动者通常使用人力资源与社会保障局的格式合同，但由于双方存在多层法律关系，在此种情况下，买方不能仅仅用这个格式合同与卖方签约，还应在格式合同的基础条款之外加入关于保密责任，竞业禁止等方面的详细约定。
买方公司吸纳新股东入股首先买方公司章程（以下称《章程》）必须允许新股东加入。接着，应当确定卖方入股的持股比例和分红方式。然后，依照《章程》和《公司法》的规定程序修改《章程》，将卖方的股东姓名、持股比例、分红方式、表决权等写入《章程》。最后，到受理买方登记的工商行政管理部门办理变更登记手续。
买卖双方按照此种交易模式的最后结果是双方“喜结良缘”，卖方入股了一家业内颇具实力的公司，获得了一个不错的职位和长期稳定的分红收益，可以专注于后续开发。后续开发工作有了买方的支持，资金瓶颈随之不复存在，买方把控后续开发的过程中可以及时根据市场风向，调整开发方向，从而加速技术转化的周期。买方以“分期付款”加期权的方式获得了一件专利，一位技术人才，和对后续开发的完全把控，以较少的资金，完成了一笔长期的投资。笔者认为，此种交易模式是皆大欢喜的共赢交易模式。
此种交易模式也有其缺点：1、对专利技术本身的“含金量”要求较高；2、手续较为繁琐，除了国知局方面的手续之外，还要办理召开股东会、形成决议、修改章程、工商变更等手续（如果买方是上市公司或者挂牌公司，所需手续会更为繁琐）；3、双方的诚信和对交易、合作抱有的诚意也是决定此种交易模式成功实现的关键。
第三种交易模式需要“天时地利人和”。不过，相信在我国专利申请量跃居世界第一、有价值高价值专利数量飞速增加、企业管理愈加科学正规、市场参与者诚信度不断提高、创新创业风潮和价值投资风潮的流行的多重背景下，此种交易模式会被越来越多的采用。
参考文献：
[1]叶云开.专利权稳定性问题研究[D].重庆：西南政法大学.2006：12
[2]孙迪.从专利权的稳定性看专利审查.中国发明与专利.2013（5）：1