合肥知识产权律师网
来源：南京知识律师事务所-中国知识产权研究会团体会员
作者：陈 静
2016年10月20日上午，北京知识产权法院公开开庭审理了原告株式会社普利司通（简称普利司通）诉被告北京永兴基业轮胎有限公司（简称永兴基业）、盛泰集团有限公司（简称盛泰集团）侵犯外观设计专利权纠纷一案。普利司通诉称在市场上发现了大量由被告盛泰集团制造、销售和许诺销售，由被告永兴基业销售和许诺销售的胎面花纹型号为A399的轮胎产品，该产品侵犯涉案外观设计专利权（涉案外观设计专利见图1）。据此，原告普利司通请求法院判令：第一被告永兴基业立即停止侵犯涉案专利的行为，并赔偿因其侵权行为给原告带来的经济损失10万元；第二被告盛泰集团立即停止侵犯涉案专利的行为，并赔偿因其侵权行为给原告带来的经济损失2691余万元；……。
经初步检索，普利司通目前拥有的涉及汽车轮胎及汽车相关部件的外观设计专利约800余件，该公司自2001年起即开始了外观设计专利维权行动，在中国启动相关专利维权诉讼百余起。国内汽车轮胎厂商与其之间的外观设计专利战似乎愈演愈烈，诉赔额也节节升高。
对照普利司通上述“新仇”，笔者拉出普利司通在六年前所取得的最高院最终支持其维权诉请、实现翻盘的一个“旧恨”案例（涉案外观设计专利见图2），借此探讨一下外观设计专利侵权诉讼的那些套路。
最高院（2010）民提字第189号案案情简介：
2006年11月30日，一审原告普利司通起诉至北京市第二中级人民法院称，2000年12月27日，原告依法向中华人民共和国国家知识产权局（以下简称国家知识产权局）申请名称为“机动车轮胎”的外观设计专利，并获得了授权（ZL00348649.4）。现普利司通发现一审被告杭廷顿公司未经其许可，制造、销售与其上述专利外观相近似的BT98型轮胎，该行为侵犯了其上述专利权；邦立信公司作为销售商，未经普利司通许可销售了杭廷顿公司制造的BT98型轮胎，亦构成对普利司通上述专利权的侵犯。故请求法院判令杭廷顿公司停止制造、销售花纹编号为BT98的全部规格的轮胎的行为，在普利司通监督下销毁侵权模具和现存侵权产品，从销售商处收回并销毁未售出的侵权产品，判令杭廷顿公司赔偿普利司通经济损失及为调查和制止侵权行为所支付的费用、代理费等共计人民币30万元，判令邦立信公司停止销售BT98型轮胎。
一审被告辩称：
1、普利司通的本案专利抄袭了他人在1990年《轮胎胎面设计指南》一书中发表的名称为DeltaZ38（P）的外观设计，不应当被授予专利权。杭廷顿公司已向国家知识产权局专利复审委员会提出了无效宣告申请，本案应当中止审理。
2、杭廷顿公司制造的BT98型轮胎与普利司通的本案专利相比，在外观上不构成相同或者相近似。
一审法院经审理认定：
普利司通的ZL00348649.4号专利的外观设计与杭廷顿公司制造的BT98型轮胎的外观设计相对比，二者在主胎面上存在以下相近似之处：１、主胎面均由３个沿圆周方向的环状沟槽分割成４个环状接触面，并且每个环状接触面的宽度大致相同；２、每个环状沟槽均由折线构成，并且两者的每个折线的尖锐角度是大致相同的；３、在中间２个环状接触面上，有多条大致沿横向分布的细沟槽；４、每条横向细沟槽均呈向左上方倾斜的折线状，具有一定的宽度；５、胎面上分布的每个菱形花纹块的４条边均由折线构成；６、最外侧圆周上有长短矩形沿圆周方向均匀间隔排列的小凹槽。
涉案BT98型轮胎与DeltaZ38（P）外观设计相比，二者具有以下相近似之处：１、主胎面均由３个沿圆周方向的环状沟槽分割成４个环状接触面，并且每个环状接触面的宽度大致相同；２、每个环状沟槽均由折线构成，并且两者的每个折线的尖锐角度大致相同；３、在中间２个环状接触面上，有多条大致沿横向分布的细沟槽；4、每条横向细沟槽均呈向左上方倾斜的折线状，具有一定的宽度；５、胎面上分布的每个菱形花纹块的４条边均由折线构成；６、最外侧圆周上有长短矩形沿圆周方向均匀间隔排列的小凹槽。涉案BT98型轮胎与DeltaZ38（P）外观设计对比，不同之处仅在于DeltaZ38（P）的小菱形花纹块在形状上较为扁长。
一审法院进一步认为：在具体运用现有设计抗辩原则时，只需对被控侵权产品与被控侵权人举证的现有设计是否构成相同或者等同作出判断；且在进行外观设计近似性判断时，应当以普通消费者的审美观察能力为标准，进行整体观察与综合判定，既要从二者的主要设计部分进行比较，又要进行整体比较。涉案专利产品与被控侵权产品的主胎面是比较的重点。将涉案BT98型轮胎与DeltaZ38（P）外观设计进行比较,在上述主要设计部分上亦构成相近似，差别仅在于DeltaZ38（P）外观设计的小菱形花纹块在形状上较为扁长。结合整体比较后，二者仍构成相近似的外观设计。因此，杭廷顿公司提出的现有设计抗辩成立，其行为不构成对普利司通的“机动车轮胎”外观设计专利权的侵犯。由于邦立信公司销售涉案BT98型轮胎的行为亦不构成侵权，故对普利司通在本案中提出的诉讼请求，不予支持。
普利司通不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。二审法院经审理认定：在判断外观设计是否相同或者相近似时，应当基于一般消费者的知识水平和认知能力进行评价。普利司通在上诉状中所提到的被控侵权产品与现有设计之间的六点区别，系对两者主胎面局部放大图的细节进行对比而得出的。由于一般消费者在整体观察、综合判断的方式下不会注意到产品的形状、图案以及色彩上的微小变化，因此上述六点细微区别不足以对汽车轮胎尤其是其主胎面的整体视觉效果产生显著影响，被控侵权产品与现有设计构成相近似的外观设计。因此，普利司通关于一审判决错误认定两者近似的主张，缺乏事实和法律依据，不予支持。北京市高级人民法院于2007年12月18日作出（2007）高民终字第1552号民事判决：驳回上诉，维持原判。
普利司通不服上述二审判决，向最高院申请再审。
最高院经审理认为：对于本案机动车轮胎产品而言，主胎面的设计对于产品的整体视觉效果更具有显著影响，是三者对比的重点所在。本专利与现有设计DeltaZ38(P)外观设计在主胎面上花纹块的形状、外侧环状接触面外缘的横沟槽的深度、环状沟槽的弯折度以及中央环状沟槽底部的凸起颗粒设计等方面均有较大区别，这些区别使得本专利与现有设计相比产生了显著不同的整体视觉效果。被控侵权产品BT98型轮胎在主胎面上花纹块的形状、外侧环状接触面外缘的横沟槽的深度、环状沟槽的弯折度以及中央环状沟槽底部的凸起颗粒设计等方面，均利用了上述区别点，因而上述区别点同样构成被控侵权产品与现有设计的区别点。与被控侵权产品设计同现有设计的近似点相比，这些区别点对二者的整体视觉效果更具有显著影响。从一般消费者的眼光来看，被控侵权产品设计具有与现有设计既不相同也非实质性相似的整体视觉效果。将被控侵权产品BT98型轮胎与本专利相对比，两者在主胎面上菱形花纹块的设计、外侧环状接触面外缘的横沟槽的深度、环状沟槽的弯折度以及中央环状沟槽底部的连续点状凸起颗粒设计等方面均相同，其主要区别仅在于环状沟槽和横向细沟槽所形成的两个左右相邻的花纹块的位置稍有不同。相对而言，这一区别显然属于细微差异，一般消费者难以注意到，不足以使二者产生不同的整体视觉效果。因此，被申请人的现有设计抗辩不能成立，被控侵权产品BT98型轮胎落入本专利的保护范围。据此，撤销一、二审判决；判决被申请人停止侵权行为，并赔偿株式会社普利司通经济损失以及为调查、制止本案侵权行为所支付的合理开支共计人民币30万元。
律师评析：
在外观设计专利侵权纠纷诉讼中，被诉侵权方通常采用抗辩手段包括：
一，不侵权抗辩
二，现有设计抗辩
三，合法来源抗辩
在上述抗辩存在可能不被支持风险的状况下，被诉侵权方还会同时启动对涉案外观设计专利的无效宣告请求程序，以求得诉讼审理中止并通过最终无效涉案专利权来消灭侵权诉讼。
其中最便利、最经济、最彻底的抗辩，应当是现有设计抗辩。现有设计抗辩是专利侵权纠纷中被控侵权人有证据证明其实施的设计属于现有设计，因而不落入涉案外观设计专利权保护范围的一种抗辩事由。如果被诉侵权方的现有设计抗辩主张被法院判决支持成立，可能会获得一石二鸟的效果，即让专利维权人在维权诉讼中折戟沉沙，又让专利维权人的专利加上了“作废”标签。正因为如此，当遇到被告现有设计抗辩成立的判决时，专利维权人会坚持争取到底，诉讼双方在此焦点上的争议也最为激烈。
在本案中，一、二审法院与最高院对于现有设计抗辩的比对判断思路及方法存在显著区别。
最高院认为：判断被控侵权人的现有设计抗辩是否成立，当然首先应将被控侵权产品的设计与一项现有设计相对比，确定两者是否相同或者无实质性差异。如果被控侵权产品的设计与一个现有设计相同，则可以直接确定被控侵权人所实施的设计属于现有设计，不落入涉案外观设计专利保护范围。但是，如果被控侵权产品的设计与现有设计并非相同，则应进一步判断两者是否无实质性差异，或者说两者是否相近似。
实质性差异的有无或者说近似性的判断是相对的，如果仅仅简单地进行被控侵权产品设计与现有设计的两者对比，可能会忽视二者之间的差异以及这些差异对二者整体视觉效果的影响，从而导致错误判断，出现被控侵权产品设计与现有设计和外观设计专利三者都相近似的情况。因此，在被控侵权产品设计与现有设计并非相同的情况下，为了保证对外观设计专利侵权判定作出准确的结论，应以现有设计为坐标，将被控侵权产品设计、现有设计和外观设计专利三者分别进行对比，然后作出综合判断。在这个过程中，既要注意被控侵权产品设计与现有设计的异同以及对整体视觉效果的影响，又要注意外观设计专利与现有设计的区别及其对整体视觉效果的影响力，考虑被控侵权产品的设计是否利用了外观设计专利与现有设计的区别点，在此基础上对被控侵权产品设计与现有设计是否无实质性差异作出判断。
也就是说，最高院认为：一、二审判决在被控侵权产品的设计与现有设计并不相同的情况下仅对二者进行对比，即作出现有设计抗辩成立的结论，该侵权对比判断方法有所失当。同时，最高院在本案中还指出：作为判断外观设计相同或者相近似的主体的一般消费者，其应当对现有设计中的惯常设计和常用设计手法具有的一定了解。在一般消费者的这种知识水平和认知能力的前提下，不同外观设计之间在惯常设计或者常用设计手法上的相同或者相近似之处对于二者的整体视觉效果不具有显著影响。因此，在外观设计专利侵权判定中，即使被控侵权人未提出现有设计抗辩，也必须考虑现有设计中的惯常设计或者常用设计手法。即，以现有设计中的惯常设计或者常用设计手法为坐标，找出外观设计专利与惯常设计或者常用设计手法的区别点，考虑这些区别点对整体视觉效果的影响，在此基础上再运用整体观察、综合判断的方法对二者的整体视觉效果进行比较。当被控侵权人提出现有设计抗辩时，如前所述，除被控侵权产品的设计与现有设计相同的情况外，更应以现有设计为坐标，将该现有设计、外观设计专利和被控侵权产品设计三者分别进行对比，并在此基础上进行综合判断。此时，应特别注意被控侵权产品设计是否利用了外观设计专利与现有设计的区别点，因而与外观设计专利产生了无实质性差异的整体视觉效果。
我们可以把最高院的上述观点进一步简化。假设涉案外观设计专利A、现有设计B、被诉侵权产品外观C三者之间均存在区别，在判断现有设计抗辩是否成立时，要进行以下比对和判断：
1、 对比被诉侵权产品外观C与现有设计B的区别点：X1、X2、X3；
2、 对比涉案外观设计专利A与现有设计B的区别点：Y1、Y2、Y3；
3、 上述两组区别点均属于惯常设计范围或细微差异吗？如果是，现有设计抗辩成立；如果不是，继续；
4、 对比被诉侵权产品外观C与涉案外观设计专利A的区别点和相同点：如果区别点Z1、Z2、Z3与第二组区别点Y1、Y2、Y3无涉，而相同点却包含或涉及了第二组区别点Y1、Y2、Y3，则现有设计抗辩不成立。
当然，我们还可以在此公式下继续演绎各种情形，以试图让外观设计无实质差异判断尽可能地客观和合理。
在这个10年前的案件中，普利司通最终取得了获赔30万元的维权胜利，在最近的这个维权诉讼案件中，普利司通是否还能如愿以偿地获得2700万元侵权赔偿的胜利？被告的现有设计抗辩能否有效阻击普利司通的外观设计专利权？我们拭目以待。