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文/楼先英 孙浩洸 袁嘉琦 金杜律师事务所
随着2015年底最高人民法院就“PRETUL案件”[1]作出了（2014）民提字第38号判决，关于“OEM[2]商标使用是否构成侵权”的问题成了2016年的一个热点。特别是，虽然最高院对于这个问题给出了一个答案，但是并未就伴随而来的衍伸问题进行解释，而现在这些问题也都摆在了人们面前。本文将结合北京知识产权法院审理的另外两个相关案件，对最高院的上述判决进行进一步解读。
OEM话题的历史发展
2001年的耐克公司诉嘉兴市银兴制衣厂等的商标权侵权纠纷案[3]是我国OEM商标侵权第一案。在该案中，深圳市中级人民法院认为，“西班牙公司虽然对耐克商标拥有合法的专有使用权，但是商标权具有地域性，在中国法院拥有司法权的范围内，被告未经原告许可，以商业目的在中国境内委托制造并出口标识为耐克的男滑雪夹克构成对原告的侵权”，也就是说认定构成侵权。
该案公布后，有不少人持反对观点，认为该案中的OEM行为不应当构成商标侵权：第一，侵犯商标权其本质是对商标识别功能的破坏，使一般消费者对商品来源产生混淆误认，而涉外定牌加工的商品并未进入我国的流通领域，不会被我国的相关公众接触到，并未发挥区分商品来源的作用，故不会造成消费者混淆误认的可能[4]；第二，定牌加工行为不会对商标权利人在境内的产品市场带来任何实质性的损害，也不会对其享有的商标权利造成损害；第三，定牌加工的实质为《合同法》中所指的加工承揽的合同关系，因此，承揽人的行为不应认定为商标法意义上的使用[5]。
上述争论直接从后续司法实践中得到了反映，不同地域的法院对该问题始终存在不同认识。例如在JOLIDA案[6]中，上海市高级人民法院指出，“被上诉人（境内加工方）接受案外人美国JOLIDA公司委托所生产、出口的涉案产品未在中国境内销售，不会造成境内相关公众的混淆和误认。另外，在定牌加工关系中，境内加工方在产品上标注商标的行为形式上虽由加工方所实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方，涉案产品所贴商标只在境外具有商品来源的识别意义，并不在境内市场发挥识别商品来源的功能，因此被告的行为不构成对原告商标专用权的侵犯”。
又如，江苏省高级人民法院在（2015）苏知民终字第00036号判决书[7]中提出了另一种观点，法院认为，虽然被告的行为属于涉外定牌加工，但其明知原告涉案‘东风’商标为驰名商标，却仍受托贴牌生产，在被控侵权产品上使用与原告相同的商标，未尽到合理注意与避让义务，损害了原告的利益，侵犯了原告的注册商标专用权。
同时，上述争论也反映在法院系统的一些审判指导性意见中。北京市高级人民法院2004年2月18日发布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第十三条指出，定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。然而，其稍晚在2006年2月13日《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中却又提出了不同的观点，其中第二十一条要求承揽加工带有他人注册商标商品的一方对定作人是否享有注册商标专用权进行审查，否则与定作人构成共同侵权。随后，最高人民法院2009年4月21日《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》重申了加工方必要的审查注意义务，但依然没有对定牌加工行为是否构成侵权作出明确的判断。
PRETUL案件
PRETUL案的重要意义在于，其对定牌加工是否属于商标法意义上的商标使用行为、是否侵犯商标专用权第一次做出了明确的回答，对于在后案件的审理具有指导性意义。
在PRETUL案中，莱斯公司于2010年3月27日经原商标权人转让，获得“PRETUL及椭圆图形”商标在中国的专用权（第6类），而案外人储伯公司系墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”注册商标权利人（第6类、第8类）。2011年，储伯公司授权亚环公司按照其要求生产标有PRETUL商标的挂锁，并全部出口墨西哥。莱斯公司认为亚环公司的贴牌加工行为侵犯了其对PRETUL商标的专用权。
最高法院在提审判决中，明确认定OEM行为不属于商标使用行为，且亚环公司的行为对莱斯公司不构成商标权侵害。最高法院认为，首先，亚环公司所贴商标在中国境内不具有识别商品来源的商标基本功能。“亚环公司使用商标的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，是为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供必要的技术性条件。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，其行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为”。其次，是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标不发挥识别作用、不构成商标使用的情况下，判断是否在相同或类似的商品上使用相同或近似的商标而导致混淆，并不具有实际意义。
上述分析与最高法院在（2012）行提字第2号判决书[8]中的意见一致。在该案的判决中，最高法院同意了二审法院的观点，认为涉案行为不属于商标法意义上的商标使用行为，因为“（境外商标权人）委托中国大陆境内厂家生产加工的商品专供出口，且宣传、报道等均是在境外，故不能证明‘無印良品’商标在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓”。
新的问题
最高法院在PRETUL案件中的分析和结论虽然为OEM是否构成侵权的争论划上了句号，但其并未对一些衍伸出来的法律问题进行解答。事实上，伴随着PRETUL案件的判决，这些法律问题甚至比以前显得更加突出。
例如，一个重要问题是，按照PRETUL案的逻辑，商品未进入本国市场，不会构成混淆，因此不构成商标意义上的使用。那么对于一些外向型企业来说，其生产的产品虽然不是OEM，但是仍然全部用于出口，这样在其生产过程中的商标贴附行为是否也会被认定为非商标使用？类似的问题还有，如果出口中的商标贴附行为不认为是商标使用，那么出口企业的商标如何维持其注册？
在北京知识产权法院裁定的两个和加工出口相关的案件中，即“SODA案件”[9]和“DCLSA案件”[10]，北京知识产权法院均认为相关公司的出口产品在其生产环节中的商标贴附行为应当构成商标法意义上的商标使用行为，这似乎与最高法院在PRETUL案中的态度形成了冲突。但是在将这两个案件与PRETUL案进行仔细对比后，我们发现它们在案件事实方面存在本质性差别，并且正是因为这些区别，导致最终得出了彻底相反的结论。
在PRETUL案中，储伯公司（委托方）在境外享有商标专用权，亚环公司（被委托方）在境内完全按照储伯公司要求进行贴牌加工，并且所生产的全部产品均被销售给了储伯公司用于其后续在境外的销售。而在DCLSA案中，镇江锁厂是诉争商标在中国大陆境内的专用权人，其并非接受任何人的委托进行生产，而是自主决定并进行了整个生产和后续的出口过程。在整个生产和出口过程中，商标权人镇江锁厂的意志得到了完整的体现。在SODA案中，商标专用权人明季公司先后两次签订合同，授权中国境内的新鸿厚公司“非专属性使用SODA商标以生产SODA时尚品牌服装饰品”，以及“授权JF新鸿厚/GF盛富公司,在境内非专属性使用SODA商标以生产相关商标之服装和商品,以供出口贸易外销东南亚地区……”从现有证据看，明季公司并未对被许可人新鸿厚公司以及JF新鸿厚/GF盛富公司的生产、出口进行明确限定，而相关产品的出口也是由新鸿厚公司自主完成的（其先销售给境内的一家进出口公司，然后再由这家进出口公司实施出口）。在整个生产和出口过程中，新鸿厚公司和进出口公司的独立意志也得到了完整的体现。
上述区别首先使得这三件案件在定性上完全不同。PRETUL案是一个典型的OEM（定牌加工）案件，其实质上是委托加工，即境内公司的生产行为是接受境外商标权人的委托而发生的，并不体现独立的意志，其不是生产产品然后销售给委托方，而是向委托方提供产品加工的劳务。境内定牌加工公司是作为承揽人，依照境外定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付一定报酬。最高法院虽然没有在提审判决中对此明确说明，但是其“物理贴附”的表述已经隐含了这一结论。
反观DCLSA案和SODA案，DCLSA案中，镇江锁厂的生产和出口行为都是其独立决定并进行的，SODA案中，被许可人新鸿厚公司也是独立进行生产加工及后续出口，它们与境外进口公司之间是普通的买卖合同关系。在两个案子中，它们生产产品并贴附商标，整个生产过程自主可控，商标权人、被许可人的独立意志得到了完整的体现。
进一步地，虽然所有的三个案子中，相关产品均不在中国境内进行零售，但是对于商标在境内是否发挥了识别作用却存在本质上的差异。在是否构成商标法意义上的商标使用方面，需要特别注意的是，“中国市场”并不应当单指“零售市场”，也应当包括“批发”或者“出口”市场。
在PRETUL案中，亚环公司接受储伯公司的委托生产相关产品并仅仅交给储伯公司出口至境外，除了加工费以外，整个交易与中国没有任何关联。由于OEM性质和受限于与储伯公司的协议，亚环公司过去、现在以及未来均不可能就相关产品与任何境内外第三方发生联系。因此，才能得出结论：在定牌加工中贴附的商标不能实现识别该商品来源的功能，不构成商标法意义上的商标使用，不会对境内消费者造成混淆。
而在DCLSA案和SODA案中，出口商是在进行对外贸易，出口商向进口商销售商品的行为发生在中国境内。虽然在单笔贸易中，交易双方仍然仅限于特定主体，但这并不排除实施生产、出口的商标权人和被许可人在下次交易中可能选择不同的第三方作为交易主体。因此，这里的销售或出口行为本质上在面对不特定的第三方。另一方面，境外进口商在进口相关商品时，可以依据不同的商标将不同的中国出口商相区分，因此，所贴附的商标已经起到了识别商品来源的功能。
DCLSA案的判决中对此也作出了详细的阐述。法院认为，“所谓商标意义上的使用行为是指能够实现商标本质功能的使用行为。因商标的本质功能为其识别功能（即通过该商标识别商品或服务的提供者），而通常情况下只有商品已进入流通环节的情况下才可能起到识别作用”，同时“出口行为属于商品进入市场流通领域的行为”，因此出口行为原则上属于“商标意义上的使用行为”。
综上，虽然北京知识产权法院在DCLSA案和SODA案中与最高法院在PRETUL案中的结论不一致，但它们之间并不存在冲突。DCLSA案和SODA案其实针对的是贴附有商标的商品出口的另一种形式，即由生产者自主决定的出口行为。北京知识产权法院将这样的行为认定为“商标法意义上的商标使用行为”并无不妥，可以视为对最高法院PRETUL判决的补充。
小结
最高法院PRETUL案的最大意义在于确立了“OEM商标使用并不构成侵权”的原则，结束了OEM商标侵权案件裁判的乱状，并且也理清了对商标标识“商标性使用”与“非商标性使用”的关系。
但是，在理解判决书中对于“物理贴附行为”的解释时，不能简单地将“中国市场”理解为“中国零售市场”，也不能机械地认为凡是最终用于出口的产品，其生产过程中的商标贴附行为都是“物理贴附行为”，因此一律不构成商标使用。
通过对北京知识产权法院DCLSA案和SODA案的分析可以看出，生产商自主的出口行为与OEM行为完全不同，即使其生产的产品最终全部用于出口，其之前生产环节中的商标贴附行为仍然构成商标性使用。在判断生产环节中的商标贴附行为是否仅仅是“物理上的贴附”，是否构成“商标法意义上的商标使用”时，应当结合具体案情，着重考察两个问题：1.该生产产品和贴附商标的行为是否体现了生产者自己的独立意志；2.其出口行为是否可能面对不特定的第三方。
注：
1（2014）民提字第38号判决书，莱斯防盗产品国际有限公司诉浦江亚环锁业有限公司
2OEM（OriginalEquipmentManufacture）意指定牌加工，又称贴牌制造，指的是被委托方根据合同约定，为委托方加工使用特定商标或品牌的商品并将该商品交付给委托方，委托方依照合同支付加工费的行为。
3（2001）深中法知产初字第55号判决书，耐克公司诉嘉兴市银兴制衣厂
4李亚莉、戴国琛《中国涉外定牌加工的商标侵权认定》
5黄晖、冯超，万慧达知识产权代理有限公司《定牌加工商标侵权问题辨析》
6（2009）沪高民三（知）终字第65号判决书，上海申达音响电子有限公司诉玖丽得电子（上海）有限公司
7（2015）苏知民终字第00036号判决书，上海柴油机股份公司诉江苏常佳金峰动力机械公司
8（2012）行提字第2号判决书，株式会社良品计画诉中国工商行政管理总局商标评审委员会
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10（2015）京知行初字第408号判决书，镇江锁厂有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会