合肥知识产权律师网
作 者 | 陶 钧 北京市高级人民法院知识产权庭法官
九、损害赔偿数额如何进行准确界定
（一）问题的提出
虽然新《商标法》第六十三条对损害赔偿数额的确定规则进行了相应改动，体现了加大对权利人保障的立法精神，然而关于许可费如何进行确定、惩罚性赔偿如何适用、如何应用减轻权利人举证难度的规则、酌定数额中侵权行为的情节又当如何进行考量都需要进一步的精细化规定，才能防止类似案件所带来裁判结论的差异，降低社会公众产生“质疑”效应的可能性。
（二）解决对策
本文认为，在确定具体赔偿数额时，应当以赔偿数额与侵害商标权行为具有直接因果关系为基础，在综合对涉案商标的知名度和显著性、侵权情节、主观意图等要素进行考量的基础上，进行相应的认定。新《商标法》第六十三条确定了权利人实际损失、侵权人实际获利、酌定赔偿数额这三个视角依次确定具体数额的方式。
在确定具体的赔偿数额时，不能简单地将销售被控侵权产品的数量直接等同于正品的销售数量，进而以正品的单价确定赔偿数额。因为商标所标注的商品是多边的开放市场，购买者在选购被控侵权产品时有时存在明知商品为仿冒，但因价格低廉而进行选购的情形，即此类购买者在实际选购时，并不是正品的潜在消费者，故此情形下假冒商品的销售数量不能直接等同于正品的销售数量。因此，在计算权利人的实际损失时，若直接以前述方式进行确定，显然赔偿数额缺乏与侵犯商标权行为直接的对应性。同时，损害赔偿属于债权请求权的范畴，从其请求权基础的视角进行分析，直接的因果关系亦为其构成要件，故在实际确定赔偿数额时应当将与侵犯商标权行为具有直接的因果关系作为基本判断的逻辑起点。最高法院在“卡斯特”侵害商标权纠纷中[14]就指出，侵害商标专用权的赔偿数额为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，也就是说，赔偿数额应当与侵权行为之间具有直接的因果关系。
同时，在具体确定赔偿数额时，应当考量涉案商标的知名度、显著性、被控侵权人的主观恶意、侵权行为持续的时间、危害程度、表现形式、相关商品的市场情形等多种因素，综合进行认定。特别是新《商标法》将酌定的最高数额由50万元提升至300万元，在加大知识产权保护力度的同时，应当更加精细化的分析各要素的具体情形，甚至可以引入经济学的理论合理界定各因素所占的权重，从而在酌定的过程中确定具体的参考变量，固定计算的依据，确保以“同一化”考量方式得出相应的结论。
在“MONCLER”侵犯商标权纠纷中[15]，二审法院指出蒙克雷尔公司未举证证明其因被侵权所遭受的实际损失。诺雅卡特公司也未举证证明其因侵权所获得的利益或者其生产、销售服装的数量，亦无许可费可以作为参照，在考虑蒙克雷尔公司商标的知名度、被控侵权行为、情节等相关情况以及蒙克雷尔公司为制止侵权行为而支付的合理开支，最终确定了赔偿数额为人民币三百万元。
十、“三年不使用”抗辩的免赔规定如何进行适用
（一）问题的提出
新《商标法》第六十四条新增了商标“三年不使用”免除赔偿责任的规定，如何确定具体的“三年不使用”的起算日期，是以被控侵权行为发生日、截止日、还是原告起诉日为基准？同时该条款中的“三年不使用”与新《商标法》第四十九条第二款所规定的“连续三年不使用”是否具有相同的内涵与外延，并且《商标法实施条例》第六十七条中规定了“连续三年不使用”的例外情形，是否可以在“三年不使用”免除赔偿责任条款中也适当考虑此种例外情形，都是有待明确的内容。
（二）解决对策
新《商标法》是为了能从商标侵权救济的视角，充分激活商标资源、鼓励商标使用，适当规制通过商标注册进行商业维权，或通过转让获取利益的不当商业行为的滥化。商标的实际价值是通过不断的使用积累商誉，便于消费者识别与认知，而绝非通过注册而大量囤积商标资源，进而利用商业维权获取利益，阻碍商业社会的正常发展与繁荣，因此新《商标法》不仅延续了旧《商标法》中“连续三年不使用”的撤销制度，而且还从商标专用权保护的视角，将损害赔偿的确定与商标使用联系起来，从而更加全面的确立了鼓励商标使用、诚实信用注册商标的基本价值引导。
由此，新《商标法》第六十四条所规定的“连续三年不使用”与该法第四十九条第二款所规定的“连续三年不使用”从设立的价值、初衷、目的上具有一致性与延续性，因此《商标法实施条例》中第六十七条所规定的“不使用的正当理由”应当同样可以适用于新《商标法》第六十四条所规定情形。在此需要指出，正是基于该法第六十四条与第四十九条内在价值的一致性，在适用的具体规则，特别是关于第六十四条所规定“三年不使用”的时间节点上，可以借鉴第四十九条的适用规则，即以起诉日向前倒推三年作为判断第六十四条适用的指定期间。然而，也应当注意，即使存在“连续三年不使用”的情形，但是若权利人能够举证证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人仍不能免除赔偿责任。
在具体认定“连续三年不使用”时，因该制度如上文所述，是为了督促商标权人对其注册商标在核定使用的商品或服务上真实、合法、规范、公开、有效地进行使用，从而发挥商标的实际效用，能够使相关公众基于注册商标区分提供商品或服务的不同市场主体，防止浪费商标资源，随意侵占公共资源。由此，商标权人自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定属于实际使用，即使在实际使用过程中的商标标识与核准注册商标标识存在细微差别，但只要未改变其显著特征的，相关公众能够识别为核准注册商标的，可以视为注册商标的使用。
关于在商标使用中“真实、合法、规范、公开、有效”的判断，可以进行如下认定：
一、所谓“真实”，系指诉争商标的使用行为应出于商标权人的真实意思表示，并且具有使用诉争商标达到区分商品或服务来源作用的主观意图，而非仅为浪费商标资源、侵占公共资源、通过转让等手段谋取利益，为维持诉争商标注册而进行的使用，或者并非基于商标权人的意志进行的使用。
二、所谓“合法”，系指诉争商标在指定使用商品或服务上的使用，不能违反国家法律、法规等强制性规定的要求，此中应当注意，所谓强制性规定一般应当限于效力性强制性规定，而不包括管理性强制性规定。
三、所谓“规范”，系指诉争商标在使用过程中一般应与其核准注册的商标标志与核定使用的商品相一致。因为我国采取商标注册制度，即通过法定程序注册，使商标获得专用权。专用权的本质要求商标权人根据其被核准注册的商标标志和商品进行规范的使用，否则可能会对他人的合法权利造成侵害，而商标的使用恰恰为商标专用权的有效体现。同时商标权的连续三年不使用的撤销制度本身不是为了惩罚商标权人，而是为了鼓励商标的使用，即便可以在一定限度内接受诉争商标在实际使用中的细微改变，但此种改变也应当确保在相关公众施以一般注意力的情况下，能够辨认出诉争商标的显著特征，有效督促诉争商标权利人行使其商标专用权。然而应当在此指出，如果诉争商标权利人实际使用的改变后的标志系直接指向了其自身的其他注册商标，或者他人注册商标的，则该使用行为可能并非系对诉争商标具有使用的意图，也就无法形成与诉争商标专用权的唯一对应关系。在此情况下，即使实际使用中诉争商标的显著特征能够识别，也不能认为系对诉争商标的使用。
四、所谓“公开”，系指诉争商标在指定使用商品或服务上进行使用，应当以相关公众能够明确知晓的方式进行，对于仅是进行生产、销售、宣传等而进行的准备活动，一般不宜认定为商标法意义上的公开使用。
五、所谓“有效”，系指诉争商标的实际使用行为能够起到识别商品或服务来源的作用，而非仅对诉争商标注册信息的公布或其注册商标享有相关权利的声明等，这也与商标的基本功能相吻合。
十一、被控侵权商品具有“合法来源”应当如何进行判定
（一）问题的提出
新《商标法》第六十四条第二款对销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任进行了相关规定，也就是善意不知情的销售者，被控侵权商品具有“合法来源”可以作为其免除赔偿责任的构成要件。
在司法实践中，关于合法取得的判断要件应当如何界定存在一定分歧，特别是小商品的零售者商品来源的凭证是否应当考虑到其经营能力与特点，适当降低证据的证明标准需要进一步予以明确。
（二）解决对策
“合法来源”应符合商业习惯与行业惯例。《商标法实施条例》第七十九条中对“商品是自己合法取得的情形”进行了具体规定，同时考虑到新《商标法》第六十四条系对销售者主观上不具有故意而进行的免赔规定，实则与该法第六十条第二款免除行政处罚具有设置目的的同一性，即销售者承担赔偿责任的基础是其对销售假冒商品存在主观故意。由于主观意图判断的客观化标准不易确定，故通过销售商品是否具有“合法来源”作为推定主观上是否存在故意的外在表现形式。通常而言，若无“合法来源”的，销售者应当对其销售商品的实际情况具有更加谨慎的善良管理人的职责，推定其为“明知”；若能够提供系通过合法的商业渠道所取得，则在无其它证据予以证明销售者具有主观故意的情况下，则可以适用该条款免除赔偿的规定。
十二、“地理标志”在侵害商标权纠纷中“正当使用”的情形如何进行判定
（一）问题的提出
关于地理标志作为证明商标是否适用“正当使用”的规定，因《商标法实施条例》第四条中仅规定了地理标志作为集体商标时，集体成员以外的主体具有正当使用的权利，而作为证明商标时，对正当使用并无明确规定。若被控侵权产品能够证明来源于地理标志所限定的特定地域时，作为证明商标的地理标志是否适用正当使用应当予以明确。
（二）解决对策
地理标志作为证明商标予以注册的，应当按照法规的规定限制“正当使用”的情形。在《商标法实施条例》第四条对地理标志作为证明商标和集体商标进行区别对待的情况下，不宜作出突破，特别是地理标志除文字内容外，可能还含有图形、字母等其它可视性组成要素的，被控侵权人对其它可视性要素的使用显然不应当予以准许。然而，新《商标法》第十六条第二款规定的地理标志，是指标示某商品来源于特定地区，该商品的特定质量、信誉或者其它特征，主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。因此若被控侵权产品能够证明确实来源于所出品的地域，其在商品上通过文字标注产地的情形，可以从是否为“商标使用”的视角进行分析，确保对正常的商品流通领域造成不当影响。
其中需要指出的，若通过注册，地理标志成为证明商标或集体商标，其文字亦是经过特殊化处理的，此时被控侵权商品对产地的文字标注不应当是对前述商标特殊化文字的复制或高度模仿，避免“行侵权之实”情形的出现。在此需要指出，关于被控侵权商品是否出自于特定地区，应当由被控侵权人承担相应的举证责任，若举证不能，则将承担相应的不利后果，例如“五常大米”、“西湖龙井”[16]商标侵权案中，均是无法确定被控侵权产品的具体来源，最终认定构成商标侵权。
结 语：
新《商标法》中关于侵害商标权纠纷的司法适用需要通过实践的积累与检验，本文仅是通过北京地区的相关司法判例对有关问题进行了收集与整理，提出了不成熟的解决建议，也希望通过此文为司法实践对相关问题的统一认知提供借鉴。
注 释：
[1] 本文将2013年修改的《商标法》简称为新《商标法》，2001年修改的《商标法》简称为旧《商标法》。本文此前发表于2016年3月的《电子知识产权》，对部分内容进行了修改。
[2] 参见北京高院（2015）高民（知）终字第4005号民事判决。
[3] 王太平著：《商标法原理与案例》，北京大学出版社2015年版，第229页—234页。
[4]参见北京高院（2015）高民（知）终字第4005号民事判决。
[5] 参见北京海淀法院（2014）海民初字第21033号民事判决。
[6] 2014年5月1日施行的《商标法实施条例》第七十五条规定，为侵犯他人商标专用权提供仓储、运输、邮寄、印制、隐藏、经营场所、网络商品交易平台等，属于商标法第五十七条第六项规定的提供便利条件。
[7] 参见北京知识产权法院（2014）京知民终字第222、223、224号民事判决和（2015）京知民初字第264、265号民事判决。
[8] 参见北京知识产权法院（2014）京知民终字第114号民事判决。
[9] 李雨峰、刁青山著，《商标指示性使用研究》，载于《法律适用》2012年11期，第87页。
[10] 黄晖著：《商标法》（第二版），法律出版社2016版，第172页。
[11] 参见北京高院（2015）高民（知）终字第1931号民事判决。
[12]郎胜主编：《中华人民共和国商标法释义》，法律出版社2013年版，第114页。
[13] 参见北京知产法院（2015）京知民终字第588号民事判决，类似判决还有该院（2014）京知民终字第134号、第153号民事判决。
[14] 参见最高法院（2014）民提字第25号民事判决书。
[15] 参见北京高院（2015）高民（知）终字第4005号民事判决。
[16] 分别参见北京知产法院（2015）京知民终字第1180号、第991号民事判决。