合肥知识产权律师网
作 者 | 陶 钧 北京市高级人民法院知识产权庭法官
四、网络环境下的商品或服务类别如何进行界定
（一）问题的提出
网络环境下商品或服务的交易与提供，因为受到商业媒介的限制，特别网络是基于不同技术协议所建构的虚拟空间与平台，因此更无法脱离技术的支持，此时如何在网络环境下对商品或服务的类别进行界定，可能会让裁判者产生与线下认定方式不同的疑虑。例如在涉及APP名称的侵害商标纠纷中，因为APP软件提供的商品或服务必然涉及到计算机软件、软件开发服务、通讯服务、电子交易等多个与互联网服务相关类别的商品或服务，由此如何准确界定其类别，不仅涉及到该类案件基础事实的判断，更会直接影响到商标侵权行为的定性。
（二）解决对策
认定APP应用软件的商品或服务类别应采取“实际获益来源”的认定规则。APP应用软件的名称多数会以具有特定化的“标志”+具体的商品或服务名称构成，而其载体又是软件，在商标侵权判断中如何对应用软件的商品或服务进行准确界定，直接影响着最终是否会造成彼此商品或服务来源混淆的判断。对此，应当从准确界定APP应用软件提供者实际获得经济利益的商品或服务来源入手，确定其所属商品或服务的类别，避免陷入多重商品或服务关联性的“陷阱”，而忽略了“互联网+”经济模式的特点，区分网络经济依托多项技术服务才能实现其商业正常运营的特性。例如在“滴滴打车”商标侵权案中[5]，即对应用软件的服务类别进行了详尽的论述，明确区分了外围技术服务与内在实质服务的差异，这也符合本文所提出的“实际获益来源”的认定规则。同时，在北京市高院于今年出台的《关于涉及网络知识产权案件的审理指南》第二十八条中，也再次明确规定“认定利用信息网络通过应用软件提供的商品或者服务，与他人注册商标核定使用的商品或者服务是否构成相同或者类似，应结合应用软件具体提供服务的目的、内容、方式、对象等方面综合进行确定，不应当然认定其与计算机软件商品或者互联网服务构成类似商品或者服务。”
五、侵害商标权纠纷中关于“共同侵权”的判定应当如何进行认知
（一）问题的提出
新《商标法》第五十七条第（六）项规定“故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的”，同时《商标法实施条例》第七十五条进一步对该条款进行了明确，其中将网络商品交易平台也作为“帮助”行为的一种情形[6]。在此基础上，如何与《侵权责任法》第三十六条第三款中关于网络服务提供者以“知道”为要件的归责要件相衔接。具体而言，《商标法》该条款以主观具有“故意”为前提，这与《侵权责任法》第九条中“教唆、帮助”侵权所规定的主观要件相吻合，但是《商标法实施条例》将网络商品交易平台也规定为该条款所规定情形，恰恰《侵权责任法》第三十六条第三款中系以网络服务提供者“知道”为要件，而“知道”具体包括了“明知”（故意）和“应知”（过失），由此是否会导致在具体司法实践中引述相关法律规定存在冲突。
（二）解决对策
在涉及网络服务提供者是否构成共同侵害商标权的判定中，应当区分对待明知和应知在判断中的作用与适用。具体而言，网络服务提供者构成“明知”的，适用新《商标法》第五十七条第（六）项的规定；构成“应知”的，则适用该条款第（七）项予以规制。“故意”从主观状态分析，应为“明知”的情形，而且第（六）项所规定的系帮助侵权的具体情形，因此应当与《侵权责任法》第九条所规定情形相符合，而将网络服务提供者构成“应知”的情形，归属于《侵权责任法》第三十六条予以规制。
同时，在司法实践中，对小商品市场主体的责任认定存在不同认知，为了加大知识产权的保护力度，北京法院对于在小商品市场中发现销售他人商标商品的，一般若该商标属于北京市工商行政管理局于2004年7月20日所发布《通告》中所明令严禁销售的相关商标商品的，则直接认定小商品市场主体属于“明知”的情形，构成帮助侵权[7]；除此之外的商标，则应当结合具体案情进行相应认定。然而，在部分裁判文书的论述过程中将未尽到“注意义务”等同于“明知”，显然并未区分“注意义务”与“应知”的对应关系，而以“明知”作为“注意义务”未履行或未尽职的终端认定，显然存在司法认定的逻辑不当。
六、新《商标法》第五十七条相关条款内在关系如何理解
（一）问题的提出
新《商标法》第五十七条所规定的具体条款中是否具有内在的逻辑关系，即该条款具体规定了六种具体的侵权情形及兜底条款，各条款之间的内在关系应当如何进行理解，是相互独立、还是具有内在逻辑，是部分条款之间具有关联性、还是整体上均具有关联性，都是值得思考与明确的。只有对法律规定的体系化作出正确的理解，才能确保商标专用权的充分保护，制止侵害商标权行为的发生，同时也能有益于该类案件法律的准确适用。
（二）解决对策
新《商标法》第五十七条所规定的六种具体侵权情形，既具有各自的独立性，又存在内在的逻辑关联关系。具体而言，该条款第（三）项所规定的情形是以被控侵权商品足以导致混淆为前提的[8]，这与在判断第（二）项所规定的情形应该在认定标准上具有内在的统一性；第（四）项中特定标识是以商标使用为前提，否则仅仅是制造特定标识，并不直接导致商标侵权，而且该项规定是对惩治商标侵权的扩张性保护，但依旧不能脱离开基本的商标侵权判定标准而单一进行考量；第（六）项也是以构成商标侵权为前提的帮助行为，即共同侵权，亦可称为“间接侵权”，而该侵权行为的成立是以直接侵权为前置要件的，即若直接侵权不能成立，则间接侵权亦不能单独予以适用。
因此，新《商标法》第五十七项各条款之间具有内在的关联性，不应孤立的予以考量，否则将导致法律适用的认识偏知，也不能有效发挥法律自身的整体性效用。
七、“指示性使用”在商标不侵权抗辩中如何进行界定
（一）问题的提出
“指示性使用（Nominative Use)，指使用者在经营活动中善意合理地使用他人的商标，客观地说明自己商品用途、服务范围以及其他特性，与他人的商品或服务有关。商标指示性使用直接指向的是商标权人的商品或服务，但最终目的仍是为了说明使用人自己的商品或服务。”[9]那么，“指示性使用”可否属于商标不侵权抗辩的一种类型。
新《商标法》第五十九条第一款仅将“描述性使用”作为不侵权抗辩的一种类型，但是随着网络环境下交易方式的多样性，特别是我国多个城市建立了自贸区制度，“平行进口”的商业模式逐步推广，其自身规模及总量在不断扩大。在此情况下，是否能够将在商业活动中具有“指示性使用”的行为也纳入到不侵权抗辩的类型中，具有更加现实的意义。
（二）解决对策
“指示性使用”应当属于不侵权的抗辩事由，因其更多的是为了使消费者能够知悉经营者所提供商品或服务的相关信息，其中既包括了直接提供商品的信息，也包括了存在关联关系商品的信息。“美国霍尔姆斯法官也曾指出‘商标权只是在于阻止他人将他的商品当成权利人的商品出售，如果商标使用时只是为了告之真相而并不是要欺骗公众，我们看不出为何要加以禁止。商标不是禁忌’。”[10]诚如上文所言，商标所保护的是标志与商品来源的对应性，而商标禁用权也是为此而设置的，绝非是为商标权人垄断商品的流通环节所创设，即商标的权利用尽规则应当是市场自由竞争所必需存在的基本规则之一。在此基础上，若被控侵权产品确实来源于商标权人或其授权主体，此时商标权人已经从“第一次”销售中实现了商标的商业价值，而不能再形阻却他人进行“二次”销售或合理的商业营销，否则将阻碍市场的正常自由竞争秩序建立的进程，因此“平行进口”亦应被司法所接受。
在“K?STRITZER”商标侵权纠纷中[11]，二审法院就指出，商标的基本功能是区分商品或服务的来源，保护商标就是要保护商标的区分功能，保护商标上凝聚的商标权人的商誉，禁止他人通过在相同或类似商品上使用相同或近似商标而造成消费者混淆进而盗取商标权人的商誉。因此，商标侵权的判断标准是混淆可能性。本案中，被控侵权啤酒上标注的商标为“K?STRITZER”或“K?striber”，标注的生产厂家系K?stritzer Schwarzbierbrauerei（库斯亭泽公司），商标与商品来源的对应关系是真实的，并不会导致消费者混淆误认。同时，是否禁止商标平行进口，应当依据我国现行法律法规的规定予以确定。由于我国《商标法》及其他法律并未明确禁止商标平行进口，因此，四海致祥公司将欧洲市场上合法流通的“K?STRITZER”系列啤酒进口到我国进行销售，并不违反我国《商标法》及其他法律的规定。大西洋C公司认为商标平行进口违反我国法律的主张缺乏法律依据。《商标法》第五十七条第（一）项规定的目的是禁止他人以其商品冒充商标权人的商品，从而盗取商标权人的商誉，如果被控侵权商品系商标权人生产销售的，该商品的流通行为即不会造成消费者混淆误认，不会损害商标权人的商誉，不应当认定为侵权行为。
八、“在先使用”抗辩的具体适用规则如何进行界定
（一）问题的提出
新《商标法》第五十九条第三款新增了“在先使用”抗辩的条款，然而该条款的适用因缺乏具体的司法实践经验，特别是如何划定具体的适用规则与要件，直接关系到注册商标的保护与善意在先使用人直接利益的平衡，因此具有突出的现实意义，也是亟待解决的问题。
（二）解决对策
以“诚实信用”为原则，对“在先使用”抗辩的适用条件及继续使用范围进行合理界定。该项制度是从平衡商标在先使用人和注册商标专用权人之间的利益为视角，对在市场上具有一定影响的未注册商标所有人的合法权益予以保护，有效厘清了商标注册制度与商标使用制度之间并非截然对立的关系。可以说，该项制度实则是对“诚实信用”的在先使用主体在我国商标“注册制度”下的例外保护。
然而我国商标注册制度是基本制度，因此即使法律上设定了该项抗辩，但其保护的范围也是应当严格限制的。具体而言，“首先，在先使用的未注册商标必须是具有一定市场影响的商标；其次，在先使用的未注册商标只能在原使用范围内继续使用；最后，注册商标专用权人可以要求在先使用的未注册商标附加适当区别标识，以免发生混淆，造成消费者误认。”[12]
1、关于“在先使用”抗辩的适用条件可以作下列规定：
（1）在先使用人应当出于善意。这是“诚实信用”原则的具体体现，也与新《商标法》第七条所确立的“商标使用”的基本原则相吻合，并且亦不会导致我国商标注册基本制度的背离。
（2）在先使用人对特定标志的使用时间上一般应早于涉案商标的申请注册日，同时早于商标注册人使用，且须为商标性的使用。因为若商标注册人在先已经使用注册商标，存在注册商标的知名度已经被在先使用人知悉的情形，此时在先使用人的使用行为难言善意，从该项制度保护善意使用人的视角出发，使用时间的节点设定为“双早于”的标准，更加能够实现该制度设立的初衷。同时，考虑到在先使用人的主观意图并不易被判断，仅能通过客观化的外在行为与现象所推定，由此确定“双早于”的标准才能更加有效确保该项制度内在价值的实现。
（3）在先使用人所使用的商标应当具有“一定影响”。关于知名度的高低程度，一般不易要求过苛，即只要满足在先使用人对其商标的使用确系真实使用，且经过使用已使得商标在使用地域或区域内起到识别作用，则符合具有“一定影响”的要求。否则对知名度要求过高，则不利于该项制度的适用，而且判断是否具有“一定影响”的时间点应当限于涉案商标的申请注册日，这也是从平衡该制度与我国商标注册制度二者的关系予以考虑的，这也能够与新《商标法》第三十二条的规定相对应，找寻到商标法内在各条款之间的平衡。
2、关于该条款中“原有范围”以及“区别标识”的界定，可以采取以下判断方式：
（1）关于“原有范围”的界定，应当从在先使用人具体使用的“商标”、“商品或服务的类别”、“使用的行为方式”以及“使用主体”等因素予以考量。“原有范围”仅限于同在先使用商标、以及商品或服务“相同”或“基本相同”的情形，而且使用的主体应当以涉案商标的申请注册日为基准，不易限定为核准注册日或立案日，否则可能会不当的损害注册商标权利人的合法权利。
关于“在先使用人”范围的限定，既可以包括本人，也可以包括已获授权许可的“被许可使用人”，此时应当注意的是在先使用的商标不应允许转让，即限定其具有特定的“人身依附”的属性。在接受市场包容性发展的同时，不应变相损害注册商标权利人的商标专用权，但是在先使用人若是整体进行改制的，可以认定承继原在先使用人的主体具有继续使用的权利。
关于是否应当限定商标在后使用行为的规模问题，存在不同的认知。一种意见认为，基于《专利法》第六十九条第（二）项的规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。同时结合最高法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十五条的第三款的规定，原有范围包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。因此专利法中此项制度将生产规模作为“原有范围”限定的要素之一予以考量，这其中主要考虑因专利权本身是一种垄断权，被保护的技术方案具有市场的唯一性。具体而言，可以理解为每件被控侵权产品的生产，都意味着专利产品可能面对失去市场的机会，因此此种此消彼长的替代关系决定了“原有范围”必须将生产规模予以考量。由此，商标制度中“原有范围”的界定也可以参照专利法中的相关规定，将生产规模予以考量。另一种意见则是反对将“生产规模”纳入“原有范围”的考量因素，主要是因为商标所标示商品的市场是相对开放的，刺激消费者购买商品的原因不仅仅是因为商标，还存在价格、个人喜好、商品性能、企业文化等多个因素，因此其不同于专利产品具有狭义的“替代性”。同时，商标的保护是对商品来源的保护，故从商标法设立该项制度的初衷而言，市场的包容性发展是保护已经形成固定市场的商业标识的存续，因此无需对生产规模进行限定，而由市场对特定商业标识的生存予以决定，故不应将“生产规模”纳入到“原有范围”的考量因素之中。在“启航”侵害商标权纠纷[13]中对前述意见亦有体现。本文也是赞同第二种意见，这样才能真正实现商标法设立此项制度的价值，也是商标与专利本质差异性的体现。
（2）“区别标识”的添加应以原告主张为前提。具体的方式可以设计为：在双方协商不成的情况下，由法院根据原告的主张确定“区别标识”具体实施方案的可行性。如何附加“区别标识”以及实施方式需要司法实践的不断积累与充实，应该说“区别标识”需具有能显著将涉案商标与在先商标相区分的基本特性，这是该区别标识设置的最终目的。一般而言，涉案注册商标的权利人最清楚其商标与在先商标的近似程度，如何附加区别标识具有天然的主动性和积极性，因此在双方对附加区别标识方案无法达成一致时，可以采取由原告提出具体方案，法院对此进行确认的方式，但是应确保不能破坏在先使用人的商业标识，此中程度的界定也需要不断的摸索与积淀。
注 释：
[5] 参见北京海淀法院（2014）海民初字第21033号民事判决。
[6] 2014年5月1日施行的《商标法实施条例》第七十五条规定，为侵犯他人商标专用权提供仓储、运输、邮寄、印制、隐藏、经营场所、网络商品交易平台等，属于商标法第五十七条第六项规定的提供便利条件。
[7] 参见北京知识产权法院（2014）京知民终字第222、223、224号民事判决和（2015）京知民初字第264、265号民事判决。
[8] 参见北京知识产权法院（2014）京知民终字第114号民事判决。
[9] 李雨峰、刁青山著，《商标指示性使用研究》，载于《法律适用》2012年11期，第87页。
[10] 黄晖著：《商标法》（第二版），法律出版社2016版，第172页。
[11] 参见北京高院（2015）高民（知）终字第1931号民事判决。
[12]郎胜主编：《中华人民共和国商标法释义》，法律出版社2013年版，第114页。
[13] 参见北京知产法院（2015）京知民终字第588号民事判决，类似判决还有该院（2014）京知民终字第134号、第153号民事判决。