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作 者 | 陶 钧 北京市高级人民法院知识产权庭法官
摘要：
我国《商标法》于2013年8月30日进行了修改，基于修改并新增了诸多条款的适用问题不仅为司法实践所关切，也为理论界所关注，如何及时准确适用新《商标法》所修订的相关内容成为了亟需解决的问题。本文采取实证分析的方法，以北京地区部分法院审理的侵害商标权案件为研究对象，总结、提炼在司法实践中有待解决的十一种问题，并结合具体案例提出相应建议，以求能有益于相关问题的研究。
一、总体情况
本文采取抽样调查的方式，即以北京高院、北京知识产权法院、北京东城法院、北京西城法院、北京朝阳法院、北京海淀法院、北京丰台法院和北京石景山法院为调查样本，就自2014年5月1日至2015年12月31日期间审理的涉及侵害商标权纠纷的民事侵权的一、二审案件进行了汇总。据不完全统计，此间上述法院共计受理商标民事一审案件1221件，审结952件。
针对所查阅的民事判决书的整体情况，经统计发现，案件主要呈现出以下特点：
1、侵害商标权纠纷中原告的请求赔偿数额普遍提高。新《商标法》第六十三条不仅增加了惩罚性赔偿，而且也对举证责任的分配进行了相应规定，并调高了法定的最高赔偿数额的上限，由此提升了原告对诉讼结果的期望值，因此直接影响了在司法实践中原告请求数额的提高。
2、新、旧《商标法》共存适用的情形仍然较高。因侵权行为发生的时间节点直接决定了新、旧《商标法》的适用，这也是具体法律适用的关键时间点。同时，根据最高法院《关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第九条的规定，商标法修改决定施行后人民法院受理的商标民事案件，涉及该决定施行前发生的行为的，适用修改前商标法的规定；涉及该决定施行前发生，持续到该决定施行后的行为的，适用修改后商标法的规定。基于前述规定，目前所受理的部分案件侵权行为发生的初始时间为新《商标法》施行之前，但侵权行为持续至新《商标法》施行之后，故该类案件应当适用新《商标法》予以规制。然而目前仍存在部分案件所涉及的侵权行为仅发生在新《商标法》施行之前，故仍应以适用旧《商标法》予以规制。由此该类案件仍然呈现新、旧《商标法》并行适用的情形。
3、小商品市场成为被告的案件仍然占相当比例。通过线下方式销售被控侵权产品，仍然占到了侵害商标权纠纷的大部分比例，其中多数被控侵权行为发生在小商品市场的销售场所，通常情况下，原告都会将直接销售者和市场管理者作为共同被告予以起诉，并以共同侵权为由，请求市场管理者承担连带责任。
4、新类型案件呈增长趋势。被告在具体侵害商标权纠纷中，以新《商标法》所规定的“先使用”抗辩、惩罚性赔偿、“三年不使用”免赔规则等，作为其抗辩理由的案件比例呈上升趋势。法院也在裁判中尝试对上述规定进行适用，并对具体适用条件予以评述。
5、新生商业模式催生了诸多新的法律适用难题。伴随互联网技术的推广与应用，利用网络平台侵害商标权的纠纷也不断涌现。特别是基于网络环境下产生了部分有异于传统领域的商标侵权行为，不仅对裁判标准的适用提出了新的难题，也给司法实践提出了新的挑战。
本文在梳理了审理侵害商标权纠纷案件的整体情况及特点后，针对所收集、整理的裁判中所呈现的疑难问题进行了汇总，共梳理了十一种有待统一与规范的具体法律适用问题，下文将逐一进行说明，并提出初步的解决对策。
二、“驰名商标”的商业宣传主体及方式如何进行界定
（一）问题的提出
新《商标法》第十四条第五款新增了禁止“驰名商标”进行商业宣传的规定，根据该条款的规定，将适用主体限定为生产者、经营者。若以此进行文义解释，是否能够充分实现该条款所设置的目的，即防止驰名商标的异化，以及该条款中所列举的“商业活动”是否仅限于具有“盈利性”的商事活动等等均有待确定。
（二）解决对策
对此本文认为，禁止“驰名商标”进行商业宣传的限定主体应作扩张性解释。“驰名商标”解决的实质在于如何对侵害“为相关公众所熟知的商标即驰名商标”给予充分的法律保护问题，该种商业标识所保护的辐射范围超越一般商标的范围，并不局限于类似商品上的近似商标，而是以“淡化”理论为其保护的基础。然而纵观我国当前的司法实践，“驰名商标”被异化的情况仍然存在，作为一种企业、地区的特定荣誉或者奖励方式，在商业活动中大肆宣传，导致竞相追求“驰名商标”称号的不正常现象蔓延，不仅损害了消费者的利益，甚至导致了腐败的滋生，背离了驰名商标制度的创设初衷。为了根除此种有悖于设立“驰名商标”制度的异化现象，此次新《商标法》设定了禁止商业宣传的规定。然而，现实中除了生产者、经营者以外，例如中介代理机构、乃至地方政府都存在利用“驰名商标”进行商业宣传的情形，因此从该项规定的制定初衷考量，建议弱化对该项制度主体的限定要件，即只要将“驰名商标”作为商业宣传、商业推广就构成该条款所规定情形，而对主体范围不宜苛求于生产者与经营者。同时，在商业宣传及商业推广活动形式上，为了确保该项规定设立目的的实现，亦无需以是否具有“盈利性”为要件。
三、商标侵权判定归责要件应当如何进行界定
（一）问题的提出
新《商标法》第五十七条第（一）、（二）项与旧《商标法》第五十二条第（一）项从内容上有了较大改动，进一步确定了商标侵权判定的具体情形，但是对具体的适用条件及判断规则并未详尽予以规定，在司法实践中存在一定的认知差异。具体而言，该条款第（一）项系对同一种商品上使用相同商标的规定；第（二）项系对同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的规定。上述规定中是否需要明确构成侵害商标权的基本条件和判断顺序，即“商标使用”是否为构成上述条款的前提要件，若是，“商标使用”又应当如何进行界定？
前述第（一）项是否可以理解为推定构成混淆之虞，还是直接构成侵权，不再以“混淆”作为考量因素？在适用第（二）项判断是否构成商标侵权时，混淆之虞同商品的类似性判断、商标标志的近似性判断、以及商标侵权系何种关系？只有在确定具体客体之间的关系后，才能对各客体在商标侵权中所承载的作用和判断的顺序进行界定，这也决定了新《商标法》所确立的侵权判断基准应当如何理解的问题。
同时，在判断商标侵权行为的构成时，是否应当将被控侵权主体的主观意图、侵权情节、商标的知名度、被控侵权行为的表现形式、以及实际的市场情况等因素综合予以考量，还是基于新《商标法》该条款规定的字面含义，直接从商品类似、标志近似等方面的纯物理属性予以认定，而将前述因素作为判断赔偿数额的具体要素进行考量。
最后，商标专用权与商标禁用权二者的范围应当如何界定，即在判断商标侵权时，如何界定商标权保护的范围边界，应当采取怎样的判断方式进行合理界定。
（二）解决对策
本文认为，在商标侵权归责判断中，应建立以“商标性使用”为前置要件，“混淆之虞”为充要条件，“商品类似”和“标志近似”为独立构成要素的逻辑判断体系。
1、商标法所保护的对象是能够起到识别商品或服务来源的标志，即商标。这是商标存在的基础与价值，虽然对商标的本质研究存在从经济学、符号学、心理学及市场营销学等多个视角进行分析的情形，但是都无法回避商标本质上是通过特定标志将商品与提供者建立对应关系的信息介质，也就是“识别性”是商标的基本特性。因此，在判断是否构成商标侵权的过程中，应当基于商标的基本属性，将被控侵权商品上对特定标志的使用是否为“商标性使用”作为《商标法》适用体系下的前置要件，不应当予以忽略。同时，因商标本质上并非系获得对特定符号的垄断权，而是在具体类别的商品或服务上获得使用该标志的专用权，亦可理解为系对特定对应关系的保护，由此若被控侵权人使用相关标志并非商标意义上的使用时，该被控行为的后果也就不会破坏特定标志所标示商品或服务与提供者即来源的对应关系，进而也就不应适用商标法予以规制。因此，在商标法适用体系中，“商标性使用”应当为商标侵权的前置条件。
2、如何判断“商标性使用”的构成要件，就是接下来所要解决的问题。新《商标法》第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。该条款是将2002年施行的《商标法实施条例》第三条的内容由法规上升为法律，并且明确了商标使用的终极目的是“用于识别商品来源的行为”，也就是再次明确了商标的“识别性”。纵观新《商标法》的相关规定，其中涉及“商标性使用”的条款包括了第七条、第十五条第二款、第三十二条、第四十八条、第四十九条、第五十九条和第六十四条。该法第四十八条第一句即载明“本法所称商标的使用”，即从文义上进行解释，商标法体系内的商标使用应当是具有统一含义的，即为该条款所具体规定的情形。然而，虽然“商标性使用”具有统一的含义，但是因商标使用在不同的制度语境中不应忽略该制度本身所设立的价值。由此在制度设立价值的层面上，对“商标使用”的认定标准应当符合特定制度所创设的价值意义。
具体而言，新《商标法》第七条确立了商标使用的基本原则，即应当遵循诚实信用的原则；第十五条第二款是对“代理人或代表人以外的商业关系中抢注商标行为的有效规制”，体现了具体违背商业诚信行为的可责性；第三十二条是特定主体通过“使用”获得了未注册商标的特定权益，即具有权利创设的目的；第四十九条则是为了鼓励商标使用，避免资源浪费，而非惩罚性制度，并且规则的设置亦要符合经济架构的需求；第五十七条是对注册商标专用权的保护，体现了权利的救济；第六十四条是为了避免通过商标进行商业化维权，避免“商标蟑螂”的泛滥。
因此，基于前述分析，虽然不同制度的价值体系中“商标性使用”具有统一的含义，但是在不同类型的案件中，所确定的证明标准可以随价值内涵适当予以调整。
然而，此中应当注意“商标性使用”的准备阶段和实际使用阶段，因并未使相关公众认知为商标，也就无法起到识别商品或服务来源得作用，故导致是否构成侵权存在疑虑。然而根据新《商标法》第六十五条的规定，商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以依法在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。根据前述规定，我国目前采取的法律规定是将准备阶段的侵害商标权行为也纳入到禁止范围，因此司法实践亦需要遵循法律所确定的基本规则而行。
在是否构成“商标性使用”的判断过程中，应当结合该特定标志所使用商品的相关公众的通常认知水平、相关领域普遍的使用方式、特定标志具体的展现形式等，进行综合认知。
在“好多鱼”侵害商标权纠纷中[2]，二审法院就明确指出，在判断他人是否从事了侵犯注册商标专用权的行为时，应当以他人系对特定标志构成商标意义上的使用为前提，若他人对特定标志的使用并不能产生识别商品来源的作用时，则该使用特定标志的行为并非商标意义上的使用，故不应属于侵害他人注册商标专用权的行为。在具体的判断过程中，应当结合该特定标志所使用商品的相关公众的通常认知水平、相关领域普遍的使用方式、特定标志具体的展现形式等，进行综合判断。具体本案而言，根据食品行业通常使用商标的形式，该行业经营者会将商标印刷在食品的外包装或相应的广告宣传制品之上，从而达到相关公众能够识别商品来源的作用，特别是为了突出商品的来源，甚至会将特定标志予以突出、放大、区别于食品外包装其他组成要素进行表现。根据在案证据，雨润公司委托雨润加工公司生产的“旺润”好多鱼鱼肉火腿肠产品在外包装袋上突出、放大使用了文字“好多鱼”，在外包装袋左上角标注了“旺润Wang Run”，该包装袋正面还标注了文字“鱼肉风味火腿肠 美味尝鲜 鱼味无穷”并配有卡通鱼的插图；在该包装袋的背面配料部分，标注了“鸡肉、鱼肉、猪肉、水、淀粉…”；在该产品的内包装上同样标注了文字“好多鱼 鱼肉风味火腿肠”及“旺润Wang Run”，相关文字平行排列，文字“好多鱼”字体与表现形式明显区别于其他部分。正是基于涉案上述被控侵权产品中“好多鱼”文字的使用方式，相关公众在看到该文字时，根据对该类产品通常商标的认知习惯，会认为文字“好多鱼”具有了识别商品来源的作用，属于商标意义上的使用。
3、纵观当前世界各地区对商标侵权的判定标准，主要有以美国为例的通过混淆之虞涵盖近似性的类型，以日本为例将混淆之虞内涵于近似性之中的类型，还有以欧盟为例将近似性作为判断混淆之虞的基础的类型[3]。此次新《商标法》第五十七条第（二）项直接将“容易导致混淆”写入法律，应该是对最高法院关于商标民事纠纷案件司法解释中关于商标侵权认定标准的进一步确定，也是将多年来司法实践中的认定标准上升为法律层面予以地认可。因此，“混淆之虞”成为商标构成侵权的认定标准得以确立，也是判断侵权的充要条件。
根据新《商标法》相关条款的具体规定，我国实则吸收了欧盟的商标侵权判定标准，将商品类似、标志近似作为判断“混淆之虞”的独立要素，也就是二者缺一不可，均构成了“混淆之虞”的必要条件。然而，在实际的商品类似与标志近似判断中，绝非简单的作物理属性的认知，需要结合涉案商标的知名程度、显著性、商品的关联情况、具体领域中相关公众的认知能力等进行整体判断。在此需要明确的是，商标禁用权不同于商标专用权，特别是新《商标法》第五十六条明确规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限，即商标专用权具有“封闭性和静态性”。反观商标禁用权则可以扩展至类似商品上的近似商标，并且商标禁用权会随商标权人的正向使用、宣传，附加更高的知名度，从而不断予以扩大；反之也会因商标权的消极使用、宣传，禁用权的范围而受到影响，甚至被限制，因此商标禁用权具有“开放性和动态性”的特点。由此，导致了在判断商标侵权即“混淆之虞”时，应当采取何种判断的方式来确定具有“开放性和动态性”的商标禁用权成为司法实践中的难点。
为此，北京高院在“好多鱼”侵害商标权纠纷中[4]，提出了“判断基准的主体认知”规则，即在商标侵权纠纷中，判断类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，是否容易导致混淆时，应以注册商标所形成的商业信誉、商品声誉为出发点进行认定，即此时为原点基于注册商标本身的综合因素界定半径，划定保护范围，亦可形象地将其称为“波纹理论”。之所以如此考虑，主要有以下三方面的原因：
第一，商标专用权与禁用权在权利基础方面存在差异。商标专用权系基于申请注册而产生，在其核定使用的商品上获得法定的权利；而禁用权是以法律所规定的侵害他人注册商标专用权为基础，以是否会造成商品的来源混淆为落脚点，而发生混淆的范围不仅及于注册商标所核定使用的相同商品，也包括了类似商品，而对类似商品的判断，是从功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面进行的认知，并且对驰名商标的保护甚至可以扩展到非类似商品的保护范围。故商标禁用权的范围显然超过了专用权，此时在对注册商标禁用权进行范围的界定时，必然应当以注册商标为基点进行判断。
第二，他人对注册商标专用权的侵害，实质是破坏了注册商标所标示商品与特定来源的联系，而此利益的损害显然也是以注册商标为基点进行认知的。
第三，注册商标禁用权的范围并非一成不变的，例如我国商标法中规定了驰名商标，其保护范围不仅包括了对商品来源的误认，同时还包括了减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉、不正当利用驰名商标的市场声誉等“淡化”的情形，故保护范围明显大于非驰名的注册商标。究其原因，正是商标的实际价值在于使用，通过积极、有效、合法、广泛的使用，注册商标所蕴含的商业信誉、商品声誉不断累积，其影响范围也随之扩大，由此在判断商标禁用权范围时，也是出于对注册商标所形成商誉的有效保护。
在此需要指出，新《商标法》第五十七条第（一）项对相同商品上相同商标侵权的认定，实则是对商标专用权的绝对性保护，此时商标禁用权与商标专用权的范围是完全相同的，因此无须考虑是否会发生“混淆之虞”，直接认定构成“侵权”即可。
注 释：
[1] 本文将2013年修改的《商标法》简称为新《商标法》，2001年修改的《商标法》简称为旧《商标法》。本文此前发表于2016年3月的《电子知识产权》，对部分内容进行了修改。
[2] 参见北京高院（2015）高民（知）终字第4005号民事判决。
[3] 王太平著：《商标法原理与案例》，北京大学出版社2015年版，第229页—234页。
[4]参见北京高院（2015）高民（知）终字第4005号民事判决。