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作者 | 周超律师
来源| 微信公众号 知产小世界
现有技术抗辩是我国2008年修订《专利法》时新增加的法定侵权抗辩事由，该法第六十二条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。但因该规定过于笼统，在司法实践中关于如何适用仍存争议，具体体现在现有技术抗辩的比对规则（包括对比顺序和对比标准两方面），本文笔者从现有技术抗辩制度起源和设置目的出发，试论现有技术抗辩的对比规则。
一、现有技术抗辩的起源和设置目的
（一）现有技术抗辩的起源。
现有技术抗辩出现与德国1891年《专利法》对无效审查请求认定的5年除斥期间相关。该法规定，5年除斥期间过后，即使专利为瑕疵专利，他人也无权向专利局提请无效宣告。但若仅因无效宣告除斥期间届满而认定瑕疵专利的保护范围及于公知技术，进而判定实施公知技术的实施者侵权似乎有失公允。为了便于社会公众自由实施公知技术，现有技术抗辩应运而生。1994年德国《专利法》删除了专利无效请求5年除斥期间的规定，但现有技术抗辩制度却保留了下来。
随后日本也引进了现有技术抗辩制度，并发展出多种学说，如公知技术排外说、自由公知技术抗辩说、公共财产说、权力滥用说等等。
（二）现有技术抗辩的设置目的。
现有技术抗辩是一种抗辩权，它是针对原告的专利侵权指控的防御和阻却，其目的即不在于否定原告的专利权，也不在于评价原告专利权保护范围的大小，其仅关于被告行为是否具有正当性、是否合法。
德国学者奥勒认为：“自由技术水准抗辩涉及技术水准的自由利用，与瑕疵专利自身产生的实质无权问题不同，它具有独立的构成要件，……表现为侵权诉讼中被告的对抗主张。自由公知技术抗辩并非将专利权问题化，而仅仅是在于技术水准对比中审视被控侵权行为。因此，专利权有效与否、专利权范围怎样都不是应关注和探讨的问题。”
又如日本学者中山信弘认为：“包含公知技术的专利必须经过特许厅和法院的程序才能被无效，这对侵权人来说是太多了。仅因为没有经过专利无效程序审理的原因，只是实施了公知技术的被控侵权人就被禁止实施该技术并承担损害赔偿责任，在某些情况下，还要受到刑事处罚，真是太不公平了。”
我国学者尹新天先生也持与上述两学者基本相同的观点，但尹先生同时提出允许可控侵权人进行现有技术抗辩，从而绕过冗长的专利无效程序，能够及时有效地定分止争，避免被控侵权人陷入无效和诉讼的泥潭长期不得脱身。
可见，现有技术抗辩不在于否定原告的专利权，其目的在于保障公众实施现有技术的自由。
二、关于现有技术抗辩的对比规则
（一）现有技术抗辩的比对顺序。
关于现有技术抗辩的比对顺序主要存在一下几种观点：
1、涉案专利与现有技术进行比对。
有学者认为在进行现有技术抗辩时应将涉案专利与现有技术进行比对，若现有技术公开了涉案专利的全部技术特征，或者涉案专利相比现有技术明显不具有创造性，则因涉案专利不具有新颖性或者创造性，故被控侵权人自然不构成侵犯专利权。笔者认为该观点存在两点不合理之处：
首先，现有技术抗辩的目的在于为被控侵权人的行为提供合法合法依据，与涉案专利的有效性无关，将涉案专利与现有技术进行比对有悖现有技术抗辩的制度设置初衷；
其次，评价专利的有效性与否乃专利复审委的职权，法院在审理过程中将涉案专利与现有技术进行比对，对涉案专利的有效性做出评价的行为显然超越了法院的职权范围，属于越俎代庖。
2、被控侵权技术方案与现有技术进行比对。
还有学者认为在进行现有技术抗辩时，应将被控侵权技术方案与现有技术进行比对，若两者完全相同或者无实质性差异，则被控侵权行为自然不构成侵犯专利权。对此，笔者认为，现有技术抗辩的目的在于对抗专利权人的侵权指控，专利权人的指控对象仅限于落入专利权保护范围的技术特征，而现实中被控侵权技术方案往往多与涉案专利的全部技术特征。若以被控侵权技术方案整体与现有技术进行比对等同于扩大了涉案专利的保护范围，增加了现有技术抗辩的难度，也与现有技术抗辩的抗辩权本质不符。
3、先比对涉案专利与被控侵权技术方案，再将落入涉案专利权保护范围的技术特征与现有技术进行比对。
最高人民法院在《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第1款中规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于《专利法》第六十二条规定的现有技术”。该条明确在现有技术抗辩中，现有技术抗辩的比对对象为“被诉侵权技术方案”和“一项现有技术”，比对方式为将“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征”和“一项现有技术中的相应技术特征”进行对比（即判断现有技术抗辩是否成立），成立标准为两个对比对象各自相应技术特征是否“相同或无实质性差异”。该比对顺序即符合现有技术抗辩的设置目的，也与现有技术抗辩的抗辩权本质相符。
可见，上述第3种对比顺序既符合法律规定，也符合专利侵权判定的基本原则，是正确的比对顺序。
（二）现有技术抗辩的对比标准。
在最高院的司法解释中规定了现有技术抗辩对比的“相同”或“无实质性差异”标准。当被控侵权技术与现有技术相同时现有技术抗辩成立，这点毋庸置疑。但是当两者存在差异时，如何理解“无实质性差异”就显得尤为重要。
关于对比标准，实践中主要有以下两种观点：
1、“十分接近”标准。
该观点的具体标准即当被控侵权技术与现有技术存在差异时，应判断涉案专利和被控侵权技术两者与现有技术的差异大小，当被控侵权技术与现有技术更为接近时，现有技术抗辩成立，反之则不成立。笔者认为，该观点首先与现有技术抗辩的制度目的不符；其次，“十分接近”这一概念过于模糊，是在新颖性评价上“十分接近”还是创造性评价上“十分接近”没有明确定论，且当涉及创造性评价时，“十分接近”更显得笼统和含糊，难以把握，故缺乏可操作性。
2、等同标准。
北京高院在《专利侵权判定指南》第125条中阐释了现有技术抗辩：“现有技术抗辩，是指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或等同，或者所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，应当认定被诉侵权实施的技术属于现有技术，被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。”与上述司法解释相比，北京市高级人民法院将“无实质性差异”的标准修改为“等同”。该规定与最高院在（2012）民申字第18号盐城泽田机械有限公司与盐城市格瑞特机械有限公司侵犯实用新型专利权纠纷再审审查民事裁定书中关于“审查方式则是以专利权利要求为参照，确定被诉侵权技术方案中被指控落入专利权保护范围的技术特征，并判断现有技术中是否公开了相同或者等同的技术特征。”的观点一致。
笔者认为将等同认定为“无实质性差异”并不妥当。
首先，“等同原则”标准在操作中需考虑手段、功能、效果和不经过创造性劳动（即显而易见）四个因素。作为比对客体，用于比对的特征分别为所主张的权利要求中所记载的技术特征，和被诉侵权技术方案中的一项对应技术特征。相较而言，现有技术抗辩认定标准中“无实质性差异”的规定具有较大的自由裁量空间，如果将“无实质性差异”适用“等同”标准，审理时则需对上述四方面事实问题逐一查明，双方当事人在这些事实问题的对抗中，有可能因为其中一个或多个问题而增加审理的不确定性。
其次，从技术层面而言，对于“等同”的判定， 是比照权利要求的技术特征，对被诉侵权产品相应地确定由多个技术特征所形成的“被诉侵权技术方案”，即该被诉侵权技术方案相当于根据被诉侵权产品，并参照主张的专利权利要求，写出的“虚拟的权利要求”。被诉侵权技术方案的确定，是从客观实在的产品，到纸面“虚拟的权利要求”的转化，因此自然地在司法实践中往往具有不确定性。。
因此，在涉及现有技术抗辩的专利侵权纠纷案件中，不宜将“无实质性差别”的标准，视为专利侵权等同理论中“等同”的标准。
3、无新颖性或者明显无创造性（或容易想到）标准。
笔者认为以被控侵权人实施的技术相比现有技术无新颖性或者明显无创造性（或容易想到）为标准较为妥当。
（1）当被控侵权技术相比现有技术缺乏新颖性，既两者完全相同或者其差异仅为惯用手段的直接置换或者被控侵权技术与现有技术的差异仅为前者为上位概念而后者为下位概念时，现有技术抗辩成立。
首先，当被控侵权技术与现有技术两者完全相同时现有技术抗辩成立已为专利法司法解释所明确，故无需置疑。
其次，关于惯用手段的直接置换这一概念虽然在专利法、专利法司法解释及专利审查指南均没有明确，但从审查指南所举“螺钉固定方式”置换为“螺栓固定方式”可见，惯用手段直接置换中置换前的技术特征相比置换后的技术特征显然是没有实质性差异的。
第三，上位概念相比下位概念，如材料为“金属”相比材料为“铜”或“铁”等金属同样是没有实质性差异的。
（2）当被控侵权技术相比现有技术明显缺乏创造性时（或“容易想到”时，即以对所属技术领域的普通技术人员而言，明显无需创造性劳动就能够从现有技术想到被控侵权人实施的技术）现有技术抗辩成立。
创造性评价涉及发明创造相对现有技术是否具备实质性特点和进步。其中实质性特点即发明创造较之现有技术是否“显而易见”，发明创造与现有技术的区别技术特征是否具有技术启示。在判断是否存在技术启示时通常考虑以下因素：
①区别技术特征是否为公知常识，例如，本领域中解决发明创造与现有技术的重新确定的技术问题的惯用手段，或者教科书、工具书等披露的相应技术手段，但是在判断公知常识可能带来的技术启示时，不应当设置过高的期望，现有技术抗辩中被控侵权技术相比现有技术的创造性不应过高。
如在银川东方京宁建材科技有限公司、徐焱与天津保兴建材工贸有限公司、宁夏煤炭基本建设有限公司实用新型专利权侵权纠纷再审案中，被控侵权技术与现有技术的区别技术特征包括被控侵权技术“填充体设置加强体”和“加强体位于填充体上表面”。最高院审理后认为，关于加强体“现有技术中已经明确提到“隔离层能够抵御施工中的一般碰撞、踩踏”，虽然水泥砂浆的强度可能略强于水泥浆，但并无实质性差异”，关于所述加强体位于填充体上表面，“实际施工中这些外力主要来自上表面，本领域普通技术人员容易想到只在主体上表面设置加强物的技术方案”，因此被诉侵权技术与现有技术公开的相应技术特征无实质性差异。事实上，该案中被控侵权技术与现有技术的两个区别技术特征中前者即为惯常手段的直接置换，后者为公知常识。
②同一份对比文件中其他部分披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段，由于现有技术抗辩仅能引用一份现有技术，且对比的范围为现有技术披露的全部技术特征，故该问题无需讨论。
也就是说，在现有技术抗辩中，创造性判断仅需考虑被控侵权技术与现有技术的区别技术特征是否为公知常识这一因素。但是这就无形中减少了判断过程中的其他不确定因素。尽管创造性本身也是一个较难把握的标准，但毕竟《专利审查指南》已经有了一套较为成熟的判定规则，法院在审理的过程中可以直接引用，这样也可以保证司法和行政的结果一致性。
综上，笔者认为现有技术抗辩的比对顺序应为先比对涉案专利与被控侵权技术方案，再将落入涉案专利保护范围的技术特征与现有技术进行比对。比对标准为无新颖性或者明显无创造性（或容易想到）标准。