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编者按:
商标代理机构申请非代理服务行业的商标，申请日以后转让给非商标代理机构，是否还违反商标法19.4条款呢？
案号：
商评委：商评字[2015]第98412号
一审:（2016）京73行初608号
合议庭：
袁伟 王东 仝连飞
裁判要旨：
诉争商标的申请注册属于《商标法》第十九条第四款所规定之情形。无论商标代理机构是基于何种目的进行的注册申请，只要是在代理服务之外的商品或服务上进行的注册申请，均属于该条款禁止的情形。如果允许将商标代理机构申请的非代理服务商标于申请日后任意转让给非商标代理机构的情况视为障碍消除，那么，该条款将失去规制作用，因为一旦该商标申请被受理，商标代理机构都可以通过商标转让的方式注册非代理服务商标。如果将上述行为可以视为障碍消除，可能会在客观上起到纵容商标代理机构违背诚实信用原则利用自身业务优势恶意抢注商标再转让的方式进行牟利的行为。
附判决书：
北京知识产权法院
行政判决书
（2016）京73行初608号
原告北京拍脑壳科技有限公司，住所地北京市海淀区创业中路32号楼32-1-1-333。
法定代表人刘思思，董事长。
委托代理人王芳，女，1984年7月3日出生，北京拍脑壳科技有限公司职员，住安徽省安庆市潜山县。
被告国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市西城区茶马南街1号。
法定代表人赵刚，主任。
委托代理人于智博，国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。
第三人北京知果科技有限公司，住所地北京市海淀区三义庙新华服装厂大华衬衫厂宿舍15号4层415。
法定代表人刘思思，董事长。
委托代理人昝铎，男，1986年8月5日出生，北京知果科技有限公司职员，住河北省霸州市。
委托代理人王文丽，女，1986年3月24日出生，北京知果科技有限公司职员，住内蒙古赤峰市。
北京知果科技有限公司（简称知果公司）因商标申请驳回复审行政纠纷一案，不服被告国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）于2015年12月14日作出的商评字[2015]第98412号关于第15200037号“思聊”商标驳回复审决定（简称被诉决定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。
本院于2016年2月2日受理后，涉案的第15200037号“思聊”商标（简称诉争商标）经核准转让予北京拍脑壳科技有限公司（简称拍脑壳公司），故本院依法变更拍脑壳公司作为本案原告参加诉讼，知果公司作为诉争商标的原申请人，申请作为本案第三人参加诉讼。
2016年4月19日，本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。原告拍脑壳公司的委托代理人王芳、被告商标评审委员会的委托代理人于智博、第三人知果公司的委托代理人王文丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
被诉决定系商标评审委员会针对知果公司就第15200037号“思聊”商标所提出的复审申请而作出的。商标评审委员会在该决定中认定：知果公司在复审申请书中明确自认是代理机构，且提交的营业执照也显示其经营范围包括商标代理等，其在信息传送等服务上注册诉争商标已违反《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第十九条第四款的规定。知果公司称诉争商标已转让给拍脑壳公司，但经审理查明，此转让申请在本案审理期间并未被核准，且此理由已不能成为诉争商标获准注册的充分依据。诉争商标未构成《商标法》第十条第一款第（八）项所指情形。商标评审委员会根据《商标法》第十九条第四款、第三十条和第三十四条的规定，决定对诉争商标的注册申请予以驳回。
原告拍脑壳公司诉称：原告对诉争商标进行受让是为了实际经营使用，但被告明知该商标已经办理转让申请的情况下，未等待诉争商标完成转让核准就作出了被诉决定，未充分保护原告的利益，有违商标法的立法原则。故请求法院依法撤销被诉决定，并责令被告重新作出新的决定。
被告商标评审委员会辩称：被诉决定认定审理程序合法，适用法律正确，证据确凿，原告的诉讼请求和理由不能成立，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。
第三人知果公司陈述意见称：同意原告的诉讼请求和理由，请求法院依法撤销被诉决定，并责令被告重新作出新的决定。
本院经审理查明：
诉争商标为第15200037号“思聊”商标，由知果公司于2014年8月21日申请注册，指定使用在第38类第3802群组的信息传送、计算机终端通讯、计算机辅助信息和图像传送、电子公告牌服务（通讯服务）、提供与全球计算机网络的电讯联接服务、提供全球计算机网络用户接入服务、提供数据库接入服务、数字文件传送、提供在线论坛、提供互联网聊天室等服务上。
2015年5月25日，国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）以诉争商标的申请人为商标代理机构，除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标，且代理机构申请注册其代理服务申请商标注册以外的商标易引起社会不良影响为由，作出第TMZC15200037BHTZ01号《商标驳回通知书》，对诉争商标的注册申请予以驳回。
知果公司对商标局的驳回决定不服，于法定期限内向商标评审委员会申请复审，其主要理由为：诉争商标已于2015年4月13日转让给拍脑壳公司，因此不属于《商标法》第十九条第四款规定的情形。
经查，知果公司于2015年4月14日申请将诉争商标转让至拍脑壳公司，商标局于2015年5月12日受理了该转让申请，并于2016年3月6日对诉争商标的转让予以核准。
2015年12月14日,商标评审委员会作出被诉决定。
另查，北京知果科技有限公司成立于2014年3月11日，法定代表人为刘思思，营业期限为2014年3月11日至2034年3月10日，经营范围为：技术开发；技术咨询；技术服务；技术推广；技术转让；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需要经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；税务咨询；税务代理；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；公共关系服务；提供点子、创意服务；设计、制作、代理、发布广告；商标转让；商标代理；版权转让；版权代理；著作权代理服务；软件的登记代理服务；集成电路布图设计代理服务；版权贸易。
北京拍脑壳科技有限公司成立于2015年3月27日，法定代表人亦为刘思思，营业期限为2015年3月27日至2045年3月26日，经营范围为：计算机软硬件及网络技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；计算机系统集成；软件咨询；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询。
上述事实，有诉争商标档案、驳回通知书、驳回商标注册申请复审申请书、商标局作出的《商标转让申请受理通知书》、《商标转让证明》、知果公司及拍脑壳公司的营业执照等证据材料及当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为：
一、诉争商标的申请注册是否属于《商标法》第十九条第四款所规定之情形
《商标法》第十九条第四款规定：“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。”
本院注意到，该条款系《商标法》于2013年修订后新增之条款，其规定在“商标代理机构应当遵循诚实信用原则”的条款之下，主要目的在于规制和防范商标代理机构利用自身业务优势恶意注册商标进行牟利的行为。而在本案中，原告和第三人均主张，无论是知果公司最初申请注册诉争商标，还是将诉争商标转让给拍脑壳公司，其本意都是为了自主使用，而不是为了恶意抢注或囤积商标，因此不符合《商标法》第十九条第四款规定的立法本意。
本案中，根据知果公司的营业执照显示，其经营范围包括“商标代理”，且在诉讼中未对此提出异议，故知果公司属于《商标法》第十九条所规定的“商标代理机构”；诉争商标指定使用在第38类的“信息传送”等服务上，不属于《商标法》第十九条第四款中所规定的“代理服务”。由此，诉争商标的申请注册已构成了《商标法》第十九条第四款所规定的情形。
关于原告和第三人所提出的其申请注册诉争商标的目的系自主使用故应予注册的主张，本院认为，根据《商标法》第十九条第四款规定的条文本身来看，该条款明确指出，商标代理机构仅可以在“代理服务”上“申请商标注册”，在除此之外的其他商品或服务上均不得申请注册其他商标。
而且，该条款对于申请注册的商标系商标代理机构自用还是以牟利为目的进行注册未作区分。因此，无论商标代理机构是基于何种目的进行的注册申请，只要是在代理服务之外的商品或服务上进行的注册申请，均属于该条款禁止的情形。因此，本院认为原告和第三人提出的上述主张不能成立，本院不予支持。
二、诉争商标在诉讼中发生转让的事实可否视为障碍情形消除
根据本院查明的事实，诉争商标已于本案审理的过程中经核准转让至原告拍脑壳公司名下，而拍脑壳公司的经营范围不包含“商标代理”的内容，因此，不属于《商标法》第十九条所规定的“商标代理机构”，亦即，至本案审理之时，诉争商标已不属于《商标法》第十九条第四款所规定的情形，能否视为诉争商标的注册障碍已消除。
对此，本院持否定意见，具体理由有三：
首先，《商标法》第十九条第四款规定：“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。”
该条款对构成此类情形的主体要件、行为要件和客体要件均予以明确限定：即主体要件为“商标代理机构”；行为要件为“申请注册”；客体要件为“代理服务以外的其他商标”。本案中，最初向商标局提出诉争商标注册申请的主体为知果公司，该申请主体及相应的申请行为不应因知果公司在提出诉争商标申请之后将该商标申请权转让给拍脑壳公司而改变，由于知果公司系商标代理机构，诉争商标指定使用的服务类别亦非商标代理服务，因此，诉争商标的注册已满足了《商标法》第十九条第四款所规定的主体要件、行为要件和客体要件。
其次，从法律规定实效性的角度考虑，《商标法》第十九条第四款之规定作为一条强制性的法律规范，其目的就在于禁止商标代理机构在代理服务之外的商品或服务上申请注册商标。
如果允许将商标代理机构申请的非代理服务商标于申请日后任意转让给非商标代理机构的情况视为障碍消除，那么，该条款将失去规制作用，因为一旦该商标申请被受理，商标代理机构都可以通过商标转让的方式注册非代理服务商标。
第三，鉴于《商标法》第十九条第四款系规定在“商标代理机构应当遵循诚实信用原则”的条款之下，如果将上述行为可以视为障碍消除，可能会在客观上起到纵容商标代理机构违背诚实信用原则利用自身业务优势恶意抢注商标再转让的方式进行牟利的行为。
基于上述三点因素考虑，本院认为诉争商标发生转让的事实不能被视为注册障碍消除的情形。
综上所述，原告的诉讼请求不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，本院判决如下：
驳回原告北京拍脑壳科技有限公司的诉讼请求。
案件受理费一百元，由原告北京拍脑壳科技有限公司承担（已交纳）。
如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。
审 判 长 袁伟
审 判 员 王东
人民陪审员 仝连飞
二○一六年八月一日
法官助理 逯 遥
书记员 于天娇
来源:京知院 知产库编辑