合肥知识产权律师网
作者 | 杨宇宙 赢在IP 北京大成律师事务所上海分所
本文入选中国知识产权法律实务研讨会暨中华全国律师协会知识产权专业委员会2016年年会十佳优秀论文。
抵触申请参照现有技术抗辩（以下简称“抵触申请抗辩”）是近年来通过最高人民法院的司法政策文件和判例逐渐发展起来的一种专利侵权抗辩理由。抵触申请抗辩由于缺乏直接的抗辩权基础，而是基于法理推导，在具体适用方法和标准方面有诸多争议，各法院判决也不统一。笔者在抵触申请可以参照现有技术抗辩的前提下，根据现行法律和司法解释关于现有技术抗辩的规定，就如何正确适用抵触申请抗辩提出二步法。【1】
一、抵触申请和抵触申请抗辩
（一）抵触申请
“抵触申请”并非由专利法或实施细则直接规定，而是基于专利法第二十二条第二款新颖性的规定，由国家知识产权局在其专利审查指南中所定义的。2010年版《审查指南》规定：“根据专利法第二十二条第二款的规定【2】，在发明或者实用新型新颖性的判断中，由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后(含申请日) 公布的专利申请文件或者公告的专利文件损害该申请日提出的专利申请的新颖性。为描述简便，在判断新颖性时，将这种损害新颖性的专利申请，称为抵触申请”。2006年版《审查指南》对抵触申请的定义则有所差异，仅限于“由他人在该申请的申请日以前向专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公布的同样的发明或者实用新型专利申请”，不包括专利申请人/专利权人自身在先所提出的相同的专利申请。
根据专利法和《审查指南》的规定，须同时满足以下全部要件方成为抵触申请：
1. 形式要件：抵触申请应是发明或者实用新型专利/专利申请，不包括非专利文献，也不包括外观设计专利。
2. 地域要件：抵触申请应是向中国专利局提出的专利申请，不包括向其他国家/地区专利部门提出的专利申请。
3. 时间要件：抵触申请申请日应早于对比专利的申请日，而公告日在对比专利申请日之后。
4. 内容要件：抵触申请必须与对比专利权利要求技术方案相同，即对比专利权要求相对于抵触申请不具有新颖性。
5. 申请人要件：2008年专利法，抵触申请包括相同申请人/专利权人的专利申请/专利；2008年前专利法，抵触申请不包括同一申请人申请的专利。
（二）抵触申请抗辩
抵触申请抗辩同样不是由专利法和实施细则所规定，而是由最高人民法院通过司法政策文件所提出，并由最高人民法院和各地方法院的案例所逐步确立。
笔者检索发现最高人民法院最早提出抵触申请抗辩于2010年，时任最高人民法院副院长奚晓明在全国法院知识产权审判工作座谈会上所作的《能动司法，服务大局，努力实现知识产权审判工作新发展》讲话中指出：“被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成专利侵权的，可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判。”2011年《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》再次提出：“被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案或者外观设计主张其不构成专利侵权的，可以参照现有技术或者现有设计抗辩的审查判断标准予以评判。”最高人民法院上述司法政策给下级法院适用抵触申请抗辩的明确指引【3】，随后最高人民法院和各地法院在一些案例中逐渐确认了抵触申请抗辩。比如最高人民法院（2013）民提字第225号案件中指出：“由于抵触申请能够破坏对比专利技术方案的新颖性，故在被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成专利侵权时，应该被允许，并可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判。”随后在（2015）民申字第188号案件中，最高人民法院进一步给出了抵触申请抗辩的具体适用标准。这两个案件均入选当年最高人民法院知识产权年度报告。
二、民事侵权案件中抵触申请抗辩常见的三个争议
（一）抵触申请的指代
关于抵触申请的指代，司法判决中有两种常见类型。第一种是只要被告主张构成抵触申请的比对专利文件满足在原告专利申请日前提交申请并在申请日后公告，就称为抵触申请，而不考虑其他要件，比如内容要件。包括最高人民法院的判例均是如此，如（2013）民提字第225号案件判决书记载：“乐雪儿公司用于主张现有技术抗辩的ZL200520015446.8号实用新型专利的申请日虽早于对比专利申请日，但授权公告日晚于对比专利申请日，故不构成现有技术，但依法构成抵触申请。”但是“ZL200520015446.8号实用新型专利是‘一种新型热水袋’产品专利，该专利仅公开了一种热水袋产品，并未公开这种热水袋产品的具体生产步骤”。因此该比对专利文件不满足构成该案中原告方法专利权利要求的抵触申请的要件。第二种类型则不仅考虑时间要件，还考虑构成抵触申请所需的其他要件，如内容要件。典型例子如山东高院的判决，（2013）鲁民三终字第12号就指出“抵触申请除需符合时间要件外，还必须是同样的发明或实用新型专利。本案中，……王瑾专利与对比专利并不是同样的发明，不构成对比专利的抵触申请，淄博阳光公司的该项不侵权抗辩理由不能成立。”上述认定方式的差异也导致法律文书中对此类用作抵触申请抗辩文件称谓的差异，在第二类的判决书中，被告所主张的抵触申请常常被称为“比对专利或***专利”而非“抵触申请”。
笔者认为：抵触申请具有特殊定义和构成要件，在认定是否构成抵触申请时，应当考虑全部构成要件。对于抵触申请构成的严格判断和准确指代，不仅仅是判决书表述准确与否的问题，更可能影响抵触申请抗辩是否成立。从逻辑上说，抵触申请成立是适用抵触申请抗辩的前提。而采用第一种类型的表述，容易让人忽视抵触申请除了时间要件以外的其他要件，将不是抵触申请的专利认为是抵触申请，并进而适用抵触申请抗辩，甚至进一步类推抵触申请抗辩。
（二）抵触申请抗辩仅适用相同侵权还是亦适用等同侵权
认为抵触申请只适用于相同侵权的代表是上海市高级人民法院，其2011年颁布的《专利侵权纠纷审理指引》第14条明确规定：“被诉侵权人以实施的技术是抵触申请中公开的技术方案主张不构成专利侵权的，在相同侵权中才可以类推适用现有技术抗辩，且被控侵权技术方案与抵触申请中公开的技术方案相同时，不侵权抗辩才能够成立”。上海高院的判决【4】给出了更具体理由：“由于抵触申请也可以破坏专利的有效性，故依据现有技术可以用于不侵权抗辩的法理，抵触申请应可以类推适用现有技术抗辩。但抵触申请与现有技术相比，其破坏专利有效性的效力有限，抵触申请只能用于评价新颖性，而不能用于评价创造性，故抵触申请类推适用现有技术抗辩时，其抗辩的效力也应受到相一致的限制。为此，抵触申请类推适用现有技术抗辩应限于在相同侵权中才能进行抗辩，且被控侵权技术方案与抵触申请中记载的技术方案相同时，不侵权抗辩才能成立。”
但也有其他法院在等同侵权中亦适用抵触申请，如（2010）长中民三初字第0042号案件中，长沙中院认为被控侵权产品具有与权利要求1等同的三个技术特征，被控侵权产品落入原告专利独立权利要求1保护范围的技术特征与抵触申请技术方案的相应技术特征相同，并最终认为抵触申请抗辩成立。持类似观点的判决还有（2014）浙甬知初字第571号等。
笔者观点：笔者首先不同意长沙中院在上述0042号案件中的观点，被控侵权产品落入原告专利权利要求保护范围的技术特征与抵触申请技术方案的相应技术特征相同，而其中三个特征与权利要求1的三个特征又构成等同，意味着抵触申请中该三个特征与权利要求中的该三个特征是“等同”而非相同。因此该案中该所谓的抵触申请并不构成对原告专利的抵触申请，并且由于其不能用于评价原告专利的创造性因而不可能影响原告专利的有效性，故不存在参照适用现有技术抗辩的基础。但笔者也不同意上海高院的意见。如上海高院自己所认为的，抵触申请应当参照现有技术抗辩的理由是：“由于抵触申请也可以破坏专利的有效性，故依据现有技术可以用于不侵权抗辩的法理，抵触申请应可以类推适用现有技术抗辩”。那么在有专利文件构成原告专利抵触申请时，专利的有效性被破坏，此时即便被控侵权技术方案对原告专利权利要求构成等同侵权，没有理由排除抵触申请的适用。否则的话，就会发生明知原告专利因为抵触申请存在丧失新颖性而应属无效，但被告仍然必须通过启动单独的无效程序方可无效专利免于侵权，这于确立抵触申请抗辩的根本目的不符，亦浪费了宝贵的司法和行政资源。
（三）抵触申请抗辩适用的具体标准
最高人民法院在（2012）民申字第18号案件中指出现有技术抗辩比对的方法是：“将被诉侵权技术方案与现有技术进行对比，而不是将现有技术与专利技术方案进行对比。审查方式则是以专利权利要求为参照，确定被诉侵权技术方案中被指控落入专利权保护范围的技术特征，并判断现有技术中是否公开了相同或者等同的技术特征。”
抵触申请抗辩参照现有技术抗辩，也应该参照上述比对方法，将被诉侵权技术方案与抵触申请进行对比。但就比对所适用的具体标准，最高人民法院在（2015）民申字第188号案件中给出了不同于（2012）民申字第18号案件的标准，其指出：“由于抵触申请与现有技术的含义和性质存在一定差异，故抵触申请抗辩的审查判断标准应与抵触申请的性质相适应，与现有技术抗辩的审查判断标准存在一定差异……抵触申请仅仅可以被用来单独评价对比专利权的新颖性，既不可以与现有技术或者公知常识结合，更不可以用于评价对比专利权的创造性。因此，只有在被诉侵权技术方案的各项技术特征均已被抵触申请单独、完整地公开，相对于抵触申请不具有新颖性时，才可以认定抵触申请抗辩成立。如果被诉侵权的技术方案相较于抵触申请存在差异并具有新颖性，或者被诉侵权人主张将抵触申请与现有技术或者公知常识结合后进行抗辩的，抵触申请抗辩均不能成立。”
笔者观点：笔者不同意最高人民法院在188号案件中所阐述的上述理由。“抵触申请仅仅可以被用来单独评价对比专利权的新颖性”是抵触申请是否成立的条件，涉及的是抵触申请和对比专利之间的关系，而抵触申请抗辩比较的是被控侵权技术方案抵触申请之间的关系，因此并不能由“抵触申请仅仅可以被用来单独评价对比专利权的新颖性”得到“只有在被诉侵权技术方案的各项技术特征均已被抵触申请单独、完整地公开，相对于抵触申请不具有新颖性时，才可以认定抵触申请抗辩成立”的结论。上述理由混淆了“抵触申请成立”和“抵触申请抗辩成立”的比对标准。
既然司法解释已经明确在现有技术抗辩中，被诉侵权技术方案与现有技术进行比对时所采纳的是相同或者无实质性差异的标准【5】，那么在相对原告专利存在抵触申请的情况下，抵触申请起到了与现有技术相同的功能和效果（即破坏专利的有效性），故参照现有技术抗辩进行抵触申请抗辩，将被诉侵权技术方案与抵触申请进行比较时也没有理由排除该“无实质性差异”标准，仅采用“相应技术特征相同”的新颖性标准。从这个角度来说，最高院第188号案件中的上述意见似乎反倒是没有参照专利法和司法解释所规定的现有技术抗辩规则。
并且如采上述观点，“被控侵权技术方案相对于抵触申请不具有新颖性”就成为了抵触申请抗辩成立的必要条件。这意味着如果被诉侵权技术方案相对于抵触申请具有新颖性，则抵触申请抗辩不能成立。那么在遇到前文讨论抵触申请抗辩是否可适用等同侵权所举的例子，即相对原告专利存在抵触申请，但被控侵权技术方案与抵触申请构成等同时，也只能得到抵触申请抗辩不成立的结论，在侵权案件中只能认定等同侵权（假如被告不提出无效的话）。
三、抵触申请抗辩二步法的提出
笔者认为上述几个问题争议产生的根本原因在部分判决在抵触申请抗辩中忽视了抵触申请成立是适用抵触申请抗辩的前提，因此在认可抵触申请可以参照现有技术抗辩的大前提下，笔者提出抵触申请抗辩的二步法：
第一步：判断抵触申请是否成立。即将被告主张抵触申请的比对专利文件与原告专利的权利要求进行比对，判断相对于原告专利该比对专利文件是否构成抵触申请。且比对内容绝不能仅限于时间要件，而应从形式、地域、时间、内容、申请人五个要件共同判断。其中内容要件比对应采新颖性判断标准，即原告主张的权利要求的全部技术特征是否被告主张抵触申请的比对专利文件单独、完整的公开。如是，则抵触申请成立。如否，则抵触申请不成立。
第二步：判断抵触申请抗辩是否成立。在抵触申请成立的情况下，再将被诉侵权技术方案与抵触申请进行比对，判断“抵触申请抗辩”是否成立。此时应参照2009年司法解释第14条现有技术抗辩的规定，采“相同或无实质性差异”标准，而非188号裁定中所提出的“新颖性标准”。
表一通过表格示出二步法操作方法和标准
四、二步法的优点
表2通过抵触申请抗辩的几种常见情形对适用二步法的效果予以说明。为方便起见，权利要求、被控侵权技术方案和主张抵触申请的比对专利假设均只包括两个技术特征A和B，B1表示和B不相同、但符合09年司法解释第14条规定的无实质性差异的等同技术特征。
笔者认为，与最高人民法院在188号案件中关于抵触申请抗辩的比对方法和标准以及上海高院关于抵触申请不能适用等同侵权的意见相比，上述二步法的优点在于：
首先，其与目前专利法、司法解释、司法政策以及审查指南中关于现有技术抗辩以及抵触申请的定义相符合，逻辑上一致。具体的说，上述二步法中抵触申请的定义与《审查指南》中抵触申请的定义一致，实际上也就符合专利法第二十二条第二款的规定。而其比对标准与2009年司法解释第14条现有技术抗辩比对标准一致。
其次，其解决了“相对原告专利存在抵触申请，但被控侵权技术方案与抵触申请构成等同”（即案例3）情况下，被告直接适用抵触申请抗辩的问题，而这与立法上设立现有技术抗辩，司法上设立抵触申请抗辩的目的是一致的。
再次，在抵触申请不成立的情况下，抵触申请抗辩自然不成立，可以免除被告进一步主张将抵触申请与被控侵权技术方案进行比对的步骤，更加简单直接。
并且，上述判断方法要求在第一步就根据抵触申请构成的全部要件判断抵触申请是否成立，这可以有效避免将不构成抵触申请的专利来进行抵触申请抗辩，更可以避免无限制的类推抵触申请抗辩，将非抵触申请也参照现有技术抗辩进行不侵权抗辩。
【1】鉴于在发明、实用新型和外观设计专利侵权案件中，适用抵触申请抗辩和抵触设计抗辩的方法有所差异，本文只涉及发明、实用新型侵权案件中抵触申请抗辩问题，不涉及抵触设计抗辩。
【2】2008年版专利法第二十二条第二款：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。
【3】如笔者查阅到最早适用抵触申请抗辩的案例（2009）长中民三初字第0336号中就记载“且依据最高人民法院奚晓明副院长2010年在全国知识产权审判工作座谈会上讲话的精神，人民法院在审理专利侵权纠纷案件时，可以参照现有技术抗辩对被告提出的抵触申请进行审查”
【4】（2011）沪高民三（知）终字第77号案件，（2012）沪高民三（知）终字第68号，（2013）沪高民三（知）终字第13号，（2013）沪高民三（知）终字第85号等）
【5】《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下称“2009年司法解释”）第14条规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术”。