合肥知识产权律师网
来 源 | 知产力
作 者 | IvesDuran
本案是一件较为复杂的商标侵权诉讼案件，主审法官对原告的多项诉求进行了逐一回应，并进行了精彩的论述说理，包括： 被诉商标持续侵权行为在新旧商标法中的法律适用；在同一案件中，对驰名商标的认定中跨类混淆及淡化均有可能发生；驰名商标按需认定保护在民事诉讼中应从制止侵权及赔偿损失两方面进行考量；确定赔偿金额，应充分考虑侵权持续时间、情节及主观恶意程度；多被告在案件中所承担的连带赔偿责任的划分；能否要求被告既承担民事责任亦请求对其进行民事制裁等。（判决原文请扫文末二维码提取）
近期，北京知识产权法院对一起侵犯注册商标专用权纠纷案件作出一审判决，原告埃克森美孚公司（EXXON MOBIL CORPORATION，下称美孚公司）获赔经济损失450万元。这也是迄今为止北京知识产权法院在侵权案件中完全支持原告赔偿诉求，且判赔金额最高的一审案件。
基本案情
2015年4月15日，北京知识产权法院开庭审理了原告埃克森美孚公司诉被告北京北农国信科技发展有限公司（下称北农公司）、被告潍坊中科农业技术开发有限公司（下称中科公司）、被告张智敏、被告张丹丹侵犯注册商标专用权纠纷一案。
经审理查明，2014年4月27日，美孚公司在第十五届中国（寿光）国际蔬菜科技博览会（下称展会）中，从中科公司的展台中购买了标有北农公司名称的展品，包括一种化肥产品及六种农药产品。其中化肥产品为“美孚植物免疫霉素”有机化肥；农药产品名称分别为”美孚10号“高效氯氰菊酯”农药、美孚3号“苦参碱”农药、美孚6号“病毒-TY”农药、美孚7号“腈菌唑”农药、美孚399-2“啶虫脒”农药、美孚红细胞农药。在产品的塑料包装袋上有“Mobil fertilizer”（Mobil 肥料）/“Mobil pesticide”（Mobil 杀虫剂）字样。美孚公司还从该摊位中获得中科公司、北农公司的四本宣传册，其中显示有《后来居上的好产品，令人信服的效果！美孚3000》、《美孚3号（二代）》等内容。
被告张智敏分别于2004年9月10日、2004年10月21日在第1类和第5类商品上申请注册第4263121号“美孚及图”商标、第4321774号“美孚及图”商标（以下统称被诉商标），并于2004年将其许可给北农公司、中科公司使用。
美孚公司诉称，其已针对张智敏的第4263121号、第4321774号“美孚及图”商标，向北京市第一中级人民法院提起商标异议行政诉讼。该院于2013年终审判决认定，张智敏注册的上述商标与美孚公司的“美孚”（第357297号）、“美孚 MEI FOO”（第147013号）和“MOBIL”（第174470号）商标构成使用在类似商品上的近似商标，违反了2001年《商标法》第28条规定，从而将其驳回。该案中，张智敏提交的的证据表明，其自2004年起北农公司、中科公司经其授权便开始使用被诉商标。
美孚公司认为，被诉侵权产品为农药及化肥产品，其与原告在第1类及第5类上注册的五个商标（即第357297号“美孚”、第147013号“美孚MEI FOO”、第5741892号“Mobil”、第174462号“MOBIL”、第174470号“MOBIL”）的核定使用商品构成类似商品。
美孚公司认为，各被告的侵权行为还包括：中科公司、北农公司、张智敏在“北农网”上发布带有被诉商标的各类杀虫剂、肥料等产品的照片和宣传视频，并打出了“美孚农药 服务中国”的宣传口号。被告张丹丹登记注册了域名bngx88.com用于“北农网”，专门进行侵权产品的宣传和推广。张丹丹还设立了“潍坊世纪浩林汽车用品有限公司”，该公司在展会上与中科公司租用同一个摊位。据此可以认定，张丹丹与其他三被告共同实施了侵犯原告注册商标专用权的行为。
美孚公司请求法院判令，上述四被告停止上述侵犯原告注册商标专用权的行为；连带赔偿原告经济损失人民币450万元及合理支出共计人民币40788元；发布声明消除影响，以及对中科公司和北农公司进行民事制裁，收缴及销毁侵权产品和侵权标识，并予以罚款等。
美孚公司就其450万元经济损失，主张理由如下：1、被告自称2009年农药企业前100强、2010年中国农药杀虫剂50强，以及2012年、2013年中国农药（杀虫、杀菌、除草剂）50强，其过去两年内农药产品的年销售总额应当超过1亿元人民币；2、原告的“美孚”及“Mobil”通过长期使用和广泛宣传，在润滑油产品市场具有极高的知名度和影响力，被诉商标的使用对原告的驰名商标声誉造成极大的损害。
“美孚”化肥、农药何以侵权“美孚”润滑油？
法院经审理认为，因本案中原告主张被诉行为发生时间在2004年之后，提起诉讼时间为2014年12月17日，而上述期间分别处于2001年《商标法》及2014年《商标法》施行期间，因此，本案涉及2001年及2014年《商标法》的法律适用问题。因对于商标侵权条款的法律适用问题，并无相关特别规定，故依据《立法法》中法不溯及既往的原则，2014年《商标法》只适用于2014年5月1日之后发生的被诉行为，而之前的被诉行为则仍适用行为时有效的2001年《商标法》。
2001年《商标法》第五十二条第（一）项、2014年《商标法》第五十七条第（一）、（二）项所调整的行为需符合如下要件：1、原告系涉案注册商标的专用权人或被许可使用人；2被告实施了被诉行为；3、被诉商标与原告商标相同或相近似；4、被诉商品与原告注册商标核定使用的商品属于同一种或类似商品；5、被诉商标的使用易使相关公众产生混淆。
经审理查明，原告主张被诉行为针对其注册的5件注册商标违反了上述规定，上述商标均在有效期内。北农公司、中科公司均实施了生产销售及宣传被诉美孚系列产品的行为。张智敏虽并未直接实施上述行为，但因北农公司、中科公司在被诉美孚系列产品中所使用的“”商标来源于张智敏，因此，被诉行为属于三被告共同实施的行为，其应对上述行为承担连带责任。
张丹丹作为北农网的备案经营者，在无相反证据的情况下，推定其为实际经营者。因其属于被告公司员工，而其他被告主张其行为属于职务行为，故其经营网站的行为并非单独提供便利的行为，而是与其他被告分工合作共同实施了被诉行为，其应与其他被告共同承担侵权责任。
庭审过程中，各被告对于原告美孚公司的第174431号“MOBIL”商标、第174458号“美孚”商标在2012年前驰名的事实予以认可，但对上述商标自2012年之后的驰名状态不予认可。因各被告既未提交相关证据，亦未提出任何理由对此进行解释，而原告则举证证明《财富》中文网站2000-2014年世界500强排行榜仍显示原告系全球领先的石油和石化公司的情况下，法院对于上述商标2012年至提起诉讼时的驰名商标仍予以确认。
《驰名商标司法解释》第九条规定涉及跨类混淆及淡化两种情形。如果被诉行为存在第九条第一款规定的跨类混淆情形，或者第二款规定的淡化情形，则均可认定被诉行为构成对驰名商标相关权益的损害。淡化的认定需要考虑三个层次的认知：第一层次的认知是指被诉商品（而非驰名商标核定使用商品）的相关公众对于“驰名商标”与其“所有人”在“特定商品或服务”上的“唯一对应关系”有所认知；第二层次的认知是指被诉商标的相关公众在看到被诉商标时能够联想到原告驰名商标；第三层次的认知是指被诉商标的相关公众能够认识到被诉商标与原告驰名商标并无关系。被诉行为符合上述三个层次，故其相对于部分相公众而言，可能会产生淡化的后果。同时，被诉行为相对于另外部分相关公众而言，可能会产生跨类混淆的后果。据此，被诉行为已构成对原告驰名商标的损害，违反《驰名商标司法解释》第九条第一、二款的规定。
考虑到原告“MOBIL”、“美孚”商标在润滑油商品上的知名度，以及该知名度在相关公众心目中所带来的两商标对应关系的认知，在被诉商标所使用的农药、化肥商品与润滑油商品的相关公众具有很大交叉的情况下，该对应关系在被诉商品相关公众心目中亦同样会产生。据此，被诉行为中使用的“”、“美孚”、“Mobil”与原告在第一、五类商品上注册的“MOBIL”构成使用在类似商品上的近似商标，违反2001年《商标法》第五十二条第（一）项及2014年《商标法》第五十七条第（二）项的规定。
450万元侵权损害赔偿认定从何得来？
法院认为，张智敏自2004年起其便授权北农公司、中科公司生产侵权产品，该行为一直处于持续状态。在各被告均未提出诉讼时效抗辩的情况下，三被告应对其自2004年开始至今的侵权行为承担赔偿责任。因张丹丹所经营网站页面下方显示有“copyright 2008-2013”字样，在原告美孚公司无相反证据的情况下，应认定该网站宣传行为自2008年开始，故其应对自2008年开始的网站宣传行为与其他三被告承担连带赔偿责任。
北农公司、中科公司在2009年的年销售额至少在1.7亿元以上，2010年的销售额亦应在该数额上下。即便两被告并非在此之前的每年均有此销售额，但无论如何，在整个侵权持续期间，基于被诉行为所获得的利益以及该行为为原告所带来的损失均显然远远高于原告所主张的450万元的诉讼请求，故法院对该数额予以全额支持，北农公司、中科公司、张智敏应连带承担450万元的赔偿责任。因被告张丹丹仅需对2008年开始的网站宣传行为与其他三被告承担连带赔偿责任，在考虑到其并未参予生产及销售行为，且其侵权时间较短的情况下，其仅需在50万元内与其他各被告承担连带责任。
据了解，该案目前已进入二审。