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来源 | 西南知识产权
2016年9月9日晚，最高人民法院知识产权审判庭周翔审判长做客中国知识产权法官讲坛第二十讲，在西南政法大学毓才楼作了题为“专利保护的逻辑与经验——从专利司法实践谈《专利法》第四次修正”的讲座。本次讲坛由重庆市高院民事审判第三庭庭长喻志强主持，西南政法大学知识产权学院邓宏光教授、康添雄副教授和重庆市第一中级人民法院知识产权庭副庭长赵志强担任嘉宾。
在这次讲座中，周翔审判长结合专利司法实践，探讨了《专利法》第四次修正涉及到的法律问题。因本次讲座信息量大，我们分成三次来推送。
本文主要介绍周翔审判长结合其亲自审理的三件热点案件，以法律为出发点，着重提出警告函和合法来源抗辩在专利侵权纠纷中如何适用。由于这三个案件均入选最高人民法院年度报告，观点权威，对于专利的司法实践和学习专利法者，有着重要的指导性意义。
主讲人：周翔
双环与本田确认不侵权及损害赔偿纠纷案——如何发送警告函才属正当维权行为
【导读】
权利人发送侵权警告函维护自身合法权益是其行使民事权利的应有之义，其目的在于让被警告者知悉存在可能侵害他人权利的事实，自行停止侵权或与权利人积极沟通、协商解决纠纷，权利人无需再提起侵权之诉寻求公力救济。
发送警告函作为行使权利的一种方式，并不以法院作出侵权判决为前提，也不因法院最终判决是否侵权而影响其正当性，但行使权利应当在合理的范围内。在采取维护权利行为的同时，也要注重对公平竞争秩序的维护，避免滥用侵权警告，打压竞争对手合法权益。
【基本案情】
2003年9月起，本田向双环发送警告函，称双环生产的SUV汽车“来宝S-RV”侵犯了本田C-RV的外观设计专利，双环回应称车型设计尚未定型。同年10月，双环将改进后的定型产品图样传真至本田方面，本田方面认为定型设计仍存在侵权问题。
2003年10月16日，双环向石家庄中院提起请求确认不侵权及损害赔偿之诉，并针对涉案专利提出无效宣告请求。
2003年11月本田向北京市高级人民法院提起侵害外观设计专利权之诉。
2006年3月6日，专利复审委员会8105号决定宣告涉案专利权无效，得到一、二审法院维持。
双环在其提起的确认不侵害外观设计专利权及损害赔偿之诉中，增加损害赔偿额至36574万元。
2010年11月26日，最高人民法院提审后判决撤销一审、二审行政判决及第8105号决定。涉案专利权恢复有效。
本田撤诉，后将索赔金额提高到34857.04万元，重新向河北高院起诉双环侵权。
2014年2月19日，一审判决：不侵害涉案专利权，本田赔偿双环经济损失人民币5000万元。
2015年12月8日，最高人民法院二审判决，确认双环不侵害本案专利权，改判本田赔偿1600万元。
【裁判意见】
一、发出侵权警告函的时间：侵权行为判定后、提起侵权诉讼前或起诉期间
专利权人针对法院已经判决认定的侵权行为可以向被诉侵权行为人发送侵权警告函，也可以在提起侵权诉讼之前或者起诉期间发送侵权警告函。
专利权人发送侵权警告函是其自行维护权益的途径和协商解决纠纷的环节，法律对于在法院侵权判决之前专利权人自行维护其权益的行为，并无禁止性规定。允许以此种方式解决争议有利于降低维权成本、提高纠纷解决效率和节约司法资源，符合经济效益。
本案中，双环向最高院上诉时称，本田在未经人民法院判定侵权的情况下，向双环连续多次发送警告函，向双环全部经销商发送责令停止销售的警告函的行为是滥用专利权的行为。而法院认为，本田发送侵权警告函属于专利权人维护其专利权的一种自力救助行为，双环主张本田在法院侵权成立的判决作出前发送侵权警告函无法律依据的理由，法院不予认同。
二、发送侵权警告函时的审慎注意义务
权利人发送侵权警告函维护自身合法权益是其行使民事权利的应有之义，但行使权利应当在合理的范围内。判断侵权警告函是不是正当的维权行为，应根据发送侵权警告函的具体情况来认定，以警告函内容的充分性、确定侵权的明确性为重点，权利人应善尽审慎注意义务。而且，从侵权警告函的发送对象看，权利人所履行的审慎注意义务因对象的不同也不尽相同。
制造者作为侵权的源头，通常是权利人进行侵权警告的主要对象，权利人希望被警告的制造者停止侵权行为或与其进行协商以获得授权，而制造者也往往会选择以与权利人正面协商、沟通的方式解决纠纷。
销售者或者使用者作为制造者的交易相对方，通常情况下，对是否侵权的判断认知能力相对较弱，对所涉侵权的具体情况知之较少，与制造者不同，他们的避险意识较强，更易受到侵权警告的影响，可能会选择将所涉产品下架、退货等停止被警告行为，拒绝对制造者的商品进行交易，从而直接导致制造者无法销售，影响所涉产品的竞争交易秩序。
因此，向销售者或使用者发送侵权警告时，其注意义务要高于向制造者发送侵权警告的注意义务。向这些主体发送的警告应当详细、充分，如披露请求保护的权利的范围、涉嫌侵权的具体信息以及其他与认定侵权和停止侵权相关的必要信息。
本案中，本田在第一阶段向制造者双环发送侵权警告函属于专利权人正当行使专利权的维权行为。双环接到侵权警告信后，与本田协商沟通，明确了被警告行为的具体信息，并立即对其所称“非定型产品”的外观进行了修改，其行为表明，本田侵权警告函的内容足以使双环知悉被警告行为可能存在侵害涉案专利权的事实。因此，双环主张的所谓停止生产、推迟涉案汽车上市以及对产品外观等进行改造导致的损失，属于其自行对侵权警告进行判断后的商业风险，应由其自行承担。
本田在第二阶段向涉案汽车的经销商发送的侵权警告函，仅记载了涉案专利权的名称、涉嫌侵权的产品名称以及受函客户涉嫌侵权的性质，没有披露主张构成外观设计相近似的具体理由或进行必要的侵权比对，也没有披露其与双环均已向法院寻求司法救济等其他有助于经销商客观合理判断是否自行停止被警告行为的事实。本田在没有进一步证据证明存在侵权事实的情况下，在第二阶段扩大发送内容不明确的警告函，难以认定其尽到了合理的审慎注意义务。
三、发送警告函的正当性，不以最终判决是否侵权为标准，亦不受专利权随后被宣告无效的影响。
侵权警告中的侵权事实是权利人的单方认识，所涉侵权行为是否构成侵权需要法院审理确定。权利人维权的方式是否适当并非以被警告行为是否侵权的结论为判断依据，而是以权利人维权的方式是否正当，是否有违公平的竞争秩序，是否存在打击竞争对手作为衡量的标准。
由于侵权认定的专业性和复杂性，不能过高要求权利人对其警告行为构成侵权的确定性程度。在权利人发送侵权警告行为得当，不存在过错时，即使最终被警告的行为不构成侵权，也可能不属于滥用权利，无需对竞争者的损失进行赔偿。
孙俊义与郑宁侵害实用新型专利权纠纷案——警告函对销售者合法来源抗辩之主观状态的证明作用
【导读】
警告函经常会和专利侵权案件中被诉销售者的合法来源抗辩成立与否相联系。销售者援引专利法第七十条的规定主张合法来源抗辩时，如果专利权人能够证明，已经向销售者发出了明确记载有专利权和被诉侵权产品的基本情况、侵权比对结果及联系人等信息的警告函，且销售者已经收到该警告函的情况下，原则上可以推定销售者知道其销售的是未经专利权人许可而制造并售出的被控侵权产品，此时销售者的合法来源抗辩不能成立。
【基本案情】
孙俊义是专利权人，其向销售者郑宁发出通知函，主要内容为：你销售的“胜益”牌全自动排气阀已经侵犯了我的专利权（专利号为ZL200320112523.2，专利权人为孙俊义）。请你立即停止销售，并与我联系，协商赔偿事宜，否则将向人民法院提起诉讼。落款处有专利权人孙俊义的签章，并附有通讯地址、邮政编码、联系人及联系电话。
其后，孙俊义从郑宁处购买到了被诉侵权产品并提起侵权之诉。一审法院认为，郑宁提出的合法来源成立，依法可免除赔偿责任。二审判决维持了原判。经孙俊义申请再审。最高人民法院裁定指令原审法院再审。
【裁判意见】
最高人民法院审查认为：专利侵权行为的构成不以过错为要件。同时，考虑到侵权产品销售者进行侵权判断的实际困难，为维护正常的市场经营秩序和鼓励打击侵权源头，专利法第七十条对完成合法来源抗辩的侵权产品销售者的赔偿责任作出了免责规定，即其不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。
判断销售者是否知道其销售的是专利侵权产品，应当结合案件事实进行综合判断。如销售者曾经销售过专利产品，或其购入被诉侵权产品的价格不合理地低于专利产品的市场价格等，均可以作为认定销售者知道其销售的是专利侵权产品的事实基础。
如果上述情况均不存在，而仅仅是权利人向销售者发出过侵权警告函，则需要进一步对警告函中的具体内容予以审查。如果警告函中记载或包含有专利权（专利号、专利名称、专利权证书复印件等）和被诉侵权产品的基本情况、侵权比对结果及联系人信息等内容，在销售者也已经收到该警告函的情况下，原则上应当推定其知道销售的是未经专利权人许可而制造并售出的被控侵权产品，则其主张的合法来源抗辩不能成立。
雅洁公司诉杨建忠、卢炳仙侵害外观设计专利权纠纷案——合法来源抗辩之销售者的举证责任
【导读】
侵权产品的使用者、销售者与制造者就各自的行为分别承担法律责任，不能因查明或认定了侵权产品的制造者就当然推定使用者、销售者的合法来源抗辩成立，免除其举证责任。也不能因为制造者已经承担了侵权责任，就免除合法来源抗辩不成立的使用者、销售者的赔偿责任。对于合法来源证据的审查应当从严把握，尤其要注重对证据的真实性、证明力、关联性、同一性的审查。
【基本案情】
雅洁公司是涉案外观设计专利的独占实施被许可人，杨建忠是被诉侵权产品制造者，卢炳仙是被诉侵权产品的销售者。
雅洁公司在卢炳仙处公证购买了被诉侵权产品“吉固”门锁一把。被诉侵权产品与本案专利的外观无实质性差异。被诉侵权产品包装上标有“吉固+JIGU+图”注册商标，该商标的权利人为温州市鹿城区临江县昌隆五金加工厂的业主杨建忠。
卢炳仙提交的发货清单传真件上记载有“温州市昌隆五金厂发货清单”字样，收货单位为“石家庄卢炳仙”，日期为“2009年7月4日”，所购货物共四种，合计金额3280元。卢炳仙提交的银行个人存款回单上载明的时间为“2009年6月4日15:16:32”，未显示付款人姓名和账号/卡号，交易金额6900元。雅洁公司以杨建忠和卢炳仙侵犯其外观设计专利权为由，提起诉讼。
一审法院认为，杨建忠出售被诉侵权产品给卢炳仙的时间为2009年7月4日，在本案专利授权公告日即2009年9月l6日之前，故杨建忠的行为不构成侵权。卢炳仙在本案专利授权公告日以后销售被诉侵权产品的行为构成侵权。但现有证据不能证明卢炳仙知道或者应当知道其所售为侵权产品，且因上述产品有合法来源故卢炳仙无需承担赔偿责任。据此判决卢炳仙停止侵权行为。二审判决维持了原判。
经雅洁公司申请再审，最高人民法院裁定提审本案，并于2014年6月30日判决撤销一审、二审判决，改判杨建忠、卢炳仙立即停止侵权行为，分别赔偿雅洁公司经济损失5万元和2千元。
【裁判意见】
我国《专利法》第七十条规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。”根据该条规定，合法来源抗辩需要同时满足两个成立要件：一是侵权产品使用者、销售者的主观善意，二是侵权产品具有合法来源。
对于第一个成立要件，需要侵权产品使用者、销售者证明其不知道使用、许诺销售或者销售的是侵权产品。这是一种消极事实，根据消极事实的证明规则，一般应由权利人来证明侵权者知道或者应当知道其所使用、许诺销售或者销售的是侵权产品；若权利人无法证明，则一般可以推定侵权者不知道其使用、许诺销售或者销售的是侵权产品，从而认定该侵权产品使用者、销售者的主观善意。
对于第二个成立要件，应当由侵权产品使用者、销售者进行举证，证明侵权产品是从正规合法渠道、以正常合理价格从其直接的供货方购进的事实。这是因为，合法来源抗辩制度在免除了侵权产品善意使用者、销售者赔偿责任的同时，还要保护权利人的合法权利。通过侵权产品使用者、销售者的举证，权利人可以继续追究供货方的侵权责任，直至找到侵权产品的源头-制造者，以利于从根本上解决侵权问题。
但是，侵权产品的使用者、销售者的这种举证责任，并不能因为发现了真正的制造者而得以免除或减轻。这是因为侵权产品的制造行为通常比较隐蔽，难以发现，权利人往往是通过市场上侵权产品的销售与使用行为才得以发现侵权行为；加之很多侵权商品流通环节多，经营行为也不规范，在侵权产品的制造者和被诉的使用者、销售者中间，可能还存在其他的侵权产品销售者。通过合法来源抗辩制度，有利于把所有的侵权销售环节全部查清，有利于全面解决侵权问题，并使权利人获得全面赔偿。
本案中，杨建忠是侵权产品上标注的“吉固+JIGU+图”商标的商标权人，温州市鹿城区临江县昌隆五金加工厂由杨建忠注册成立，足以证明杨建忠有制造侵权产品的能力。在没有相反证据证明侵权产品的实际制造者并非杨建忠本人，且其从未对此提出任何异议的情况下，可以合理地推定杨建忠是侵权产品的制造者。
即使侵权产品的使用者、销售者是从制造者处直接购买产品，并可以确认制造者，被诉的使用者、销售者也不能因此免除或减轻合法来源抗辩的举证责任。
首先，合法来源抗辩是法律赋予善意的侵权产品使用者、销售者的一种权利，根据“谁主张、谁举证”的一般举证责任分配原则，侵权产品的使用者、销售者在行使合法来源抗辩权时，应负担举证责任；其次，对于这种直接从制造者处购买侵权产品的行为，侵权产品使用者、销售者的举证责任，也应该与存在多个中间销售环节时的举证责任相一致；最后，这样分配举证责任，既可以规范流通环节的市场秩序，也可以防止侵权产品使用者、销售者与他人窜通，以提供虚假合法来源证据的方式逃避赔偿责任。
因此，侵权产品使用者、销售者与制造者就各自的行为应分别承担责任，不能因查明或认定侵权产品的制造者就当然认为被诉的使用者、销售者合法来源抗辩成立，免除其赔偿责任；也不能因为制造者承担了侵权责任，就免除不符合合法来源抗辩要件的使用者、销售者的赔偿责任。
本案中，卢炳仙主张其销售的侵权产品有合法来源，为此提供了发货清单和交通银行个人存款回单。但发货清单只是传真件，且其上没有任何主体签名或盖章，卢炳仙也未提交相应的购货合同予以佐证。交通银行个人存款回单不但没有显示付款人的姓名，且付款金额与发货清单上的金额也不相符。
卢炳仙虽辩称该金额相对应的发货除了涉案发货清单上所列货品，还有其他的发货，但其并未就存在的其他货物及货款数额进行举证。因此，卢炳仙提供的证据并不能真实有效地证明其所销售的侵权产品的合法来源，其合法来源抗辩不成立。