文/吴昊 北京德恒(温州)律师事务所律师
国际品牌代理并不是一个新鲜的名词,早在二十多年前,就有一批富有创新精神的企业家把眼睛盯在了国际知名品牌的国内代理销售上。他们希望能够在这些品牌的代理过程中,学习先进的品牌运作经验,从而为自身的品牌之路做好铺垫。同时,国外一些知名品牌也需要积极拓展中国市场,因此,两者一拍即合。然而,由于中国企业缺乏相应的法律风险防范意识,在谈判的过程中往往漠视律师的重要性,认为只要有利可图或者认为对方是大品牌,能够取得代理权便是万事大吉。面对对方强大的律师团,自己却无法真正挺起腰杆。结果,等国内市场做大做强之后,自己不得不黯淡离场,而胜利的果实却要拱手让人。
笔者在多年的执业过程中,曾代表诸多中方为其国际知名品牌代理提供非诉法律服务,这些品牌涉及服装、鞋类、餐饮以及珠宝等行业。虽然,品牌代理的方式多种多样,可以是直接品牌代理销售,也可以是合资设立公司再进行品牌的生产以及销售等等。但是,无论何种方式,《商标许可协议》(Trademark License Agreement)都是必不可少的协议之一。因此,笔者在这里对《商标许可协议》中所存在的法律风险进行简单的总结,希望能够对企业进行类似行为时有所帮助。
(一)审查所代理品牌是否已在中国大陆(香港、澳门和台湾视代理范围而定)取得了商标权,这是品牌代理的前提要件
笔者曾接触过一个意大利服装品牌,其在多年前就试图通过马德里协定往中国大陆进行商标注册。然而,该品牌的商标已经在更早之前被一家中国企业所注册。虽然,中方代理人最后通过多种途径对已经注册的商标提出复审,从而使得该商标暂时处于权利不确定状态。但是,双方,尤其是中方,为此却付出了巨大的人力、财力和物力。但此事并未最终解决,换言之,该品牌的所有人仍然在中国大陆没有确定的商标权。因此,也导致国内商场对该品牌提出质疑,可能伤害了代理人与商场之间的关系,为该品牌在国内市场的拓展上埋下了种种隐患。
因此,为品牌代理工作能够顺利进行,确定被代理商标是否在中国大陆具有有效的商标权,则是一切工作的开始步骤。
(二)商标许可使用类型的确定
在国际品牌代理过程中,商标的许可方式通常分为独占使用许可(exclusive license)和非独占使用许可(non-exclusive license)。作为独占使用许可,是指被许可人(licensee)能够在许可范围内(包括地域范围和时间范围)独家使用授权商标,并且,许可人(licensor)在该范围内也不得使用该商标或再授权他人使用该商标。而非独占许可,是指除被许可人可以使用外,许可人保留自己使用该商标的权利。通常情况下,许可人均会选用非独占许可方式来进行授权使用。这样做的目的在于对授权商标进行有效管理,维护其自身品牌的价值。笔者认为,在双方进行谈判时,虽中方据理力争,但外方在此点上进行让步的可能性较小,过渡拘泥于这个问题,可能会使得谈判陷入僵局。这时就需要中方在平衡利益的基础上,在商标许可协议中对外方使用商标的权利进行限制,如商标产品的定价权、销售渠道的限制。
(三)许可的地域范围以及许可使用期限的确定
在商标许可协议中,我们应当明确许可的地域范围以及许可使用期限。
1.就许可地域范围而言,在笔者参与过的许商标可协议谈判中,比较突出的问题是:协议中的许可地域范围(Licensed Territory)仅仅简单的表述为:People‘s Republic of China (PRC) 或者直接为China。这样做实际上是会产生合同理解上的差异的。因为在我们中方看来,PRC或者China都表示中国,而中国应该包括香港、澳门,甚至台湾。事实上,对于外方而言,多数情况下将中国大陆、香港、澳门以及台湾加以区别,PRC或者China并不包括两个特别行政区及台湾地区。因此,我们十分有必要在合同里面加以明确,以免不必要的纠纷发生。
例如,在商标许可协议中约定:
1.1“Licensed Territory” means the PRC, the Hong Kong Special Administrative Area and the Macao Special Administrative Area.
“许可地域”指中华人民共和国、香港特别行政区以及澳门特别行政区。
1.2 “PRC” means the People’s Republic of China, only for the purpose of this Agreement not including Hong Kong SAR, Macao SAR and Taiwan area.
“PRC” 仅为本协议之目的,是指中华人民共和国,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区。
2. 就许可使用期限(term)而言,我们应该关注以下几点:
(1)无论代理方采用何种方式进行品牌代理,商标许可协议并不是孤立存在的,因此,我们要注意该商标许可使用期限应于主合同(如代理合同、合资企业合同等)期限相同,并且要约定如果主合同期限延长,商标许可期限应自动延长;
(2)事实上,仅仅与第(1)点所指的主合同期限相一致,还是不够的。因为主合同终止以后,代理方可能还会有大量的存货没有出售,如果此时商标许可协议同时终止,导致的后果就是代理商的存货没有办法处理。因此,商标许可协议的期限应该适当延长,以便代理商处理存货。(具体如何处理存货,应该是由主合同来进行约定)。
(四)关于商标许可费用的计算问题
商标许可使用过程中的许可费用常常使用 Royalties 或者 License fee 来表示,不管用词如何,关键是要明晰费用的计算问题。按照惯例,商标的许可使用费是按照商店营业收入(Gross Sale Revenue)的百分比来计算,而对于营业收入的定义往往又是这个问题的关键所在。笔者曾见过一份许可协议,其对营业收入没有进行定义。在协议履行过程中,中方认为营业收入应该减去商店本身的佣金(或者租金)并且要减去相关的税费,而外方则认为营业收入应是营业总额而不能减去任何其他费用。因此,双方又不得不就这个问题进行再次协商而签订补充协议。事实上,我们按照行业惯例来看,用于计算商标许可费的营业收入应该是总营业额减去商店的租金或者佣金,而不能减去其他费用或者相关税费。因此,为双方能够愉快的合作,明确营业收入的定义,对于商标许可费的计算是十分必要的。
(五)他人商标侵权的维权主体问题
虽然在中国加入WTO之后,对于知识产权的保护力度逐年在加大,但不可否认的是,我们目前的商标侵权行为仍然是屡禁不止。在中方代理人将外方的品牌知名度提升到一定程度地时候,假冒产品便会随之而来。因此,在出现他人侵犯商标权的情形下,由谁进行维权也是不容忽视的一个问题。
通常情况下,外方在商标许可协议里会规定发生商标侵权的情形时,只有外方有权“打假”,而中方只有配合的权利,更确切的说是中方有配合“打假”的义务。而事实上,从经济的角度来看,在中国(许可地域范围内)的侵权行为,更直接的是侵害中方的经济利益(当然,我们不能否认从长远来看,是对外方品牌的侵害)。因此,我们应尽可能的在商标许可协议中明确中方的权利,换言之,外方应在协议中授权中方对于商标侵权行为采取法律保护措施的权利。
(六)对于产品质量瑕疵及缺陷的规定
虽然外方对于其产品有一定的质量监控和管理,但是,我们不能否认产品质量出现瑕疵甚至缺陷的可能性。因此,我们十分有必要在协议中明确当产品质量出现瑕疵时外方应承担诸如修理、退货等责任,并且要明确如果因产品质量的缺陷造成消费者人身或者财产损害时的赔偿责任。
(七)准据法及争议解决方式的选择
准据法(Governing Law)以及争议解决方式的选择是为了能够更加有效的解决争议或者协议履行过程中的纠纷。虽然协议订立之初,我们是怀着极大的信心及最大的诚意来完成交易,然而,我们不得不在协议订立时拥有风险防范的意识。那么,合理的准据法的选择以及争议解决方式的选择必然也是谈判的焦点。
首先,就准据法而言,由于协议的履行地在中国(可能包括香港、澳门和/或台湾地区),那么,适用中国大陆的法律来解决争议无疑对于代理人而言最具有可预见性,并且也是是最方便和经济的一种选择。
其次,对于争议解决的方式而言,友好协商仍然是上策。然而,当争议真正发生时,“友好协商”往往沦为一个美好的愿望,当事人双方最终解决争议的方式只有诉诸法院或者提交仲裁。至于诉讼与仲裁这两种争议解决方式孰优孰劣,在此不做评述。笔者要提的是仲裁机构的选择。由于商标许可协议的起草方往往是商标所有权人,因此,笔者所接触的多个协议中,无一例外的是选择商标所有权人所在国的仲裁机构。显然,万一纠纷发生,如果在商标所有权人所在国进行仲裁,对于被许可人而言无疑需要付出更多的人力、物力及财力。因此,笔者建议仲裁机构最好是选择中国国际经济贸易仲裁委员会(上海、北京或深圳分会)(CIETAC)。如果外方无法接受此点建议,为公平起见,我们也至少应该坚持选择第三国(地区)仲裁机构,如瑞典斯德哥尔摩商会仲裁院(SCC)或者香港国际仲裁中心(HKIAC)。
(八)税务承担问题
税务的承担往往也是容易被忽视的一个问题。由于外方即被代理人对于中国税法知识的欠缺,很可能不会意识到其收入(这里主要指许可费收入)需要在中国纳税(通常由中方为其代扣代缴),这可能会导致其纳税时的心理落差,进而影响双方合作关系。因此,我们要将当事人双方的纳税义务在协议中进行明确。如我们可以约定:
1.The Licensee shall pay all governmental taxes imposed on it in accordance with the Chinese law and in connection with this Agreement.
被许可方应当依据中国法律缴纳所有与本协议有关的政府赋税。
2.The Licensor shall pay all governmental taxes imposed on it in accordance with Chinese law and imposed outside the Licensed Territory in connection with the payment of the License Fee.
许可方应当依据中国法律缴纳税款,以及在许可区域之外与支付许可费有关的税款。
结束语:事实上,在商标许可协议的签订过程中所涉及的法律问题远远不止上述八个问题,诸如通知的送达条款、保密条款、非竞争条款等均是非常重要的条款。总而言之,事前的法律风险防范要远远优于事后纠纷解决的效果。