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作 者 | 俞则刚 浙江和义观达律师事务所律师
一、背景
法律界和外贸界关于涉外定牌加工是否构成商标侵权的争议和关注从未停止，在最高人民法院就PRETUL案做出（2014）民提字第38号案判决后又掀起了新一轮热议。（2014）民提字第38号判决认为，是否构成商标法意义上的商标使用行为是界定商标侵权的前提，在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。
该裁判逻辑将涉外定牌加工连根拔起，不免使部分企业心灰意冷，因为他们的商标可能在某个境外国家属于另一民事主体所有（如早年的西班牙NIKE案），若按（2014）民提字第38号判决精神，则该境外商标可借助定牌加工这条通道来撕开中国的商标保护法律体系，其可能引发的后果让人不忍想象。
当然也有不少企业为此欢呼雀跃，因为他们的情况正好与前者相反——他们的商标在中国被别人抢注了。按（2014）民提字第38号判决精神，他们以后就可以放心地在中国开展定牌加工业务，用中国完整的工业生产体系、高素质但又相对低廉的劳动力，来为国际市场生产产品，而抢注方则只能望洋兴叹。
可见，“涉外定牌加工情况下，在涉案产品上贴附商标标识的行为不属于商标法意义上的商标使用行为”这一棒子打出去，是几家欢喜几家愁。就在评论持续升温的时候，江苏高院关于东风柴油机的判决重磅登场[1]。该判决认为，如果国内加工企业明知或应知国内商标具有一定影响或为驰名商标，而境外委托人涉嫌恶意抢注却仍然接受委托的，应认定国内加工企业存在过错，应承担相应的民事责任。同理，对于国内商标权人违反诚实信用原则，涉嫌恶意抢注境外商标，且有证据表明国内加工企业已经对境外委托尽到必要审查或合理注意义务，所有贴牌加工产品均出口的，基于诚实信用原则，国内商标权人亦不能阻却国内加工企业从事涉外定牌加工业务。在笔者看来，该判决提出的“必要审查注意义务”裁判标准更能实现利益平衡，也能够兼顾公平，也更符合“诚实信用”的民商事行为准则。
司法判决对于涉外定牌加工法律属性的认知不统一，对外贸企业的生产经营带来一定程度上的混乱，因为知识产权法律适用的其中一项重要职能就是要设定行为准则，最大限度地为利益攸关方提供明确稳定和可期待的预期[2]，指引社会经济有序发展。作为PRETUL 案的代理律师之一，笔者接到了来自全国各地的咨询电话，也应邀参加了一些论坛、研讨会，却发现不同的企业站在各自不同的立场上竟然对于“涉外定牌加工”有截然不同的认知；笔者更是惊奇地发现，在之后诸多的涉及外贸的商标侵权案中，被诉侵权单位几乎无一例外地会搬出（2014）民提字第38号判决，试图以“涉外定牌加工”来脱困。
笔者认为这是一种危险的信号，因为目前的情况是：（1）如前文所述，涉外定牌加工情况复杂，形式多样，一刀切的做法并不能实现普遍的公平、公合理；（2）涉外定牌加工有变成“大口袋”的趋势，凡是与国际贸易有关的商标侵权问题都想往里面装。因此，在法律认定短期内暂无改变可能的情况下，对何谓“涉外定牌加工”行为进行准确的界定，正本清源，实属必要。
笔者曾于2016年2月份撰文分析“涉外定牌加工”的构成要件，本文拟做进一步探析。
二、案例
该案中，福建永隆公司享有发电机产品上的“MATRIX”商标。2011年6月，重庆神驰公司向海关申报出口至伊拉克一批“”商标的发电机。该批发电机是由德国客商委托重庆神驰公司生产，并指定发给其伊拉克客户，德国公司在德国注册了商标，核定使用的范围包括第7类中的发电机，但该商标在我国国际注册的核定使用范围中删除了发电机，且在伊拉克也未进行注册。上海市浦东新区人民法院一审认为：重庆神驰公司在交易中将境外公司委托的加工业务外发给其他生产单位加工,且为境外公司实施了向其伊拉克客户销售涉案产品的行为,与涉外定牌加工行为性质不符，其行为构成商标侵权。
但上海一中院二审判决认为[3]：销售侵犯注册商标专用权的商品，首先要存在侵犯注册商标专用权的商品，其次才是销售行为。由于重庆神驰的行为并非商标法意义上的使用行为，未侵犯福建永隆公司的注册商标专用权，故其也不存在销售侵犯注册商标专用权的商品的行为。
2014年，类似的案件再次被提交到浦东新区人民法院[4]。该案中，被告重庆红宇根据其与英国黑尔布公司的销售合同加工生产刹车片，并经黑尔布公司的商标许可，在该些刹车片上使用在英国注册的“HPC”商标，并出口销售至黑尔布公司指定的收货地伊朗，估计是受该二审判决影响，浦东自贸区法庭认为重庆红宇的行为性质应为涉外定牌加工行为。
以上两案例本是探讨“涉外定牌加工”行为构成要件的绝佳样本，可惜被二审判决以“并非商标法意义上的使用行为”为由一票否决，也未引起知识产权界的足够重视，错失了为“涉外定牌加工”正名的一个极好机会。
本文试图以上述两案例为切入口，重新审视“涉外定牌加工”行为的构成要件。笔者认为，由于涉外定牌加工涉及到深层次的经济、法律政策和利益平衡问题，因此司法审判需在涉外定牌加工行为的认定标准上采取审慎的态度，严格掌握，不宜扩大认定范围，在当前尤其要防止借“涉外定牌加工”之名、行“商标侵权”之实的行为，严厉打击那些隐蔽性较强的商标侵权行为，从而有效维护商标法律的权威。
三、构成要件分析
笔者认为，基于公平、公正、合理的法律精神，结合实际，“涉外定牌加工”行为应符合以下条件：
1.境外定做方应在境外法域享有相关的商标权利；若境外定做方并非该商标的所有人，则其应经过商标所有人的合法授权，且被明确授予转委托的权利；
2.该商标在中国为另一民事主体所享有；
3.涉案产品所使用的商标标识，应与该境外商标标识完全一致；
4.涉案产品应属于该境外商标的核定使用商品类别；
5.涉案产品应全部返销到境外；
6．境外收货人应为境外的商标权利人或经其合法授权或指定的第三方。
（一）应有境外商标权利基础
有人经分析发现“涉外定牌加工”分为狭义和广义两种：狭义的涉外定牌加工，是指国外某法域中拥有特定商标标识之注册商标权利人或其被许可人，委托我国国内生产厂商贴牌加工生产该特定商标标识的产品，该产品全部出口至国外某法域销售而不在中国境内有任何销售行为；广义的涉外定牌加工，是指国外商家委托我国国内加工生产厂商贴牌加工生产其所指定的商标标识的产品，该产品全部出口至国外指定地域销售而不在中国境内有任何销售行为[5]。可以注意到，狭义与广义之分，关键在于境外定做方是否在其所属境外法域拥有合法的商标权利基础。
笔者认为，境外定做方在其所属境外法域拥有合法的商标权利（含许可）是“涉外定牌加工”行为的应有之意，是“涉外定牌加工”行为的本质内核。若没有合法的权利基础就根本无所谓定牌加工与否，那是典型的商标侵权行为。
按照部分法院判决所采用的“混淆理论”，即涉案货物全部出口国外，就不会对中国的相关公众带来混淆，而又由于涉案商标在该国属于他人所有，如此境外消费者也不会对商品的来源产生误认，从而不构成对中国商标权利的侵害。但从反向论证的角度，若广义的“涉外定牌加工”概念成立，那么由于境外定做方在该境外法域其实并不具有商标权利基础，因此所谓的“境外消费者也不会对商品的来源产生误认”的判断也就无从成立。可见，混淆理论适用于涉外定牌加工案件有其缺陷。
因此，笔者认为涉外定牌加工首要的立足点在于有“品牌”可定，若根本无牌，或者不是自己的品牌，或者是自己无权去定的品牌，那就是无源之水，无本之木。
在笔者代理的另一案件中，美国权利方授权韩国公司在韩国生产、销售某品牌的拖鞋，商标使用许可文件中明确规定仅限在韩国生产并销售。韩国公司随后将订单辗转委托到浙江宁波的一个企业，要求宁波企业生产该品牌的拖鞋并出口到韩国去。该商标的中国独占使用许可人认为，宁波公司生产、销售该品牌拖鞋的行为由于不具备合法的授权基础，因此属商标侵权行为。宁波公司则以涉外定牌加工为由进行不侵权抗辩。笔者认为该行为不符合“涉外定牌加工”的行为特征，因为韩国公司的转授权行为缺乏合法的权利基础，属无效授权。反之，若该行为被认定为“涉外定牌加工”行为、又得出不侵权的结论，那么将导致的局面会是：法律强行去干扰美国权利方基于合理、正当的商业目的所做的市场划分。
（二）产品全部返销
2.1应是返销到境外定做方享有商标权利的目的地
第一种情况，是返销到境外定做方的所属法域，这个应无异议。
第二种情况，是返销到该境外定做方指定的其他国家或地区，如前引MATRIX案中，涉案货物系根据德国客商的指定出口到伊拉克。此处又有三种可能性：（1）在伊拉克，MATRIX商标属该德国客商所有，（2）在伊拉克，MATRIX商标属本案福建永隆公司所有，（3）在伊拉克，MATRIX商标属他人所有。笔者认为，只有在第（1）类情况下，才可视其为合法的返销，其他另两类情况均不宜认定为“涉外定牌加工”语境下的返销境外。该案实际情况是德国公司在伊拉克却并不享有商标权利，因此笔者赞同浦东法院的一审判决意见，认为该行为与涉外定牌加工行为性质不符。
在另一个案件中，涉案货物向海关申报的贸易国是英国，而根据提单、船名/航次查询到的该货物实际目的地则是美国，此外出口方所提交的国外定做方的文件显示其在美国享有商标权利。原告主张，该批货物的目的地应以海关报关单所记载的内容为准，即英国，故本案不属涉外定牌加工行为；而被告则辩称，尽管报关单具有一定的公信力，海关法也规定了出口方有如实申报的义务，但报关单所记载的贸易国别信息仅是初步证据，而本案有充分的证据证明该批货物实际确实是拟出口到美国，因此应认定为涉外定牌加工行为。可见，对于返销的目的地，实践中也存在一个查明事实的难题。实际上，也有观点进一步指出，产品是否最终出口到境外也很难监控[6]。
2.2 “全部”返销的理解和把握
（1） 全部返销，是指涉案货物的全部返销，还是国内加工方的所生产的货物全部返销？
例如，被告为A公司，其境外定做方为B。案发后，原告又在A公司公证购买到了与涉案货物相同的产品，或通过A公司的电商平台公证购买到了与涉案货物相同的产品。可否据此认定A公司的定牌加工货物没有全部返销？因为，由于涉案货物已经被海关全部扣留，因此若是要求“涉案货物”全部返销，那么这其实是个伪命题。笔者认为，只要能证明国内加工方有在销售与涉案货物相同的货物（无论该国内销售的货物与涉案货物是否属于同一批次，哪怕是A公司违反与境外定做方的委托协议多生产的货物），就可以认定为没有全部返销，从而判定A公司出口货物的行为构成商标侵权。
（2） 全部返销的责任主体，是国内加工方，还是境外定做方？
在笔者办理的一个案件中，被告为A公司，其境外定做方为B。诉讼中，发现B公司的产品有在国内某电商平台销售，A公司公证购买后，发现该产品的实际厂家是C。也就是说，境外定做方B在中国有两家以上的OEM工厂，涉案的是A公司，但原告发现C公司的产品在国内销售。如果全部返销的责任主体是涉案的A公司，那么本案就可以认定为产品全部返销到境外；但若全部返销的责任主体是境外定做方B公司，则C公司在中国销售相同产品的行为，就会被认为B公司没有履行“全部返销”的责任，本案就不属涉外定牌加工行为了。
（三）规范使用境外定做方的商标
3.1 境外定做方的商标标识应与国内注册商标完全相同
PRETUL案中，宁波中院一审判决认为[7]：（1）亚环公司在其加工的挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上标注的“PRETUL”商标与原告莱斯公司的注册商标不相同，且定牌产品均出口至墨西哥，不在中国境内销售，中国境内的消费者也没有发生混淆的可能，故应认定该“PRETUL”商标与莱斯公司的注册商标不构成近似，其行为不构成侵权;（2）亚环公司在其加工的挂锁包装盒上标注的“”商标，与莱斯公司的该注册商标构成相同，亚环公司未经莱斯公司许可，在同类商品上使用与莱斯公司享有的注册商标相同的商标构成对莱斯公司商标专用权的侵犯。可见，一审判决采用严格的审查标准，认为涉外定牌加工只有在涉案货物使用的商标标识与涉争商标标识完全相同的情况下才认定构成商标侵权，不以“商标近似”来扩大保护的范围。但浙江高院二审判决认定“PRETUL”与构成近似，也属商标侵权行为[8]。
笔者以为定牌加工的法律概念应限在相同商标的范围内，而不应扩及到近似商标。理由在于，涉外定牌加工的争议多发生于以下情景：境外定做方A，原国内加工方B，现国内加工方C，B往往是案件中的国内商标权利人（或实际控制人）。在这种情况下，当事人之间的商业纠纷纷繁复杂，涉争商标权利的来源存疑，因此不宜再去主动扩大保护的范围和力度。
3.2 国内加工方不得擅自变更境外定做方的商标标识
在一个案例中，卡尔文·克雷恩商标托管在中国享有注册商标专用权，被告声称其行为是涉外定牌加工，出示了境外委托方的 商标权利文件（该商标权利是否确实合法存在本文暂不讨论），但涉案货物实际使用的是标识，系对境外定做方的商标标识做了更改，且无法说明合理理由[9]。
笔者认为，这种行为不应纳入涉外定牌加工的范畴，甚至可以说，这是一种打着“涉外定牌加工”的幌子、故意攀附商标声誉的、明显的商标侵权行为。
3.3 涉案商品应属于该境外商标的核定使用商品类别
商标规范使用的另一层含义，包括应将注册商标使用在该境外商标的核定使用商品类别范围内，即在其自用范围内使用该商标。若涉案商品非在该境外商标的核定使用商品类别范围之内，且落入了中国注册商品的核定使用范围之内，则不宜以该商品与境外商标核定使用商品构成类似商品为由认定涉外定牌加工成立。
简言之，一方面，以境外商标权利作为比照对象，涉案产品应“所使用的商标标识应与该境外商标标识完全一致”、“属于该境外商标的核定使用商品类别”，否则就不属于“涉外定牌加工”。另一方面，若以中国注册商标权利作为比照对象，只要涉案产品不符合“涉案产品所使用的商标标识应与该境外商标标识完全一致”、“涉案产品应属于该境外商标的核定使用商品类别”这两个条件，则可以用近似商标、类似商品为由认定侵权。
笔者认为，将“近似商标、类似商品”规则排除在涉外定牌加工的范畴之外，符合商标应“规范使用”的基本要求，符合利益平衡的原则，可防止境外商标权利主体不当地利用定牌加工司法判决精神、扩大其在中国受豁免的范围，否则中国商标权利人的权利保护范围将不可避免地受到限制，商标权利无从实现。而在排除了“涉外定牌加工”的例外情况后，以中国注册商标权利作为比照对象，用“近似商标、类似商品”来审查是否构成商标侵权，则完全符合我国《商标法》的规定。
实践中笔者确实也遇到类似的案例[10]：涉案商标标识与境外商标标识不完全相同，与国内注册商标标识也不完全相同，但仅从商标构成要素看认定商标近似应无异议；涉案产品与境外注册商标核定使用的商品类别不完全相同（但从产品功能、用途等方面看，技术层面上判断属于类似商品应无异议），但与国内注册商标的核定使用商品类别相同。如果“近似商标、类似商品”规则可以适用于“涉外定牌加工”行为的认定，那么该案可能被认定为不侵权；但若“近似商标、类似商品”规则不能用于“涉外定牌加工”行为的认定，那么按照笔者前述观点，本案就不属于“涉外定牌加工”行为，法院可按“相同商品、近似商标”来认定侵权。由此可见，准确界定“涉外定牌加工”行为具有非常现实的意义，将直接影响一个案件的定性与裁判。
四、结语
综上，笔者认为，由于涉外定牌加工问题是如此复杂，涉及方方面面的利益平衡与政策考量，因此应尽量把其法律概念限定在较小的范围内，仅对符合特定条件的予以有限“豁免”，这样的话，相应的司法政策能够更具客观性和针对性，充分体现法律的公平、公正和合理，否则，“涉外定牌加工”有可能成为对外贸易中商标侵权行为的避风港。
后记：
2016年春，某个大雪纷飞的早上，一位业界颇为知名的IP大咖在有关PRETUL案的研讨会上痛心疾首，惊讶地表示涉外定牌加工怎么竟然可以被认定为不侵权。该大咖以自己亲身经历的一个案件举例：某中东客商联系中国某企业，指定让其生产某品牌的产品，案发后，该中国制假企业与中东客商均以假冒注册商标罪被判处刑罚。该大咖指出，按PRETUL案精神，难道以后这些行为都可以披上合法的外衣了？我不解，询问后发现原来该中东客商在其所在国家根本不享有该品牌的商标权利。更惊讶的是我——原来这类行为也被装进了“涉外定牌加工”的口袋，而我一直认为这毫无疑义地属于典型的商标侵权案。
此后，在夏季到来的时候，西子湖畔与某位海关知识产权科负责人进行业务沟通，谈及PRETUL案，该负责人无意中说，关于“涉外定牌加工”其实很多人有不同的认识和理解，且相去甚远。愚钝如我，那时候才真正认识到，原来大家聚在一起热烈讨论的“涉外定牌加工”其实各有所指，好比日语的“汽车”，其实指的是我们中文的“火车”，日文的“手纸”就是中文的“信件”的意思，一个中国人和日本人在一起讨论“汽车”、“手纸”，能讨论出来个子丑寅卯吗？
所以这就促使我决心写点东西，以免陷入无谓的争议，或遭致不必要的偏见。此外，关于涉外定牌加工法律属性的讨论文章汗牛充栋，我也决心不再去凑热闹，我个人的观点已经在PRETUL一案的代理意见中表达得非常明确：考量涉争商标的来源，依照诚实信用的原则来处理。
注 释：
[1] （2015）苏知民终字第00036号
[2] 摘自：最高人民法院副院长陶凯元在全国法院知识产权审判工作座谈会暨全国法院知识产权审判“三合一”推进会上的讲话
[3] （2012）沪一中民五（知）终字第110号
[4] （2014）浦民三（知）初字第373号
[5] 潘娟娟：OEM民事纠纷十年回顾
[6] 黄晖，《商标法》（第二版），法律出版社，第121页
[7] （2011）浙甬知初字第56号
[8] （2012）浙知终字第285号
[9] （2014）甬仑知初字第119号
[10] 因案件尚未结案，故暂不披露法院案号