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编者按：
因为“历史”原因，服装商品上的啄木鸟商标与鞋子商品上的啄木鸟商标分属两家权利人，自此消费者经常傻傻分不清，啄木鸟商标究竟是谁家的？
案号：
二审:(2016)京行终2924号
一审:(2013)一中知行初字第3006号
商评委:商评字[2013]第19799号
二审合议庭：
谢甄珂 孙柱永 王晓颖
裁判要旨：
七好公司提交的证据不足以证明争议商标标志本身对社会公共利益和公共秩序具有消极、负面影响。同时，根据七好公司提交的啄木鸟公司申请注册其他与七好公司拥有的相关商标相同或近似商标的证据，以及啄木鸟公司申请注册其他商标的事实，尚不足以认定在争议商标申请日前各引证商标已达到“为公众熟知”的程度，也不足以证明啄木鸟公司申请注册争议商标采取了扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。
最高人民法院有关“啄木鸟”商标知名度的认定并不等同于该商标达到“为公众熟知”程度的认定，据此亦不足以认定各引证商标在争议商标申请日前达到“为公众熟知”的程度。
附二审判决书：
北京市高级人民法院
行政判决书
（2016）京行终2924号
上诉人（原审原告）七好（集团）有限公司，住所地香港特别行政区湾仔轩尼诗道338号北海中心20楼D室。
法定代表人郑伟武，董事。
委托代理人郭金城，北京市则度律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市西城区茶马南街1号。
法定代表人赵刚，主任。
委托代理人徐苗，国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。
原审第三人杭州啄木鸟鞋业有限公司，住所地浙江省杭州市江干区德胜东路3678号。
法定代表人毛君辉，总经理。
委托代理人郝玉强，北京市柯杰律师事务所律师。
委托代理人刘夏艺，北京市柯杰律师事务所律师。
上诉人七好（集团）有限公司（简称七好公司）因商标争议行政纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第3006号行政判决，向本院提起上诉。本院2016年5月19日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。2016年7月6日，上诉人七好公司的委托代理人郭金城、被上诉人国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）的委托代理人徐苗、原审第三人杭州啄木鸟鞋业有限公司（简称啄木鸟公司）的委托代理人郝玉强、刘夏艺来院接受了询问。本案现已审理终结。
北京市第一中级人民法院查明：
争议商标为第1525486号“啄木鸟”商标，由啄木鸟公司于1999年8月9日申请注册，核准注册日为2001年2月21日，核定使用在第25类鞋、靴、鞋垫、足球鞋等商品上，经续展商标专用期限至2021年2月20日。
引证商标分别为第628200号“啄木鸟”商标，申请日为1992年2月17日，核定使用在第25类服装商品上，经续展商标专用期限至2023年1月29日；第680928号“TUCANO及图”商标，申请日为1993年1月3日，核定使用在第25类服装商品上，经续展商标专用期限至2014年3月6日；第680930号图形商标，申请日为1993年1月3日，核定使用在第25类服装商品上，经续展商标专用期限至2014年3月6日。上述引证商标注册人均为七好公司。
2011年12月12日，七好公司向商标评审委员会提出撤销争议商标的申请。七好公司在商标评审阶段向商标评审委员会提交的证据中，能体现争议商标申请日前相关商标的使用和宣传情况的主要有：1、中央电视台春之歌1997春节联欢晚会画册、节目单中的啄木鸟系列服饰广告，其中有啄木鸟图形、TUCANO、啄木鸟、TUCANO及图商标；2、1996年10月2日《钱江晚报》刊登的广告《啄木鸟男士服饰中国总代理诚邀有志英才加盟》，其中有TUCANO及图商标。
2013年7月1日，商标评审委员会作出商评字[2013]第19799号《关于第1525486号“啄木鸟”商标争议裁定书》（简称被诉裁定），认为：
一、根据1993年2月22日修正的《中华人民共和国商标法》（简称1993年商标法）第二十七条第二款以及2005年10月26日施行的《商标评审规则》第五十九条第二款的规定，依据2001年商标法第二十八条对争议商标提出撤销的时效为商标核准注册起一年内。据查明事实，七好公司于2011年12月12日提起撤销申请时，争议商标核准注册已超过一年的时效，故对该项理由不予支持。
二、根据2001年12月1日施行的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）的规定，七好公司关于争议商标违反2001年商标法第三十一条有关规定的撤销申请，应在2001年商标法修订之日起五年内提出，七好公司提出撤销申请时，已超出五年的时效，故对该项理由不予评述。
三、七好公司在本案中所提供的其引证商标宣传使用证据可以证明引证商标在服装商品上有一定知名度，但尚不能证明在争议商标申请注册前各引证商标已经成为驰名商标。七好公司的证据也不能证明啄木鸟公司在申请注册争议商标时存在2001年商标法第四十一条第二款中所述的“恶意注册”行为。因此，对七好公司称争议商标系抄袭模仿引证商标、恶意注册的主张，不予支持。争议商标不属于2001年商标法第十三条及第四十一条第二款规定的情形。
四、七好公司提交的证据材料不足以证明争议商标的注册违反了2001年商标法第十条第一款第（八）项、第四十一条第一款的规定。综上，依据2001年商标法第四十三条的规定，商标评审委员会裁定：争议商标予以维持。
七好公司不服被诉裁定，向北京市第一中级人民法院提起诉讼，请求撤销被诉裁定，并判令商标评审委员会重新作出裁定。
北京市第一中级人民法院认为：
对于被异议商标的注册是否属于2001年商标法第十三条、第三十一条所列举的情形，适用2001年商标法的相应规定进行审查；对于被异议商标的注册是否属于2001年商标法第二十八条、第十条第一款第（八）项、第四十一条第一款所列举的情形，应适用1993年商标法的相应规定进行审查。由于争议商标在2001年商标法修改决定施行时注册已满一年，应适用1993年商标法第二十七条第二款规定的提出申请的期限为一年处理。
七好公司关于被异议商标违反2001年商标法第二十八条（对应1993年商标法第十七条）、第三十一条、第十三条规定的争议理由已经超过了上述期限。虽然商标评审委员会对于争议商标核准注册日认定和适用法律有误，但其对上述理由不予评述或不予支持的结论并无不当。
争议商标文字本身并无不良含义。
关于争议商标的注册是否会造成相关公众的混淆误认而应被撤销注册的问题，应适用商标法的其他相关规定进行判断，并不属于具有其他不良影响的情形。七好公司所称争议商标属于会造成相关公众对争议商标与引证商标的混淆误认而应撤销注册，仍属是否损害他人特定民事权益的情形，并非1993年商标法第二十七条所调整的范畴，应适用商标法的其他相关规定进行判断。因此，争议商标的注册未违反该条的规定。被诉裁定对争议商标是否属于上述两条款的情形适用了2001年商标法，属于适用法律错误，但其对七好公司的主张不予支持的结论并无不妥。
综上，北京市第一中级人民法院依照修改前的《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持商标评审委员会被诉裁定。
七好公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决和商标评审委员会被诉裁定。其主要上诉理由是：
1、原审法院对啄木鸟公司恶意抢注的事实未予认定，属于认定事实错误。引证商标在争议商标申请日前已经具有了很高的市场知名度，啄木鸟公司作为与七好公司中国境内授权独家品牌代理商位于同一城市的企业，在申请争议商标之时即应当知晓七好公司的引证商标。而且，啄木鸟公司除抢注七好公司本案引证商标外，还全面抄袭和摹仿了七好公司的系列商标，并抢注了其他很多著名企业的知名商标，最高人民法院也曾对啄木鸟公司的恶意抢注行为作出了认定。
2、原审法院故意回避了七好公司引证商标在争议商标申请日前已经成为“为公众熟知的”知名商标这一事实，属于认定事实错误，最高人民法院也认定了“啄木鸟”是七好公司在服装等商品上在先注册和实际使用并具有一定知名度的商标。
3、原审法院适用法律错误。争议商标属于1993年商标法第八条第（9）项所规定的具有“其他不良影响”的情形，不应受争议提出期限的限制。由于争议商标申请日早于2001年商标法施行之日，对争议商标的撤销可适用1993年商标法第二十七条第一款和《中华人民共和国商标法实施细则》（简称商标法实施细则）第二十五条第一款第（2）项之规定。即便2001年商标法的具体条款不能对七好公司合法的在先商标权提供有效的司法保护，也应根据商标法规定的诚实信用原则认定啄木鸟公司恶意抢注的事实，并撤销争议商标的注册。
商标评审委员会和啄木鸟公司服从原审判决。
本院经审理查明，原审判决认定事实清楚，且有争议商标和引证商标档案、争议裁定申请书及答辩书、七好公司和啄木鸟公司在商标评审阶段提交的证据、被诉裁定及当事人陈述等在案佐证，证据充分且采信得当，故本院对原审法院查明的事实予以确认。
另查，七好公司提交的引证商标使用证据还包括1999年《中国服饰报》上发布的数期“啄木鸟皮装”广告及引证商标的授权许可使用合同。
该事实有七好公司提交的证据在案佐证。
本院认为：
鉴于本案当事人提出争议申请、商标评审委员会作出争议裁定以及原审判决作出的时间均早于2013年8月30日修正的《中华人民共和国商标法》的施行时间，故本案涉及的是2001年商标法和1993年商标法的适用问题。《最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》（法释〔2002〕1号）第五条规定：“除本解释另行规定外，对商标法修改决定施行前发生，属于修改后商标法第四条、第五条、第八条、第九条第一款、第十条第一款第（二）、（三）、（四）项、第十条第二款、第十一条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条、第二十四条、第二十五条、第三十一条所列举的情形，商标评审委员会于商标法修改决定施行后作出复审决定或者裁定，当事人不服向人民法院起诉的行政案件，适用修改后商标法的相应规定进行审查；属于其他情形的，适用修改前商标法的相应规定进行审查。”第六条规定：“当事人就商标法修改决定施行时已满一年的注册商标发生争议，不服商标评审委员会作出的裁定向人民法院起诉的，适用修改前商标法第二十七条第二款规定的提出申请的期限处理；商标法修改决定施行时商标注册不满一年的，适用修改后商标法第四十一条第二款、第三款规定的提出申请的期限处理。”
本案中，七好公司提出的撤销理由涉及2001年商标法十条第一款第（八）项、第十三条、第二十八条、第三十一条以及第四十一条第一款。根据上述规定，其中对于争议商标是否属于2001年商标法第十三条、第三十一条所列举的情形，适用2001年商标法的相应规定进行审查；对于争议商标是否属于2001年商标法第十条第一款第（八）项、第二十八条、第四十一条第一款所列举的情形，适用1993年商标法的相应规定进行审查。此外，争议商标的核准注册日为2001年2月21日，根据2001年商标法修改决定，2001年商标法自2001年12月1日起施行，此时争议商标注册未满一年，应适用2001年商标法第四十一条第二款、第三款规定的提出申请的期限处理。原审法院相关法律适用错误，本院对此予以纠正。
2001年商标法第四十一条第一款规定：“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。”第二款规定：“已经注册的商标，违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”第三款规定：“除前两款规定的情形外，对已经注册的商标有争议的，可以自该商标经核准注册之日起五年内，向商标评审委员会申请裁定。”
根据上述规定，因争议商标违反2001年商标法第十条（对应1993年商标法第八条）规定或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，以及驰名商标所有人针对恶意注册提出的撤销申请，不受五年期限限制。
1993年商标法第八条第（9）项规定，商标不得使用有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的文字或图形。该规定中的其他不良影响是指标志或者其构成要素可能对社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响。商标法实施细则第二十五条第一款规定的其他不正当手段，仅限于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。
七好公司提交的证据不足以证明争议商标标志本身对社会公共利益和公共秩序具有消极、负面影响。同时，根据七好公司提交的啄木鸟公司申请注册其他与七好公司拥有的相关商标相同或近似商标的证据，以及啄木鸟公司申请注册其他商标的事实，尚不足以认定在争议商标申请日前各引证商标已达到“为公众熟知”的程度，也不足以证明啄木鸟公司申请注册争议商标采取了扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。
最高人民法院有关“啄木鸟”商标知名度的认定并不等同于该商标达到“为公众熟知”程度的认定，据此亦不足以认定各引证商标在争议商标申请日前达到“为公众熟知”的程度。因此，原审法院就此所作认定符合法律规定，并无不当。对七好公司的相关上诉理由，本院不予支持。
诚实信用原则确系商标法所规定的基本原则之一，但当商标法的其他条款对争议的相关情形作出具体规定的情况下，仍应适用其他具体条款对案件进行评审和审理。因此，对七好公司有关即便2001年商标法的具体条款不能对七好公司合法的在先商标权提供有效的司法保护，也应根据商标法的诚实信用原则认定啄木鸟公司恶意抢注的事实，并撤销争议商标的注册的上诉理由，本院亦不予支持。
综上，原审判决虽然适用法律有误，但认定事实清楚，判决结果正确，依法仍可维持。综上，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
一、二审案件受理费各人民币一百元，均由七好（集团）有限公司负担（均已交纳）。
本判决为终审判决。
审 判 长 谢甄珂
代理审判员 孙柱永
代理审判员 王晓颖
二〇一六年七月十一日
书 记 员 王译平
来源:北京高院 知产库编辑