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裁判要旨
1、无论是商标行政案件，还是商标民事侵权案件，对驰名商标的保护应当坚持同样的标准，故商标行政案件中对驰名商标的保护应当参照《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条第二款规定。
2、虽然诉争商标指定使用的“口红”商品在功能、用途等方面与引证商标核定使用的“计算机程序”等商品存有一定区别，但考虑到二者相关公众有重合之处、引证商标的显著性和知名度以及诉争商标与引证商标完全相同等因素，诉争商标指定使用在“口红”等商品上，容易破坏引证商标与“计算机程序”商品之间的密切联系，减弱引证商标的显著性，损害引证商标所有人的利益。因此，诉争商标的申请注册违反了2001年《商标法》第十三条第二款的规定。
裁判文书摘要
一审案号
（2014）一中行（知）初字第9887号
二审案号
（2016）京行终1377号
案由
商标异议复审行政纠纷
合议庭
莎日娜、周波、樊雪
书记员
宋爽
当事人
上诉人（原审原告）美国奥多比公司
被上诉人（原审被告）中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会
原审第三人北京联拓创想科技发展有限公司
裁判日期
2016年8月29日
一审裁判结果
驳回奥多比公司的诉讼请求
二审裁判结果
一、撤销中华人民共和国北京市第一中级人民法院（2014）一中行（知）初字第9887号行政判决；
二、撤销中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字［2014］第038638号《关于第9329485号“PHOTOSHOP”商标异议复审裁定书》；
三、中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会就美国奥多比公司针对第9329485号“PHOTOSHOP”商标提出的复审申请重新作出裁定。
涉案法条
《商标法》第十三条第二款
裁判文书
被异议商标
引证商标
裁判文书
中华人民共和国
北京市高级人民法院
行政判决书
（2016）京行终1377号
当事人信息
上诉人（原审原告）美国奥多比公司，住所地XXXX。
法定代表人约翰﹒斯科特﹒埃文斯，助理秘书。
委托代理人汪正，北京市东权律师事务所律师。
委托代理人张妍，北京市东权律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地XXXX。
法定代表人赵刚，主任。
委托代理人梁宇，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。
原审第三人北京联拓创想科技发展有限公司，住所地XXXX。
法定代表人李纯正，总经理。
委托代理人郭春平，北京市盈科律师事务所律师。
审理经过
上诉人美国奥多比公司（以下简称奥多比公司）因商标异议复审行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京市第一中级人民法院（简称北京市第一中级人民法院）（2014）一中行（知）初字第9887号行政判决，向本院提起上诉。本院于2016年2月17日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。2016年5月31日，上诉人奥多比公司的委托代理人张妍，原审第三人北京联拓创想科技发展有限公司（简称联拓创想公司）的法定代表人李纯正和委托代理人郭春平到本院接受了询问。本案现已审理终结。
一审法院查明
北京市第一中级人民法院查明：第9329485号“PHOTOSHOP”商标（简称被异议商标）由联拓创想公司于2011年4月12日申请注册，2012年1月20日初步审定公告，指定使用在第3类“口红；指甲油；化妆品；化妆笔；眉毛化妆品；香水；眉笔；胭脂；眼影膏；染睫毛油”商品上。
第573256号“PHOTOSHOP”商标（简称引证商标）由奥多比公司于1990年11月7日申请注册，核定使用在第9类“计算机程序”上，商标专用权期限至2021年11月29日。
在法定异议期限内，奥多比公司向商标局提出异议申请。2013年5月21日，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局经审理作出第14517号裁定，裁定异议理由不成立，核准被异议商标的注册。
奥多比公司向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）提出异议复审申请。2014年3月24日，商标评审委员会作出商评字［2014］第038638号《关于第9329485号“PHOTOSHOP”商标异议复审裁定书》（简称被诉裁定），认定：一、被异议商标指定使用的口红等商品与引证商标核定使用的计算机程序服务在营销渠道、消费对象等方面差别明显，不属于类似商品或服务。故被异议商标的注册未违反2001年修正的《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第二十八条的规定；第二、在案证据不足以认定在被异议商标申请日前，引证商标已成为驰名商标，且被异议商标指定使用的口红等商品与奥多比公司所主张驰名的计算机程序服务差异较大，被异议商标的注册使用不易误导公众，致使奥多比公司利益受损。故被异议商标的注册未违反商标法第十三条第二款的规定；第三、奥多比公司主张著作权的“PHOTOSHOP”标识设计过于简单，不属于《中华人民共和国著作权法》（简称著作权法）意义上的作品。故被异议商标的注册未构成商标法第三十一条所指“申请注册的商标不得损害他人现有在先权利”情形；第四、被异议商标的注册未构成商标法第十条第一款第（八）项所指“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”情形；第五、奥多比公司的其他理由缺乏事实依据，不予支持。综上，依照商标法第三十三条、第三十四条的规定，裁定：被异议商标在复审商品上予以核准注册。
奥多比公司不服被诉裁定，依法提起诉讼。
在诉讼过程中，奥多比公司补充提交如下证据：中国国家图书馆对“PHOTOSHOP”商标检索报告、《金山词霸》相关词条解释、《宣誓书》、在先著作权登记证明文件，上述证据用以证明引证商标为驰名商标，奥多比公司对“PHOTOSHOP”软件享有合法的著作权。
奥多比公司、联拓创想公司均明确表示对被诉裁定的行政程序不持异议。
一审法院认为
北京市第一中级人民法院认为：因被异议商标指定使用的“口红”等商品与引证商标核定使用的“计算机程序”商品在功能用途、销售渠道等方面区别明显，并不构成相同或类似商品。故被异议商标的注册并未违反商标法第二十八条的规定。在案证据并不足以认定引证商标在其核定使用的商品上已经达到驰名状态。而相关公众易将“PHOTOSHOP”作为一种软件名称而非商标进行认读，被异议商标指定使用的商品与引证商标核定使用商品差别较大，即使引证商标达到一定的知名状态，相关公众亦不会将两者混淆误认。故被异议商标的注册并不违反商标法第十三条第二款的规定。奥多比公司在评审程序中所提著作权的理由系就“PHOTOSHOP”软件本身的著作权而言的，其在该理由中并未明确主张“PHOTOSHOP”作为一种软件名称权应加以保护，故其在诉讼中主张该项权利的相关理由并不属于商标评审委员会评审范围。被异议商标的注册并不会对奥多比公司“PHOTOSHOP”软件本身的著作权构成损害，再之“PHOTOSHOP”标识本身缺乏著作权法意义上作品的独创性，不能得到著作权保护。商标法第十条第一款第（八）项规定的“不良影响”是指商标的构成要素对在会公共利益或公共秩序产生消极负面的影响，被异议商标并不属于上述情形。
一审裁判结果
综上，依照《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第五十六条第（四）项之规定，判决：驳回奥多比公司的诉讼请求。
上诉人诉称
奥多比公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决和被诉裁定。主要上诉理由是：引证商标符合驰名商标的认定标准，被异议商标的注册违反了商标法第十三条第二款的规定。被异议商标与引证商标构成使用在类似商品上的相同商标，被异议商标的注册违反了商标法第二十八条的规定。
商标评审委员会、联拓创想公司服从原审判决。
本院查明
经审理查明，原审判决事实查明基本清楚，有被异议商标和引证商标的商标档案、被诉裁定及当事人陈述等在案佐证，本案予以确认。
举证质证
奥多比公司在二审诉讼期间补充提交如下证据，用以证明引证商标构成驰名商标：
1、关于PHOTOSHOP的媒体报道和书籍等；
2、关于全国计算机等级考试（一级）和全国专业技术人员计算机应用能力考试的公证书；
3、关于Adobe Photoshop软件荣获奖项及排名；
4、奥多比公司的中文网站历史网页及子公司、经销商信息；
5、Adobe Photoshop 3.0C的中文产品宣传手册；
6、国内外司法行政机关作出的有关Photoshop商标及版权予以保护的相关判决和决定；
7、Photoshop商标在45个商品和服务类别上的申请注册情况；
8、奥多比公司经公证认证的宣誓书；
9、奥多比公司发布的关于如何正确使用Photoshop商标的文章及相关报道；
10、关于Adobe Photoshop软件具有美化人物图像功能的网络媒体报道。
联拓创想公司补充提交了品牌加工合同和淘宝网商家网站截图，用以证明被异议商标的使用情况。
上述事实有相关证据在案佐证。
本院认为
本院认为：根据《中华人民共和国立法法》第九十三条规定：“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。”本案中，商标评审委员会于2014年3月24日依据2001年修订的商标法作出被诉裁定,而2013年修订的商标法自2014年5月1日起施行。因此，本案应适用2001年修订的商标法进行审理。
商标法第十三条第二款规定：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”第十四条规定：“认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。”本案中，奥多比公司提供了其对引证商标进行了长期、广泛的宣传和使用的证据,如数千本图书的相关介绍及《人民日报》、《光明日报》、《中国计算机报》、《计算机世界》等数百家媒体的相关新闻报道和广告宣传；奥多比公司的Photoshop软件曾荣获“计算机世界年度产品奖”、“中国信息产业20年里程碑产品”等奖项；自2001年起全国每年举办“全国计算机应用技术证书考试Photoshop6.0”；奥多比公司亦提供了Photoshop软件在网络上的下载数量。因此，上述在案证据足以认定引证商标在被异议商标申请日前已在中国大陆地区被相关公众广为知晓，构成了驰名商标。
《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条第二款规定：“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条第二款规定的‘误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害’”。无论是商标行政案件，还是商标民事侵权案件，对驰名商标的保护应当坚持同样的标准，故商标行政案件中对驰名商标的保护应当参照上述规定。本案中，引证商标显著性较强，被异议商标与引证商标完全相同，属于对引证商标的复制。虽然被异议商标指定使用的“口红”商品在功能、用途等方面与引证商标核定使用的“计算机程序”等商品存有一定区别，但考虑到二者相关公众有重合之处、引证商标的显著性和知名度以及被异议商标与引证商标完全相同等因素，被异议商标指定使用在“口红”等商品上，容易破坏引证商标与“计算机程序”商品之间的密切联系，减弱引证商标的显著性，损害奥多比公司的利益。因此，被异议商标的申请注册违反了商标法第十三条第二款的规定。
裁判结果
综上，奥多比公司的上诉理由成立，本院予以支持。原审判决认定事实错误，适用法律错误，依法应予改判。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第（二）项、第三款之规定，判决如下：
一、撤销中华人民共和国北京市第一中级人民法院（2014）一中行（知）初字第9887号行政判决；
二、撤销中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字［2014］第038638号《关于第9329485号“PHOTOSHOP”商标异议复审裁定书》；
三、中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会就美国奥多比公司针对第9329485号“PHOTOSHOP”商标提出的复审申请重新作出裁定。
一、二审案件受理费人民币一百元，均由中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（均于本判决生效后七日内交纳）
本判决为终审判决。
审 判 长 莎日娜
审 判 员 周 波
代理审判员 樊 雪
二〇一六年八月二十九日
书 记 员 宋 爽
案例来源：知产宝网站（www.iphouse.cn）