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作者：汤雄军 金诚同达律师事务所
本文正是从风险防范的角度出发，具体提示技术创业中的法律风险。
前言
对于创业企业而言，所提供的产品或服务能够直击痛点、满足市场需求无疑是创业成功的根本。不过，以技术立足的创业企业在关注市场需求的同时，往往容易忽视创业中有关技术的法律风险。本文正是从风险防范的角度出发，具体提示技术创业中的法律风险。
一、技术来源的法律风险
创业企业需要特别关注其技术来源。如果创业人员或者主要技术人员侵犯了他人的技术秘密，或者违反其与原单位之间的保密协议，则不仅在基于该创新技术申请专利时可能存在权属纠纷，而且还可能触犯《刑法》第二百一十九条，这都会给创业企业的生存和发展带来相当大的风险隐患。
此外，在创业企业准备通过技术许可、转让获得技术的情况下，创业企业需要做尽职调查。例如，对于专利许可而言，创业企业需要调查：许可方是否有权许可、专利的法律状态、专利的权利瑕疵、专利的稳定性、专利技术的可替代性、专利技术的可规避性、专利技术的侵权风险等。为了避免纠纷，创业企业与技术许可方还要约定后续改进技术的权利归属。
二、竞业限制的法律风险
在创业人员或者主要技术人员是从原单位离职、且原单位与之签署的劳动合同中有竞业限制条款或者原单位与之专门签署了竞业限制协议的情况下，创业人员或者主要技术人员违反竞业限制义务也会给创业企业的生存和发展带来极大法律风险。
此外，《公司法》第一百四十八条规定：董事、高级管理人员未经股东会或者股东大会同意，不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。因此，创业企业的创业人员或者主要技术人员也不能违反《公司法》第一百四十八条规定的竞业限制义务。
三、技术秘密保护的法律风险
对于技术的保护一般分为两种，一种为公开保护，即，申请专利保护；另一种为作为技术秘密的非公开保护，这两种保护都是为了实现对该技术的控制。创业企业一旦准备采用技术秘密的方式来保护技术，就需要考察如下维度：
* 技术秘密的范围，包括但不限于：
配方，包括食品配方、药品配方、化学配方等；
图纸，包括产品图纸、模具图纸、设计草稿等；
工艺流程或参数；
试验数据；
源代码；
新产品（既没有申请专利，也没有投放市场）。
* 技术秘密的保密难度，例如防止技术秘密在企业内部扩散的难易程度以及竞争对手经由反向工程获得技术秘密的难易程度。倘若难以保证技术的秘密性，则最好以申请专利的方式进行保护。
* 技术秘密的保密措施，即防止技术秘密泄露的措施，包括软性措施（如保密协议、涉密权限规定等）以及硬性措施（如保险柜、密码锁等）。保密措施不仅可以防止泄密或者降低泄密风险，而且是创业企业证明自己是技术秘密权利人的必要条件，因此，创业企业尤其需要注意保密措施的设置以及保密措施证据的留存。
四、申请专利保护的法律风险
（一）专利申请时机的法律风险
过晚申请专利可能使得专利技术在申请日之前已经被他方或本企业公开，从而导致专利的新颖性、新颖性宽限期丧失。此外，即使不存在申请日以前专利技术被公开的情况，过晚申请也可能因为新的对比文件或现有技术的出现而导致创造性丧失或者专利保护范围限缩。
为了避免专利申请过晚，创业企业可以采用如下措施：
* 建立企业内部知识产权部门、研发部门、市场营销部门之间的沟通和联动机制，给予企业的知识产权部门对论文发表、产品展示、会议研讨、产品销售等可能的技术公开事件预先审查的职责，以避免专利技术在申请日前被本企业公开。
* 建立专利申请的流程管理制度，按照时点严格执行技术交底书提交、专利撰写、专利申请文件审核、向专利局提交专利申请。
但是，过早申请也存在风险。专利是以公开换保护，而公开意味着竞争对手可以研究和借鉴专利文献中公开的技术和构思，这不仅能让竞争对手明了创新企业所拥有的技术以及研发方向，也给竞争对手带来技术上的后发优势。此外，在技术不完备、研发跟进不够的情况下，过早申请专利可能使得竞争对手发现并利用在先专利申请中的漏洞，例如针对在先专利申请中技术方案的优选改进方案提出专利申请，或者针对实现在先专利申请中的方案时必要的辅助设备或工艺提出专利申请，这些都会大大减损创业企业所拥有的专利技术的实际价值，也会严重降低创业企业在市场上的发言权和竞争力。
为了防止过早申请，创业企业可以采用如下措施：
* 建立上述沟通和联动机制，由知识产权部门和研发部门共同确定是否提交专利申请。
* 建立企业的技术秘密认定和动态管理制度，明确哪些技术作为技术秘密保护、哪些技术申请专利保护，具体而言，防止将适于技术秘密保护的技术纳入到专利保护中，也要防止将应该申请专利保护的技术仍然以技术秘密保护。
另外，需要强调的是，不一定是在产品做出之后才提出专利申请。很多时候，在产品研发阶段，仅仅基于解决技术问题的技术方案或技术构思就可以提交专利申请。在产品做出之后才申请专利，不仅可能延误上面提到的申请时机，有时也会让创业企业在产品推广时缩手缩脚、有所顾忌。不过，创业企业也需要考虑实施核心技术的周边辅助技术以及基于核心技术的优选改进技术等是否能够研发出来以及是否能够抢在竞争对手之前申请专利。
总之，创新技术提交专利申请的时机，不仅需要注意自身的研发进展情况，也需要密切关注竞争对手的研发实力和进展情况。
还需要专门强调的是，在中国专利局提交了专利申请之后，再向其他国家或地区提交专利申请是有时间限制的。例如，自在中国专利局提交专利申请之日起12个月内可以基于《巴黎公约》要求该专利申请的优先权向相应国家提交专利申请，或者可以基于《专利合作条约》要求该专利申请的优先权提交国际申请。如果错过了最后期限，将直接导致不能在相关国家或地区获得专利授权。
（二）专利地域布局的法律风险
专利具有地域性，举例而言，若中国的专利权人并未在美国提交同族专利并获得授权，他人在美国实施基于中国专利权的技术，无需获得中国专利权人的许可（假定中国的专利权人并没有在美国获得其他相关联的专利权）。
创业企业出于成本考虑，有时仅仅在中国申请专利，而没有从企业长远发展、市场开拓的角度来实现对核心技术的专利地域布局。这会导致创业企业的产品在重要市场没有专利权的保护。
因此，对于核心技术，建议创业企业在具有潜在较大市场的国家或地区提交专利申请、做好专利的地域布局。
（三）专利技术布局的法律风险
一项核心技术的实施，可能不仅涉及实施该核心技术的优选方案，而且涉及实施该核心技术的周边辅助技术。如果竞争对手基于该优选方案和周边辅助技术申请了专利，则相当于给创业企业实施该核心技术上了枷锁。
因此，创业企业获得了核心技术之后，还应从横向（周边辅助技术）、纵向（改进技术）两个方面加大研发，最好是形成核心技术、实施该核心技术的周边辅助技术、实施该核心技术的改进技术这样的技术群，以该技术群为基础申请专利，实现对技术的全方位、多层次的保护。专利技术布局需要与专利申请时机相结合，防止过早申请。
（四）专利撰写和审查意见答复的法律风险
创新技术能否得到有效的专利保护，除了创新技术的创新高度之外，还受到专利撰写质量和审查意见答复质量的直接影响。
简单而言，专利撰写的核心是为创新技术定义一个合适的、稳定的保护范围，而答复审查意见则是专利申请人与专利局就该保护范围是否过大讨价还价的过程。专利撰写和审查意见答复不当，都可能造成核心技术构思在专利申请文件中被公开，竞争对手却能够绕开授权专利的保护范围使用该核心技术构思的情形，甚至可能导致好的技术方案不能获得授权或者授权后被无效的情形。创业企业向专利律师提供的技术方案和发明构思，类似于做饭和做菜的原料，而能否基于该原料做出美味可口的饭菜，则不仅取决于原料的质量，还取决于司职“做饭做菜”的专利律师的能力和责任心。
因此，对于创业企业而言，在申请专利的时候，需要注意如下两个方面：
* 建立专利律师与发明人之间的良好的沟通渠道，向专利律师提供充分和详细的技术信息，包括现有技术状况、要解决的技术问题、解决该技术问题的技术方案、技术方案可能的替代方式等。
* 选择合适的专利律师。
五、职务发明权属纠纷法律风险
《专利法》及其实施细则规定：承担本职工作或者原单位分配的任务而做出的发明创造为职务发明创造；退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内做出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造也属于职务发明创造；此外，主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造，利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位和发明创造人可以对其权属归属进行约定。
职务发明创造权属纠纷的法律风险包括两类：（1）员工在职期间职务发明创造和非职务发明创造分割不清导致的权属纠纷；（2）员工离职、退休后作出发明创造导致的权属纠纷。
下面简单介绍青海威德生物技术有限公司（以下简称青海威德）诉北京威德生物科技有限公司（以下简称北京威德）专利权属纠纷案（北京市高级人民法院，（2012）高民终字第3731号）。
北京威德2003年向国家知识产权局提出了名为“菊粉组合物”的发明申请，发明人为殷洪、张翔。青海威德诉称自青海威德成立以来，殷洪和张翔分别担任董事长和总经理，并在青海威德领取报酬，而且在申请日前青海威德专门做了针对“红菊芋膳食纤维饮料”的营销策划。因此，诉争专利是殷洪、张翔利用青海威德的物质技术条件所完成的本职工作而产生的发明创造，属于职务发明。
法院认为，在诉争专利申请和授权时，殷洪和张翔虽然为青海威德的董事长和总经理，但是青海威德并未提交证据证明殷洪、张翔担任职务的职责范围，也未提供证据证明青海威德要求殷洪、张翔完成与诉争专利相关的任务。殷洪和张翔在青海威德领取报酬既有可能与诉争专利有关，也有可能仅仅是其在青海威德履行管理职责的报酬。在没有其他证据的情况下，仅凭工资发放记录，不足以证明诉争专利是执行青海威德的任务或主要利用青海威德的物质技术条件完成。此外，青海威德提交的“红菊芋膳食纤维饮料”的相关资料也不能证明青海威德为诉争专利的研发提供了物质技术条件。因此，青海威德的诉讼主张缺乏事实依据，不予支持。
在以上案例中，青海威德不能提供证据证明殷洪和张翔主要利用了青海威德的物质技术条件研发出诉争专利，也不能提供证据证明殷洪和张翔做出诉争专利这样的发明是属于执行本单位的任务，由此，法院判决青海威德败诉。
从上述案例可知，创业企业规避职务发明创造权属纠纷的风险的总体原则是事先防范、留存证据。具体而言，创业企业可以采取如下方式：
* 以书面形式，例如劳动合同明确员工的本职工作。
* 本职工作之外另外分配的任务，注意留存书面通知或者办理相关手续，不能仅以口头指示作为依据。
* 发明人或研发团队定期汇报研发项目的进展或者阶段性成果，留存书面证据。
* 对于员工除执行本单位任务之外利用本单位物质技术条件完成的发明创造，和员工以合同约定权利归属。
* 员工离职前需交割研发成果，并约定该研发成果以及基于该研发成果直接获得的知识产权归属于企业。
六、职务发明奖酬纠纷法律风险
《专利法》第十六条规定，职务发明创造授权后，单位应该给予奖励，发明创造实施后，应该给予合理的报酬。《专利法实施细则》第七十六条规定，单位可以与发明人约定，或者在规章制度中规定奖励、报酬的方式和数额。《专利法实施细则》第七十七条规定了在未约定、规章制度也没有规定的情况下，发明创造的法定奖励。
专利法实施细则》第七十八条规定了在未约定、规章制度也没有规定的情况下，发明创造实施时的报酬。根据规定，发明或实用新型的发明人每年应当从实施专利的营业利润中提取不低于2%，从收取的专利许可费中提取不低于10%。
此外，当前的《职务发明条例草案》（送审稿）第二十一条明确规定在单位未与发明人约定也未在其依法制定的规章制度中规定对职务发明人的报酬的，单位实施获得知识产权的职务发明后，应当向涉及的所有知识产权的全体发明人支付报酬，其中规定的支付报酬的方式例如为：在发明专利权有效期限内，每年从实施发明专利的营业利润中提取不低于5%；在发明专利权的有效期限内，每年从实施发明专利的销售收入中提取不低于0.5%。虽然仅仅是送审稿，但是已经表明了国家层面希望加强对发明人权益保护的意愿。
可见，如果没有早先约定或在规章制度中规定，在专利实施带来较大的经济利益的情况下，很可能给企业带来诉讼和纠纷风险。
在日本著名的蓝色发光二极管职务发明报酬纠纷案中，蓝色发光二极管的发明人中村2001年起诉曾经的工作单位——日亚化学工业公司，东京地方法院2004年一审判决日亚化学工业公司向中村支付200亿日元的天价专利补偿金，导致在日本诞生了“中村冲击”这个词。之后双方在二审实现了和解，最终中村拿到了8.4亿日元。但以此为契机，公司与作为员工的技术人员（包括已退休人员）的专利诉讼开始在日本相继出现。
在中国，专利奖酬纠纷的案件也越来越多。
为了避免奖酬纠纷或者降低奖酬纠纷风险，创业企业可以采取如下方式：
* 在企业规章制度中规定奖励/报酬的方式和数额，公示该规章制度/要求员工学习该规章制度以及留存证据。
* 在研发人员劳动合同中规定员工同意企业自行制定职务发明奖励/报酬条款，虽然其有效性和合法性存在商榷的余地。
* 留存发明人领取报酬/奖励或者企业已经向发明人发放报酬/奖励的证据，最好是每一笔报酬/奖励都与发明创造一一对应，每一笔报酬/奖励也有发明人的领取签名。
不过，需要专门强调的是，之所以出现奖酬纠纷，往往是因为发明人觉得其所发明的创新技术让企业获利良多，而自己所得实惠过少。因此，企业除了在企业管理制度上对于奖励和报酬予以规范外，还应善于向员工让利，给予发明人合理的奖励和报酬，这不仅能够降低奖酬纠纷的风险，而且能够激发员工的创新热情，从而实现双赢的结局。
七、专利侵权法律风险
拥有专利权并不意味着专利权人就有权自由实施该专利技术，因为外围专利和/或基础专利可能构成实施的阻碍。基础专利是对基础技术的核心构思予以保护的专利，一项获得了专利权的创新技术的实施，往往离不开对基础技术的核心构思的使用，倘若存在有效基础专利，则该实施需要征得基础专利的专利权人的许可。外围专利包括对基础技术的优化给予保护的改进专利以及对实施基础技术所必不可少的辅助技术予以保护的专利。因此，即使拥有专利权，实施该专利技术也存在侵犯他人专利权的风险。
此外，在现实生活中，开创性的全新产品毕竟是极少数。创业企业提供的一件产品可能既包括了创业企业所研制的独有部件，也包括了市售的其他部件。但是，市售的其他部件可能会侵犯中国国内的某项专利权，还可能在将产品销售到国外某个市场的情况下侵犯他国的某项专利权。
为避免专利侵权或者降低专利侵权的风险，创业企业可以采取如下措施：
* 研究、监控竞争对手的专利状态，为研发部门提供方向性意见和规避策略。
* 在制造、销售、许诺销售、进口或使用一项怀疑存在他人有效专利的产品之前对产品进行专利预警分析。
* 在产品购买合同、技术转让/许可合同中约定权利瑕疵担保条款。
结语
对于以技术立足的创业企业，知识产权虽然可以构成企业的核心竞争力，但也可能给企业带来极大的法律风险。因此，创业企业需要重视和尊重知识产权，不仅要对企业得以立足和发展的创新技术给予全方位和多层次的切实保护，还要规避职务发明权属纠纷和奖酬纠纷，防范竞业限制、技术来源方面以及专利侵权的法律风险。