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来源 | IPRlearn
作者 | 李强 专利代理人、张积峰律师、专利代理人 厦门多诺知识产权事务有限公司
一、 引言
笔者近日走访一家企业，在了解其产品的创新点并经过检索分析后，建议该企业申请实用新型专利。可该企业的负责人对实用新型专利嗤之以鼻，认为实用新型专利根本算不上真正的专利，是拿来凑数的“垃圾专利”，坚持他们企业要申请就申请发明专利，要么就不申请。联想到之前遇到过很多类似的情况，笔者认为有必要让企业能正确认识实用新型专利及其对企业的必要性和重要性。
其实，实用新型专利作为我国专利法规定的三大专利类型之一，一直都占据着重要地位。但是近些年，从各种公开的报道和舆论来看，实用新型专利的社会认可度越来越低。比如，国家知识产权局最新在2016年1月14日上午举行新闻发布会上，着重介绍了2015年我国发明专利授权量等有关数据，对实用新型的专利申请情况鲜有提及。且在此次发布会上，还特意指明，发明专利申请占比的不断提高，表明我国创新能力不断提升。而到地方各级政府部门，近些年正在逐步取消对实用新型的专利资助和政策扶持是个不争的事实，且在高新技术企业以及科技项目的认定上，都在逐步降低实用新型的评分标准。
公众不认可实用新型专利的原因是多方面的，其中最重要原因在于实用新型专利本身的特点，因我国实行的是实用新型专利的初审制度，造成有些申请人将简单模仿甚至抄袭现有技术的方案，以及在现有技术基础上稍作改动或对其进行简单组合的方案，拿来申请实用新型专利。这样的实用新型专利与社会公众心目中的发明创造相去甚远。公众看到一些对公知公用技术的小改进也能被授予专利权，自然会认为实用新型专利制度不是在鼓励创新，也就对我国的实用新型专利制度产生了质疑。
但是笔者认为企业其实并没有真正正确认识和了解实用新型，观念上存在片面性。本文在深入研究实用新型专利的基础上，希望可以引导企业能正确理解和认识我国的实用新型专利制度，并结合企业自身的情况，制定与其向相应的实用新型申请战略规划。
二、 实用新型介绍
2.1国际实用新型介绍
据统计，目前全球有85个国家和地区在专利制度中实施实用新型，但每个国家对实用新型定义略有不同，比如意大利、巴西、菲律宾、中国等称之为实用新型专利，澳大利亚称之为创新专利或者小专利（Petty Patent）,马来西亚称之为实用创作，法国称之为实用证书，比利时、荷兰、中国香港地区等称之为短期专利（Short Term Patent）。
各个国家和地区对实用新型的保护客体也存在差别，比如在中国、日本、韩国、意大利、俄罗斯、巴西等国家保护的有形产品；而在法国、奥地利等国家实用新型保护产品和方法，其定义和国内的发明基本相同。
实用新型专利在各个国家的审查制度也不相同，比如韩国和马来西亚，是需要实质审查的，其审查程序和程度和国内发明基本相同；而在德国只是进行形式审查；而在澳大利亚是实行登记制，然后再根据申请人的意愿选择是否请求审查。
就保护期限而言，世界上各个国家基本都规定在10年左右，只有极个别国家规定不同，比如澳大利亚为8年，马来西亚和巴西为10年以上。
由以上信息可以看出，各个国家的实用新型专利制度虽然略有区别，但其实质上均是对发明专利的补充，是对小发明小改进的一种知识产权保护制度。
2.2中国实用新型介绍
我国实用新型专利由于不进行实质审查，授权时间相对较快，因此自从1984年中国颁布专利法以来，我国实用新型专利申请和授权数量激增。
1997年，中国实用新型专利申请量突破5万件，首次居世界第一。
2010年，中国实用新型申请量占全世界申请总量的83%。
2006年至2014 年，我国有效实用新型专利总量从292,323 件快速增长到2,291,326 件，保持了29.4%的年均增长率。
根据国家知识产权局统计年报（2014年）统计数据看，有效实用新型专利2,291,326 件，同比2013年增长18.3%，占总量的比重达到49.4%，较2013年提高3.2 个百分点；而发明和外观专利占总量的比重分别为25.8%和24.9%。
由此可见，目前我国的实用新型专利处于一个良性稳定的发展阶段，但是增加率相比于前些年略有下降，这也客观反映了公众对实用新型专利的重视和认可程度正在降低。
2.3中国实用新型和发明的区别介绍
从保护客体的角度出发，实用新型是最接近发明的专利类型，表1详细列举了我国实用新型专利和发明专利的区别及相同点。
表1 中国实用新型和发明的区别及相同点
由表1可以看出，中国的实用新型和发明有相同点（比如都可以保护产品，都要求有创造性和新颖性，在法定的保护期限内都受法律保护），也有不同点（比如涉及方法类的创新点无法使用新型专利保护，两者对创造性的要求以及保护期限也不同），而其中两者最大的区别在于审查制度的不同。发明是要求对其进行实质审查的，而实用新型则仅要求是初步审查。
三、 如何正确认识实用新型专利
3．1实用新型专利制度设立的目的和意义
我国实用新型专利制度的立法目的在于作为发明专利制度的重要补充，旨在保护那些创造性高度达不到发明专利要求、但对技术进步起到促进作用的改进型的发明创造。设立实用新型专利制度的深层次原因是因为我国作为发展中国家，目前总体创新能力仍然较低，原创性的发明创造不多，绝大多数发明创造都是在已有技术的基础上进行改进的小发明。这些改进型发明的原创性高度虽然不高，但有些却具有很大的市场价值，且也属于发明者的智力劳动成果，理应得到相应的法律保护，而设立实用新型专利制度正好契合了这种需求。
因此国家设立实用新型专利制度的目的并不是有些企业错误理解的为了提高我国的专利数量，其真正的目的和意义在于鼓励和保护我国企业的改进型的发明创造，提高我国企业的知识产权保护意识。
3．2 实用新型专利的审查制度
根据专利法第四十条的规定，专利局受理和审查实用新型专利申请，经初步审查没有发现驳回理由的，作出授予实用新型专利权的决定，发给相应的专利证书，同时予以登记和公告。
而在专利审查指南中，进一步明确说明了实用新型专利申请初步审查的范围，具体审查内容如下：
（１）申请文件的形式审查：审查提交的申请文件是否齐全，内容是否符合格式要求，递交流程是否满足法定的时限要求等；
（２）申请文件的明显实质性缺陷审查：审查申请文件的内容是否符合专利法的法定要求，比如是否是违反法律或者是否是专利法规定的不属于授权客体的发明创造；是否具有新颖性和实用性；是否存在单一性、优先权等问题；
（３）其他文件的形式审查：审查优先权文件是否符合法定要求，一些恢复权利的时限要求，委托书、费用减缓要求等流程文件是否符合要求；
（４）有关费用的审查，审查是否正常按时缴纳相应的费用。
从上述的审查内容看，实用新型初步审查除了是格式、时限、费用等审查，还包括了技术方案内容的审查，比如实用新型公开的技术方案必须满足专利法第二十二条第二款或第四款的规定，即需要满足新颖性和实用性的要求。
指南规定，审查实用新型新颖性时，审查员可以根据未经其检索获得的有关现有技术或抵触申请的信息判断实用新型是否明显不具备新颖性，也可以根据检索获得的对比文件或者其他途径获得的信息判断实用新型是否明显不具备新颖性。
审查实用性时需要审查所申请的产品必须能够在产业中制造和应用，而且该产品能够产生积极、有益的效果。
虽然审查指南并未详细阐述和说明关于实用新型的创造性审查标准，但是根据专利法第二十二条第三款规定，对实用新型的创造性也有相关的要求，即与现有技术相比，该实用新型具有实质性特点和进步。而在审查指南中也详细说明了发明专利和实用新型专利两者在创造性判断标准上的不同，主要体现在现有技术中是否存在“技术启示”，这种区别体现在下述两个方面：
（１）现有技术的领域
对于发明专利而言，不仅要考虑该发明专利所属的技术领域，还要考虑其相近或者相关的技术领域，对于实用新型专利而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示，例如现有技术中有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域。
（２）现有技术的数量
对于发明专利而言，可以引用一项、两项或者多项现有技术评价其创造性，对于实用新型专利而言，一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性，对于由现有技术通过“简单的迭加”而成的实用新型专利，可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性。
由此可见，实用新型专利并不是有些人认为的只是进行形式审查，不审查技术方案的内容，实际上对技术方案的新颖性、创造性和实用性都有审查要求的。且笔者在工作中也接到过很多关于实用新型专利不满足三性要求的审查意见，而且有的审查意见还给出了两篇左右的专利文件进行对比。
实用新型的审查机制并不是为了刻意要放开审查标准，这种审查机制的形成更多的是从立法目的和意义出发，即为了能实现快速授权，以帮助企业更快的在市场布局和保护自己改进型的创新产品。因这些改进型的创新产品的技术难度一般都不大，一旦出现在市场上，很容易被模仿和抄袭。而如果企业申请发明专利，一方面是不一定满足发明专利对创造性的要求，另一方面由于发明专利需要进行实质审查，审查周期较长，一般需要两年左右。这么长的审查周期，造成企业改进型的创新产品在市场上无法得到法律保护，造成市场混乱和企业维权的困难。
3．3 实用新型专利的法律地位
根据专利法第四十二条的规定，实用新型专利权的期限为十年，均自申请日起计算。第十一条的规定，实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品。第六十条的规定，未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权。
由上述法律规定可以看出，虽然对于发明和实用新型的审查制度不同，但是在侵权法律保护方面是一视同仁的，并没有区分是发明专利还是实用新型专利，两者的法律地位是完全一样的。
至于企业经常误解的在侵权保护时发明专利比实用新型专利的法律地位更高，原因并不在于两者在法律地位上的区别，而在于两者在权利稳定性的区别。由于实用新型专利没有实质审查，因此在侵权纠纷处理时，一般需要做实用新型专利权的评价报告，用来进一步确定其权利要求的稳定性。实用新型专利权的评价报告做出后，两者在侵权界定和法律保护上，并无任何区别。
3．4 实用新型对企业的作用和意义
实用新型专利制度的积极作用，正在于它有利于商品的改进和市场竞争，一种产品上的小改进算不上什么大的发明，但它所带来的经济收益有时候却不可低估，例如日本东芝公司在第二次世界大战后，就靠一项电暖炉的小发明而恢复了元气；日本三菱电机公司，也是靠发明了一种结构简单的用于减轻家庭主妇家务劳动的电被褥烘干机，大受用户欢迎而使该公司得以摆脱经济困境，生意日益兴旺。由此可见，企业完全可以借助实用新型专利，获取产品的保护和相当的经济效益。
且实用新型由于其审查制度以及保护客体的限制，反而更适合保护企业的产品，尤其是在专利侵权界定时，产品往往比方法工艺的发明专利更容易发现，且在侵权界定时更容易比对确定。比如，以笔者工作的地区厦门为例，厦门知识产权局2015年公布的专利行政处罚中，80%以上都是对实用新型的专利纠纷处罚。
而且据统计，我国在专利许可和质押方面，实用新型专利权质押占比54.7%，发明为41.4%，实用新型专利实施许可合同占比54.9%，发明为29.0%。
由此可见，实用新型专利对企业的作用和地位都不低于发明专利，且在有些方面比发明专利带来的作用更积极更快速有效。
3．4 小结
无论是从立法的目的和意义、审查制度以及法律保护上来看，实用新型专利本身并没有错，错的是企业对它的错误理解和运用上。
而作为企业来说，只有正确认识实用新型专利，才有可能有的放矢的去规划和布局企业的实用新型专利战略，在保护自己的改进型产品的同时，获取相应的经济价值。
四、 企业实用新型专利申请战略
从企业角度出发，现阶段的实用新型是与发明专利配合使用的，即发明是“战略”，而实用新型是配合“战略”的具体“战术”。企业应该在充分了解实用新型特点的基础上，针对性的制定申请新型专利的战略。
4.1 实用新型的特点
表2列举了一些实用新型专利的一些特点。
表2 实用新型专利的特点
且实用新型专利还有一些其他的特点，比如有时候，实用新型专利比发明专利的法律稳定性更强，因为实用新型对创造性要求较低，同样的发明创造，若是实用新型专利的话可能不能被无效，而若是发明专利的话则有可能被无效。
4.2 企业实用新型专利申请战略
表3是本文列举了一些企业实用新型专利的申请战略。
表3 企业实用新型专利申请战略
由表3可以看出，无论企业发展到多大规模，实用新型专利的申请都有其必要性，以中国有效专利年度报告2014年统计为例，国内企业有效实用新型专利量前十位不乏有格力电器，比亚迪以及美的等大型企业。
因此企业是否申请，以及如何申请实用新型专利，完全取决于企业的自身的特点，但是所有战略制定都是以正确理解实用新型专利为前提的基础上。
五、补充
根据我国专利法第九条的规定，同一申请人同日对同样的发明创造既可以申请实用新型专利又可以申请发明专利，这就更进一步增加了企业申请实用新型专利时的灵活性。
比如在企业对产品做出一项发明创造，对其创造性的程度不能很好的把握时，可以选择将发明创造同日申请发明和实用新型专利。一般实用新型会先获得授权，再进行发明专利的实质审查。若该发明创造不满足发明专利的创造性要求，则发明人至少可以获得实用新型的专利授权；若该发明创造满足发明专利的创造性要求，则只需要申请人声明放弃该实用新型专利权，即可以授予发明专利权。
因此，发明和实用新型专利同日申请可以作为企业申请实用新型专利的一种有效补充方式而进行选择。