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作者 | 湖北省武汉市中级人民法院 赵千喜
【案号】
（2011）武知初字第40号
（2012）鄂民三终字第40号
【裁判要旨】
专利权人发送侵权警告函维权时应遵守诚实信用的商业法则，如为争夺专利产品销售市场的目的，在侵权警告函中对竞争对手的产品进行诋毁性描述，或者虚构事实，可构成诋毁商誉的不正当竞争行为，应承担停止侵权并消除影响的民事责任。
【案情介绍】
原告大成公司系一家主营建筑结构新技术研发的科技型公司，被告邱某则拥有多项模壳构件的发明专利权。2007年7月至2008年8月间，邱某以大成公司侵犯其多项发明专利权为由，分别向深圳市中级人民法院和武汉市中级人民法院提起十余起专利侵权诉讼。2010年9月，邱某向大成公司在江苏省的两家客户发送警告函，告知：邱某本人已获得空心、空腹结构及芯模构件相关领域发明专利1600多项，使用水泥类空腔构件及楼盖会涉及其多项发明专利权；大成公司制造、销售空腔构件产品涉及邱某多项发明专利，已由武汉市中级人民法院作出判决责令停止侵权行为；建设单位切莫因纵容侵权行为而给自身造成损失，选择获得邱某授权单位生产的合法产品则可避免侵权。
2010年12月，大成公司以邱某的行为构成不正当竞争为由提起民事诉讼，请求法院判令邱某停止散布虚假事实、诋毁商誉的行为，并公开赔礼道歉、消除影响。邱某则辩称其本人并非空心楼盖产品的市场经营者，不属于反不正当竞争法规定的诋毁商誉行为的主体；所发警告函中并没有捏造虚伪事实，其本人作为专利权人提请相关单位在承建工程中选用获得发明专利授权的产品以避免专利侵权行为并无不当，不应承担相应的民事责任。
武汉市中级人民法院经审理认为：邱某虽是以个人名义发函，但在函件中向大成公司的客户提示使用大成公司的产品有侵权风险，并建议该客户选择获得授权的合法产品，说明邱某的发函行为已不仅是单纯的专利侵权警告，而有参与建筑空腔楼盖技术及产品领域市场竞争的意图，其行为构成反不正当竞争法规范的市场经营行为，邱某作为该行为的主体应当受反不正当竞争法的规制。而邱某在警告函中有意模糊其专利技术的保护范围，且未指明涉嫌侵权的产品具体种类和型号以及技术特征比对情况，容易使收函单位错误解读为生产水泥类空腔构件及楼盖的技术为邱某所独有和垄断，未经邱某授权生产的水泥类空腔构件都侵犯其专利权。此外，邱某在明知大成公司侵犯其发明专利权的民事判决书尚未生效的情况下，在函件中称法院已作出判决责令大成公司停止侵权行为，易使收函单位理解为法院已经作出生效判决确认大成公司生产的水泥类空腔构件及楼盖产品侵权。基于此，法院认定邱某的行为构成诋毁商誉的不正当竞争行为，邱某赔偿大成公司经济损失人民币1万元。
一审判决作出后，大成公司和邱某均不服，提起上诉。
湖北省高级人民法院二审判决：驳回双方当事人上诉，维持原判。
【法官评析】
向侵权嫌疑人发送侵权警告函，是专利权人维护自身合法权益，阻遏侵权行为持续发生、保持专利产品市场占有率的重要手段。但对专利权人发送侵权警告函时应遵循的原则和规范，我国专利行政执法和司法领域还未有成文的明确规定。不少专利权人也借着保护专利权的名义，片面夸大自身专利权的保护范围，或者有意诋毁竞争对手的产品声誉。因此，在判断专利权人发送警告函的行为是正当维权之举还是不正当竞争行为时，应从分析警告函的内容出发，结合函件的发送时间、发送对象等事实来综合认定。
一、专利权人在警告函中应履行充分告知义务
为避免被警告人在接到警告函之后处于无法判定侵权与否的境地，专利权人发送的警告函一般应具备以下内容：（1）专利权人的身份，包括权利来源的途径；（2）专利的具体情况，包括专利的名称、类型、有效期、专利权利要求的内容，并将公告授权的专利文件（包括专利证书、权利要求书、说明书、附图）附随于警告函后；（3）被警告人侵权行为的具体情况，包括产品的名称、型号、价格等；（4）被指控产品特征的简要归纳，并与专利权利要求进行比对，以明确被控产品落入了专利权的保护范围；（5）告知被警告人必须立即停止侵犯专利权的行为，并阐明被警告人所将要承担的法律责任以及所依据的法律规定。
二、专利权人发送警告函前应进行侵权比对分析
目前，我国专利法等法律并未强制要求专利权人发送侵权警告函应以法院终审判决认定侵权成立为前提条件，而专利权人对被警告人的行为构成侵权的判断通常带有较强的主观意愿，实践中存在被警告人的行为实际上并不侵权而权利人却认为构成侵权的情况。考虑到侵权警告函具有警示侵权行为人停止侵权、避免侵权后果扩大的正面作用，且《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第18条已允许被警告人在认为自己的行为不构成侵权时，可以自行向法院提起确认不侵犯专利权的诉讼，因此还不能一概的将侵权产品已被法院终审判决认定落入专利权保护范围作为专利权人发送警告函的前提条件。但同时，为维护正常的市场交易秩序，避免专利权人利用专利侵权恫吓不知情的市场经营者，专利权人在发函之前应对被警告人的行为侵权与否进行充分的考量和论证，在警告函中不得有意的夸大自身专利权的保护范围，模糊侵权判决的裁判结果，否则将承担滥用专利权的不利后果。
三、向竞争对手的客户发函不得诋毁竞争者的商誉
从侵权警告函的发送对象看，知识产权侵权嫌疑人包括产品制造商、销售商、进口商，以及发明或实用新型产品的使用者等，都可能成为权利人发送侵权警告函的对象。但如果警告函针对的是竞争对手的交易伙伴时，因竞争对手的交易伙伴是双方争夺的目标客户群，专利权人的发函行为必然会对竞争对手的业务产生影响，此时专利权人发函时更应慎重。参考我国台湾地区公平交易委员会发布的《对于事业发侵害著作权、商标权或专利权警告函案件之处理原则》的规定，如专利权人向竞争对手的客户所发警告函有下列情形之一的，人民法院可以认定专利权人的行为构成不正当竞争：（1）警告函内容系以损害竞争对手为目的，促使竞争对手的客户拒绝与该特定竞争者交易，或使竞争对手的客户与自己交易，而有可能限制竞争或妨碍公平竞争时；（2）警告函内容系以损害竞争对手为目的，陈述足以损害竞争对手商业信誉的不实情事；（3）函中内容有夸示、扩张专利权范围的情形，或者有不实陈述，影射竞争对手或泛指市场上其它竞争者非法侵害其专利权的情形，而足以影响交易秩序的。
质言之，国家授予权利人以专利权的目的在于保护其创造性的劳动成果和收益，但任何权利的行使都有其边界，如果专利权人利用发送警告函的形式诋毁竞争对手的商业信誉，并以此争夺目标客户群，不仅有违诚实信用的商业原则，也限制了专利产品使用者或销售者的选择自由，专利权人本人也会权利滥用受到法律的规制。