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来 源 | 知产力
作 者 | 杨存吉 北京派特恩知识产权代理有限公司
序 言
抵触申请天生具有防止重复授权的功能，但其并非为此而生。抵触申请实际上是先申请原则在解决权利冲突方面的一个具体适用。申请人基于专利申请行为获得一种权利，这种权利基于专利公开行为得以生效。当多个申请人的权利出现冲突时，先申请原则的适用使冲突得以解决。以此为视角，抵触申请的诸多具体问题会得以更加合理的解释，抵触申请在专利侵权抗辩中的探索适用会更加清晰。本文试着从现状分析出发，讨论相关权利及权利冲突的解决，并在此基础上探索抵触申请在专利侵权抗辩中的适用问题。
一、现状的多样与不足
（一）立法的缺失与模糊
我国《专利法》第二十二条第二款和第二十三条第一款分别规定：“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中”和“授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中”。这种“在先申请、在后公开”的专利申请被称为抵触申请。根据这些规定，发明或实用新型专利的抵触申请只能是发明或实用新型，外观设计专利的抵触申请只能是外观设计。若专利申请存在抵触申请，则其不能被授予专利权；若专利权存在抵触申请，则其应当被宣告无效。
《专利法》第二十二条第四款、第五款和第二十三条第三款分别规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”、“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术”和“本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计”。根据这些规定，抵触申请不属于现有技术和现有设计。发明和实用新型专利的抵触申请不能用于评价该专利的创造性。
《专利法》在第三次修改后明确了现有技术抗辩的规定。该法第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”
对于抵触申请是否能够作为专利侵权的抗辩事由，我国《专利法》并没有规定。对此，一方面，可以理解为，在可专利性评价中与现有技术同时出现抵触申请，而在专利侵权抗辩仅规定现有技术抗辩，将抵触申请抗辩被明确排除在外的立法结构说明了立法者对抵触申请能否用于专利侵权抗辩持否定态度；另一方，也可以理解为既然能够否定专利性的现有技术可以用于专利侵权抗辩，那么同样能够否定专利性的抵触申请不应被排除在专利侵权抗辩的事由之外。
（二）学者的争论与评价
按照抵触申请能否适用于专利侵权抗辩和可以在多大范围内适用于专利侵权抗辩，大致可以将学者的观点分为以下三种：
1．否定论
持否定论的学者认为不能依据抵触申请进行现有技术抗辩，这是因为抵触申请的内容在专利侵权纠纷所涉及的那一个专利的申请日之前还没有为公众所知，因而还不属于现有技术或现有设计范畴[1]。
首先，从语言逻辑上讲，否定论的观点仅注意到抵触申请不能用于现有技术抗辩，未涉及抵触申请能否成为独立的抗辩理由的论述。其次，这种观点仅是依据法律的简单推断，缺乏实质的理论基础。最后，这种观点对于抵触申请能够破坏发明可专利性的问题，不能从法实体上给予合理的解决[2]，容忍了“瑕疵专利”的恣意行为，难以获得社会公众普遍的理解和支持。
2．限制论
持限制论的学者认为既然抵触申请可以破坏专利申请案的专利性，其当然就应当可以用于现有技术抗辩[3]。该学者同时指出，抵触申请可以用于现有技术抗辩应限于被控侵权人实施的技术对涉案专利构成相同侵权的情形；如果被控侵权人实施的技术对涉案专利构成等同侵权，则被控侵权人不能以抵触申请进行不侵权抗辩。
限制论的观点考虑抵触申请能够破坏对发明可专利性的问题，回应了社会公众的需求，但是这种观点仅注意到抵触申请和现有技术在破坏发明可专利性的方面有时会具有相同的结果，而未讨论抵触申请和现有技术在破坏发明可专利性方面的原因。这种以避免不利结果出现为出发点的问题解决方法针对特例虽能取得效果，但缺乏灵活性，对于特例之外的情形，难于给出令人满意的指导性的意见[4]。
3．肯定论
持肯定论的学者认为根据《专利审查指南》对《专利法》第22条第2款所述抵触申请的内容要件“同样的发明或者实用新型”的解释和说明可知，“同样的发明或者实用新型”既包含相同内容的发明或者实用新型，也包含等同的发明或者实用新型[5]。故抵触申请在等同侵权下也可以适用现有技术抗辩[6]。
首先，肯定论的观点同样仅考虑抵触申请和现有技术在破坏发明可专利性方面有时具有相同的结果，而未讨论抵触申请和现有技术在破坏发明可专利性方面的原因。其次，这种观点并未论证专利确权判定中的“实质上相同”和专利侵权判定中的“等同”是否有差异，直接将二者对等起来缺乏严谨[7]。最后，对抵触申请和现有技术不加区分，简单地参照现有技术抗辩来类推适用抵触申请抗辩的做法和思维惯性，易于引导人们将现有技术抗辩不适当地类推到不构成抵触申请的其它在先申请抗辩上来[8]。
（三）司法的实践与异议
《专利法》经过第三次修改后明确规定了现有技术抗辩。2010年4月28日，最高人民法院在主题为《能动司法、服务大局，努力实现知识产权审判工作新发展》的全国法院知识产权审判工作座谈会上提出，被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案或者外观设计主张其不构成专利侵权的，可以参照现有技术或者现有设计抗辩的审查判断标准予以评判。在2011年12月16日印发的《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》中，最高人民法院再次强调，可以参照现有技术或者现有设计抗辩的审查判断标准来评判抵触申请抗辩。
最高人民法院的指导意见无疑对下级法院产生深远影响，上海市高级人民法院于2011年发布《专利侵权纠纷审理指引》，其中第十四条和第十九条分别规定：“在相同侵权中,被控侵权技术方案与抵触申请中的技术方案相同时,可类推适用现有技术抗辩。被诉侵权人以实施的技术是抵触申请中公开的技术方案主张不构成专利侵权的，在相同侵权中才可以类推适用现有技术抗辩，且被控侵权技术方案与抵触申请中公开的技术方案相同时，不侵权抗辩才能够成立”和“被诉侵权人以其产品中的外观设计属于抵触申请中公开的外观设计主张不构成侵权的，可以类推适用现有设计抗辩。但以被诉侵权产品的外观设计属于抵触申请中公开的外观设计与惯常设计的简单组合为由，抗辩不构成侵权的，抗辩不能成立”。北京市高级人民法院于2013年发布《专利侵权判定指南》，其中第一百二十七条条和第一百三十二条分别规定“被诉侵权人主张其实施的是属于抵触申请的专利的，可以参照本指南第125条关于现有技术抗辩的规定予以处理”和“被诉侵权人主张其实施的是外观设计专利的抵触申请的，应当将被诉侵权外观设计与抵触申请进行比对。被诉侵权外观设计与抵触申请相同或相近似的，被诉侵权人的行为不构成侵犯外观设计专利权”。
在抵触申请抗辩具体适用方面，司法实践进行各种尝试，有些法院甚至参照抵触申请抗辩在专利侵权判定中适用其它在先申请抗辩。在涉及名称为“安装架”的侵犯实用新型专利权纠纷案[9]中，宁波市中级人民法院认为，抵触申请与现有技术均具有损害专利新颖性的属性，可类推适用现有技术抗辩的规定，即被告有证据证明其所实施的技术属于抵触申请所记载的技术的，不构成侵犯专利权。进而该法院认定以“在先申请、在后公开”的外观设计作为侵犯实用新型专利权的抗辩事由成立。在涉及名称为“便携式数码显微镜”的侵犯外观设计专利权纠纷案[10]中，深圳市中级人民法院认为，涉外在先专利申请可以进一步比照抵触申请，作为专利不侵权抗辩的事由。对于此案，有人认为抵触申请不是专利侵权的抗辩事由并且台湾地区的在先外观设计申请也不构成我国专利的抵触申请[11]。
二、权利与权利冲突
归根结底，法律是一种利益调整机制，而权利和义务是法律的核心内容。对权利和义务的揭示是了解和发展当前利益调整机制的基本方法。对于抵触申请抗辩的理论研究，不妨从讨论有关抵触申请的法律行为和由此产生的法律后果开始。
（一）权利形成与权利范围
权利至少包含三方面的内容，即权利主体、权利范围和权利内容。通俗地讲，权利是指哪个主体可以在多大范围内进行何种作为。
为了鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和社会经济发展，自十五世纪以来，各国纷纷实施公开换取垄断的专利制度，从而以法律的形式为权利人设定权利并为这种权利提供法律保护。所谓公开换取垄断是指权利人向社会公众公开其发明创造，作为回报，国家在赋予权利人在一定期限内享有垄断权。
专利制度的公开换取垄断过程主要包含三种法律行为，即专利申请、专利公开和专利授权。这三种法律行为会形成不同的权利。
专利申请是申请人以书面形式向特定国家或地区表达其想要利用专利制度，进行公开换取垄断活动的明确意思表示的行为。该明确意思表示的含义既包含申请人对是否申请专利的意见是明确的，又包含申请人对申请何种专利的意见是明确的，还包含其准备公开的内容和期望获取的垄断都是明确的。专利申请行为不仅使得行为人成为了专利制度中的申请人，而且还是得该申请人对后续有关该专利申请的权利具有期待权，即可以期待成为后续权利的权利人。
专利公开是国家依照一定程序将相关专利申请文件告知社会公众的行为。在公开换取垄断的过程中，专利公开意味着申请人已经向公众交出他的发明创造，开始有权在一定范围内向国家主张获得垄断权。这个范围就是专利说明书公开的范围。也就是说，专利公开意味申请人具有了在说明书公开的范围内主张获得垄断的权利。值得注意的是，申请人的这种权利仅是一种主张权，这种权利与实际的垄断权是否形成、何时形成以及是否申请人是否拥有和丧失无关[12]。
专利授权是国家将一定范围的实际的垄断权授予申请人并告知社会公众的行为。这个范围是经过国家认可的范围，其可能不同于公开的范围。在公开换取垄断的过程中，垄断的范围应在公开的范围之内，不应超过公开的范围。我国《专利法》第二十六条第四款规定“权利要求书应当以说明书为依据”就是这个基本原则的法律体现。从这个意义上说，说明书的内容实质上仅是界定了专利权人可以主张垄断权利的最大范围。在现代专利制度中，这个最大范围并不天然对社会公众构成限制[13]，还需要专利权人以权利要求书的形式作出明确的主张权利的意思表示并经过国家认可。正如我国《专利法》第二十六条规定的那样，申请发明或实用新型专利的应当提交权利要求书，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。《专利法》第五十九条规定发明或者实用新型专利权的保护范围以权利要求的内容为准。可见，专利授权行为一方面申请人成为专利权人，另一方面也使得该专利权人在权利要求书的范围内拥有了实际的垄断权。
对于抵触申请来说，其经历了专利申请和专利公开的过程，形成有关的权利包括：行为人成为了申请人，申请人可以在抵触申请说明书公开的范围主张获得垄断权等。
对于专利权来说，其经历了专利申请、专利公开和专利授权的过程，形成的有关权利包括行为人成为了申请人、申请人可以在专利的说明书公开的范围主张获得垄断的权利、申请人成为专利权人、专利权人在权利要求书的范围内拥有垄断权等。
（二）权利冲突与冲突解决
1．权利冲突
如下图所示，其中淡蓝色部分代表说明书公开的范围，浅绿色部分代表权利要求的范围。对于抵触申请来说，区域A、B和C是说明书公开的范围。对于专利权来说，区域B、C和D是说明书公开的范围，其中C同时是权利要求的保护范围。
主张获得垄断的权利和拥有的垄断权都与范围有关。当抵触申请说明书公开的范围与专利的说明书公开的范围存在重叠时（B和C区域重叠），或者当抵触申请说明书公开的范围与专利权利要求的保护范围存在重叠时（C区域重叠），权利的冲突就出现了。在上述B和C区域，抵触申请的申请人和专利权人都有权主张获得垄断。另外在C区域，专利权人还拥有实际的垄断权。也就是说，抵触申请和专利权之间权利冲突包括两个方面：一是抵触申请的说明书和专利的说明书之间重叠范围内的权利冲突；二是抵触申请的说明书与专利的权利要求之间重叠范围的权利冲突。
2．冲突解决
为解决这种权利冲突，专利制度通常设置先申请原则。根据这个原则，抵触申请的权利范围与专利权人的权利范围出现重叠时，仅允许抵触申请的权利人享有相应的权利。仅抵触申请的申请人享有权利意味着在这种权利的范围之内阻却在后专利权人获得权利。以上图例子来说，由于仅抵触申请的申请人在B和C区域享有权利，故专利权人不仅在B和C区域不再享有主张垄断的权利，而且在C区域不再享有的实际垄断权。
仅抵触申请的权利人享有相应的权利意味着，在由抵触申请的说明书确定的最大范围内，专利权人都不能再获取专利权。也就是说，若专利权人获得某个专利权，则该专利权只能在抵触申请所确定的最大范围之外（例如在上图中只能在D区域）。另外，若抵触申请的权利人随后基于抵触申请也获取了专利权，则该专利权必须处于由抵触申请的说明书所确定的最大范围内（例如在上图中只能是区域A、B和C的一个子集）。由于这个最大范围之外（区域D）和最大范围之内（区域A、B和C的一个子集）的交集是空集，故专利权与抵触申请的权利冲突与解决机制天然具有避免重复授权的功能。从这个角度来讲，避免重复授权仅是抵触申请机制产生的必然结果，而不是设置抵触申请机制的原因。
三、权利冲突视角下的抵触申请抗辩
（一）对抵触申请抗辩的解释
在权利冲突视角下，若已经获得授权的发明存在抵触申请，则意味着在抵触申请的说明书所公开的范围内主张获得垄断的权利，自抵触申请公开后就归属于抵触申请的申请人，发明的专利权人从此丧失在抵触申请说明书所公开的范围主张获得垄断的权利，进而也丧失了处于该范围内的专利权。专利权的丧失使得主张侵犯专利的基础不复存在，故应当允许抵触申请进行专利侵权抗辩。
（二）抵触申请抗辩的对比方式
在权利冲突的视角下，抵触申请抗辩是否成立取决于专利的权利要求的保护范围与抵触申请的说明书公开的范围是否相冲突。若存在冲突，则专利权人对该权利要求整体上失去资格，所以不需要判断被控侵权技术与权利要求之间的关系。若不存在冲突，则意味着不构成抵触申请，不能该适用抵触申请抗辩。故抵触申请抗辩的对比方式应当是用权利要求的保护范围与抵触申请说明书公开的范围相比较。
（三）抵触申请说明书的公开范围
理论上讲，凡是能够得到抵触申请的说明书支持的范围都是抵触申请的申请人可以主张获得垄断权的范围，进而也都是可以阻却发明的专利权人获得专利保护范围。然而，何为“能够得到说明书支持”，在实践中通常是难以把握的。
《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条规定：“专利法第五十九条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”，是指专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准，也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。” 由此可见，专利权的垄断范围包含权利要求的技术方案及其等同技术方案，这里的等同技术方案是指由权利要求中至少一个技术特征被替换为等同技术特征的技术特征的集合所确定的技术方案。
基于这种理由，可以认为抵触申请的说明书记载的每个技术方案及其等同技术方案都是抵触申请的申请人可以主张垄断权的范围。这种理解也能得到其他国家或国际组织的认可，例如日本在利用抵触申请评价发明新颖性时将“实质相同”扩展到众所周知的事实或惯用技术手段的添加、删除、替换[14]，《保护工业产权巴黎公约》中甚至规定抵触申请可以用于评价专利的创造性[15]。
（四）对抵触申请的要求
在权利冲突理论下，并非仅考虑抵触申请本身所包含的技术内容，还要考虑基于抵触申请所产生的权利[16]。若抵触申请产生的权利与发明的权利不产生冲突，就不能将抵触申请适用于专利侵权抗辩中。
1．对申请国的要求
专利方面的权利是有地域性的。地域性是指任何一项专利方面的权利，只有依一定地域内的法律才得以产生并在该地域内受到法律保护。在权利冲突理论下，能够用于专利侵权抗辩的抵触申请的申请人必须已经在授权专利所在国或地区享有主张垄断的权利。在我国，能够用于专利侵权抗辩的抵触申请包括向国务院专利行政部门提出的申请和已经进入中国国家阶段的国际专利申请，而不包括在其他国家或地区的“在先申请”。
2．对专利类型的要求
专利类型包括发明、实用新型和外观设计，其中发明和实用新型保护的都是技术方案，涉及的是技术内容，而外观设计保护的是富有美感的设计，涉及的是美感的内容。由于技术内容和美感内容具有维度完全不同的评判方法，在技术方面产生的权利范围不会与在美感方面产生的权利范围相重叠，故不会产生权利冲突。这种观点也可以解释我国有关抵触申请的规定。我国《专利法》将发明和实用新型的抵触申请限于发明和实用新型，将外观设计的抵触申请限于外观设计。所以，基于权利冲突理论，不应将在先的外观设计申请适用于发明和实用新型的专利侵权判定中。反之亦然。
四、结束语
综上，在先专利申请之所以能被称之为抵触申请是因为其能在权利上“抵触”在后专利申请。权利上的“抵触”是抵触申请成立的前提和适用的要件。抵触申请可以适用于专利侵权抗辩的原因在于抵触申请能够其公开的范围内阻却专利权人获取专利权。适用抵触申请抗辩时，仅需考察抵触申请与专利权之间的关系。权利上不存在“抵触”的在先专利申请，不符合抵触申请成立的前提，不能适用于专利侵权抗辩。
注释：
[1]尹新天著：《专利法详解》，知识产权出版社2011年版，第696-697页。
[2]专利确权和侵权二元解决机制以及专利确权程序的滞后性不能满足社会公众的期望。
[3] 张晓都：《再谈现有技术抗辩的认定标准与现有技术抗辩中的抵触申请》，载于《中国专利与商标》2008年第1期，第43页。
[4] 一方面，其虽然可以解决相同侵权的问题，对于等同侵权的排除并不能给出充足理由。另一方面，在在先专利申请仅构成独立权利要求的抵触申请，而不构成从属权利要求的抵触申请时，可能会出现针对独立权利要求侵权不成立，而针对从属权利要求侵权成立的情形。这种结果通常是难于为社会公众所理解的。
[5] 《专利审查指南》使用的措辞是“实质上相同”，见2010版第156页。
[6] 黄敏：《浅议现有技术抗辩中的抵触申请》，载《中国专利与商标》2008年第3期，第73页。
[7] 《专利审查指南》从整体技术方案上来确定两个技术方案是否为实质上相同的技术方案，而《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》从技术特征上来确定两个技术特征是否是等同的技术特征。
[8] 例如将在先的外观设计申请适用于侵犯实用新型专利权抗辩，将其他国家或地区的在先申请适用到侵权抗辩。
[9] 参见宁波市中级人民法院作出的（2012）浙涌知初字第326号民事判决书。
[10] 参见深圳市中级人民法院作出的（2012）深中法知民初字第607号判决书。
[11] 参见http://weibo.com/p/230418441658ca0102wkcg，2016年5月24日9:00访问。
[12] 这正是在用抵触申请评价发明可专利性时无需考虑其是否已被授权、是否被宣告无效、是否权利期限届满即是否被申请人放弃等因素的原因。
[13] 在早期专利制度中，专利文件不包括权利要求书，专利权的保护范围只能以说明书的内容为准。说明书的公开即视为主张专利权的意思表示。
[14] 日本《专利法》第29条之二规定：专利申请涉及的发明，与在该专利申请前申请，并在该专利申请后公开或公告的其他专利发明或实用新型相同时，不拘泥《专利法》第29条第（1）款的规定，不得对该发明授予专利权。《审查指南》第二部分第三章第3.4节规定：（1）对比的结果，即使要求保护的发明与引用发明的内容之间存在区别，如果该区别是用于解决问题的具体手段上的微小差别（众所周知的事实或惯用技术的添加、删除、替换，没有产生新的效果）时，也就是实质相同，则认为是相同的发明。
[15] 《保护工业产权巴黎公约有关专利部分补充条约（专利法部分）》第13条规定，一份申请的全部内容（摘要除外），构成在同一国家的在后提出的发明专利申请的现有技术，只要该申请其后为专利局所公布。缔约方除了应规定在先申请作为评价新颖性的现有技术外，可以自行决定在判断非显而易见性时是否作为现有技术。
[16] 这一点上，抵触申请完全不同于现有技术和现有设计，现有技术仅需要考虑公开时间和公开内容。