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作者：云知队
来源：云知队
编者按：贴牌加工中的商标权纠纷在司法实践中已屡见不鲜，但对其却有着令人疑惑的矛盾。为什么在侵权案件中，法院认为“贴牌加工行为”不属于商标使用，但在撤三案件中，法院又认为属于积极的商标使用呢？本文对此进行了一些梳理>>>
在贴牌加工的商标权纠纷中，法院似乎存在着“双重标准”。
在商标专用权侵权纠纷中，法院认为，“贴牌加工”不能被认定为商标意义上的使用行为，因此加工商不构成商标侵权；但在商标权撤销复审行政纠纷中，法院又认为，贴牌加工贸易中的商标使用属于积极的商标使用行为，因此维持商标注册。
产生上述“矛盾”的原因在于，制度设立的目的不同导致“商标使用”在不同情形下的内涵和要求有所区别。《商标法》中涉及“商标使用”的规定可以分为“商标侵权使用”与“商标积极使用”①，后者又包含两种“使用”的情形，即“创设权利的使用”（第11条“经过使用取得显著特征”、第13条“未注册驰名商标”，第32条和第59条“在先使用并有一定影响”等）和“维持权利的使用”（第49条“三年不使用撤销”）②。试举几例：
1. 贴牌加工贸易中的“商标侵权使用”
涉外贴牌加工（或定牌加工）中，由境外委托方提供境外商标，境内受托方（即被告、加工方）将其提供的商标印在所加工的商品上，并将加工后的产品全部出口返还给委托方，受托方不负责对外销售。在这种委托加工关系中，原告为与所贴商标相同或近似的国内注册商标的专用权人，法院通常认为被告（即境内受托方、加工方）的贴牌加工行为不构成商标法意义上的“使用”，因此不构成对原告的商标侵权。
【案例一】
案号：（2014）民提字第38号
当事人：原告莱斯防盗vs被告浦江亚环锁业
案情：原告莱斯为“PRETUL及椭圆图形”商标权人，被告浦江亚环生产挂锁并贴储伯公司的“PRETUL”商标，出口给储伯公司并由其在墨西哥销售。
裁判要旨：
1. 挂锁不在中国市场上销售，该标识不会再我国领域内发挥商标识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标识的商品与莱斯公司生产的商品的来源混淆和误认的可能性。
2. 在中国境内的物理贴附行为，为商标专用权人在他国使用其商标提供了必要的技术性条件。
3. 在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。
【案例二】
案号：（2012）鲁民三终字第81号
当事人：原告鳄鱼恤vs被告瑞田
案情：原告鳄鱼恤为“CROCODILE”商标权人，被告瑞田受韩国ESPOIR公司委托生产男衣并贴牌，全部销往国外。
裁判要旨：
1. 侵害商标权行为的本质特征是对商标识别功能的破坏，造成相关公众对商品或服务的来源产生误认或者认为其来源与注册商标的商品有特定的联系。
2. 加工方按照委托方的要求，将商标贴附于加工之产品上，就其性质而言，属于加工行为，不是商标法意义上的商标使用行为。
3.所加工的产品不直接进入中国境内的流通领域，产品所附吊牌、领标在中国境内不发挥商标的识别功能。
【案例三】
案号：（2013）沪一中民五（知）终字第208号
当事人：原告汇新环球vs被告苏州顺戎
案情：原告汇新公司是“WORKSENSE”的商标权人，被告顺戎公司受澳洲公司委托生产夹克，澳洲公司在澳大利亚享有“WORKSENSE”商标权。
裁判要旨：
1. 构成侵犯注册商标专用权的基本行为是在商业标识意义上使用相同或近似商标的行为，行为人的使用方式应当是将该标识作为区分商品来源的商标来使用。
2. 虽然该服装上标贴了“WORKSENSE”标志，但国内市场的相关公众没有机会接触到该服装，故该标志在国内市场无法发挥标示商品来源的作用。
上述三个案例的裁判思路具有一个共性，即法院认为商标的本质是发挥识别功能，因此是否破坏了识别功能是判断是否属于商标法意义上的“使用”的关键。而涉外贴牌加工属于物理贴附行为，且不在国内流通市场进行销售，其识别功能不发生在国内，而仅发生在境外，因此不存在混淆的可能性。且根据商标的地域性特征，法院认为加工方在境内不存在“使用”侵犯原告商标权人商标的行为。
然而，以上裁判思路也存在一种例外，即如果被贴附的商标具有相当的影响力或知名度，加工企业也应当尽到必要的审查注意义务。如此可平衡商标权人与加工企业之间的利益分配，避免加工企业过度“装傻”。举一例：
【案例四】
案号：（2015）苏知民终字第00036号
当事人：原告上海柴油机公司vs被告江苏常佳金峰公司
案情：原告上柴公司为“东风”商标权人，被告常佳公司受印尼企业委托，生产柴油机及柴油机组件贴牌“DONG FENG （东风）”，出口至印尼销售。
裁判要旨：作出不侵权认定时，仍要以国内加工企业对境外委托贴牌的商标本身已尽到必要审查注意义务为前提，即对境外委托人是否享有注册商标专用权或者取得合法授权许可进行必要审查。对于国内加工企业明知或应知国内商标具有一定影响或为驰名商标，境外委托人涉嫌恶意抢注却仍然接受委托的，应认定国内加工企业未尽到合理注意与避让义务，判令其承担相应的民事侵权责任。
2. 撤三制度中的“商标积极使用”
撤三制度中，注册商标连续3年不使用的搁置状态不但无法使该注册商标产生价值，发挥注册商标应有的功能和作用，而且还会影响到他人申请注册和使用与其相同或者近似的商标。但基于商标资源的有限性，法院认为，商标法的立法初衷在于鼓励商标权人使用注册商标，盘活现有商标资源。因此，撤三制度中贴牌加工行为的认定与商标权侵权纠纷相反，属于“商标积极使用”。与之有异曲同工之妙的还有“来料加工行为”、“出口行为”等，法院均认可生产者实施了“真实、善意的商标使用行为”。
【案例五：贴牌加工行为】
案号：（2015）京知行初字第5119号
当事人：原告明季私人有限公司vs被告商评委
案情：原告明季公司为商标权人，许可“SODA”商标给新鸿厚公司（生产者）使用。新鸿厚公司生产了标有“SODA”商标的衣物经由出口商出口至马来西亚。
裁判要旨：
1. 虽然未进入大陆市场流通领域，但生产行为仍发生在中国大陆地区。这种行为实质上是在积极使用商标，而非闲置商标，是贴牌加工贸易的体现，是一种对外贸易行为。
2. 撤三制度的立法目的在于鼓励和促使商标权人使用商标，而是在已经有权利的基础上，激活商标，维持权利，基于该立法目的下的商标使用要求显然不同于产生权利的使用要求。
【案例六：来料加工行为】
案号：（2010）高行终字第265号
当事人：原告宏比福比有限公司vs被告商评委
案情：原告宏比福比公司为“SCALEXTRIC”商标权人，其通过山打根公司将“SCALEXTRIC”商标的玩具部件运至中国的加工企业，委托中国企业加工成玩具成品，加工后的玩具成品仍通过山打根公司销往国外。（注：来料加工是中国企业利用外国企业提供的原材料、零部件等，按照外国企业的要求进行加工，成品交由外国企业销售的一种贸易形式。）
裁判要旨：
1.虽然来料加工的成品并未实际进入中国大陆市场流通领域，但是如果不认定来料加工为商标使用行为，相关商标专用权因未使用而构成被撤销的理由，恐不尽公平，且有悖于拓展对外贸易的政策。
2.将复审商标使用在玩具部件，并通过来料加工方式加工成玩具成品，销往国外的行为，应当视为复审商标在核定使用的玩具商品上的商标使用行为。
【案例七：出口行为】
案号：（2015）京知行初字第408号
当事人：原告镇江锁厂vs被告商评委
案情：原告镇江锁厂为“DCLSA”商标专有权人，自己生产并出口。（注：在贴牌加工行为中，中国企业仅是加工方，而非商标所有者。）
裁判要旨：
1. 在考虑某一商标使用行为是否属于发生在中国大陆境内的使用行为时，关键在于该使用行为是否足以使该商标在中国大陆境内产生识别作用。
2. 对于中国企业的出口行为而言，虽然出口商品的终端销售行为发生在进口国，但出口商向进口商销售商品的行为发生在中国大陆境内，同时进口商在选择中国出口商的过程中，可以依据不同的商标将不同的中国出口商相区分，在这一过程中该商标显然已起到识别作用，而该识别作用发生在中国大陆域内。
在三例中，法院的说理似有不同，分别从立法目的、贸易政策、出口流程等角度切入，可见背后利益平衡的考量。无论是贴牌加工行为、来料加工行为还是出口行为，在撤三制度中，法院的态度还是力主维持注册商标权利的稳定性，其对于“使用”的要求并不高，只要商标“非闲置”即认可其“积极使用”。
①张伟君，魏立舟，赵勇：《涉外定牌加工在商标法中的法律性质》，载《知识产权》2014年第2期，第33页。
②曹佳音：《我国商标法中“商标使用”概念辨析》，载《北方法学》2016年第2期，第27页。
（图片来源：全景网）