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专利许可，不是四个字那么简单
日前vivo也与高通宣布达成了新的3G/4G中国专利许可协议。至此，高通已与超过200家中国公司达成了专利许可授权协议。专利许可作为高通的巨额收入来源，国内外的企业纷纷效仿，但是专利许可并不像想象中的那么简单。商战中，如何打造专利许可这把利器？笔者在这里给出了详细的解答。
专利权是一种重要的财产权，只有积极地进行专利运营，才能获得实实在在的经济价值。专利许可是专利运营中最简单、最主要的专利收益运营模式之一，其本质上属于专利使用权的授权，与专利出售相比，虽然可能交易额较小，但是许可人仍保留专利所有权。专利许可往往与专利申请、侵权诉讼等问题紧密联系在一起，在制定许可策略时需要统筹考虑。
关于专利许可策略，国内现有研究并不多，本文主要针对专利许可策略中的一些容易忽视的重要策略点进行研究，以帮助许可双方更好地进行专利许可业务。
专利申请与专利许可
1．专利组合可以提升价值，增大许可机会
专利权的价值在于达到一定范围的独占排他效果。现实中，很多申请人将自己的一项发明创造申请了一项专利申请后，就不再进行外围专利的申请。这样的情况下，竞争对手通过对此项专利的专业分析，往往可以规避专利权的保护范围，或者开展进一步研发自行申请大量外围专利进行围攻，因而不会产生专利许可的需求。
因此在专利申请时就应有专利组合的策略，以增加专利许可的机会。例如，2013年微软收购诺基亚公司的设备和服务业务时，其中28亿美元是针对诺基亚的专利组合的。[1] 再如，在化学领域，要尽可能从产品、衍生物、生产设备、组合物、用途等各方面开展技术挖掘，申请多项专利。
2.专利组合还会带来交叉许可的可能
现实中，竞争对手也会拥有一系列专利权，当可能遭遇到竞争对手的侵权起诉时，经常就会出现交叉许可的策略。此时，如果拥有核心专利和外围专利构成的专利组合，则在竞争谈判中会占据很大优势。
不同许可动机采取不同战略
关于专利许可，应当关注到许可双方的利益是不同的，但是必须以一些方式进行调和。只有双方都对彼此的共同利益有深刻理解，专利许可才会成功。因此应树立一个观念：专利许可的目标不仅仅是合理的价格，而是寻求双赢的平衡。
（1）因侵权诉讼而启动专利许可
现实中这样的实例很多。例如，苹果向美国加州北部地方法院提交诉状，指控爱立信在LTE技术专利上收取了过高专利费，随后爱立信反诉苹果，声称无法通过谈判途径达成专利授权协议，请求法院强制苹果妥协，这也引发了双方在多个地区的专利之争。2015年12月，爱立信公司对外表示，已同苹果达成一份全球范围内的专利授权协议，同时双方终止针对对方的全部专利侵权诉讼[2]。
对于此种情形，许可活动需要考虑胜诉的可能性、判赔数额、其他判决结果、诉讼费用、败诉对公司形象的影响等因素。
此外，应关注此次专利法修改的结果及后续影响。目前，国务院法制办已经就第四次专利法修改草案向社会公开征求意见，与现行法律相比，草案强化了对侵权行为的处罚力度，根据草案，若权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定，人民法院可以处以10万元以上500万元以下的数额，而现行法律对项情形仅判定赔偿1万元以上100万元以下的数额。这种趋势反映了对侵权处罚力度的加大，对谈判双方会产生相应的影响。
（2）因商业合作而启动专利许可
此种情形是指没有发生侵权诉讼或者诉讼威胁，而纯粹是商业合作。此时需要考虑：对于自己，许可协议如何能够赚钱？通过本协议我必须获得什么？能够获得的最好结果是什么？希望避免什么？在使用专利技术时如何能够确保获得帮助、培训、技术诀窍等资源。
许可谈判前的保密协议
一项专利技术，其实质内容往往不限于专利授权文本记载的范围，发明人还有很多技术实施资料、技术诀窍、实施注意事项等未公开。这些内容在专利许可谈判中往往成为被许可方关注的重点之一。
如果在没有签订保密协议的情况下将技术方案全盘托出，那么可能会出现这种情况：谈判进行了几个月后，参与谈判的潜在被许可方已经在生产类似的产品了。这种局面对许可方极为不利。
因此，对于许可方而言，虽然为了促成许可合同签订，需要介绍很多技术细节和技术诀窍，但是为了避免出现上述情况，在许可谈判之前就应与谈判方签订专门的保密协议，明确对谈判中提及的相关信息进行保密并不得私自使用，规定如果违反保密协议后的相应责任。
许可合同中的授权条款
在许可策略中最基础的条款之一就是授权条款。对许可方而言，应考虑保留哪些权利或者哪部分技术；而对被许可方而言，应考虑需要哪些权利，避免遗漏而给后续使用带来麻烦。
在常见的授权事项中，对于专利权的使用方式最易产生隐患。例如对于制造、使用、销售、许诺销售以及进口五种方式，如果仅在许可合同中写明授权“制造”和“使用”，那是否暗含着“销售”的权利？如果仅写明“使用”，那是否暗含着“制造”的权利？如果仅写明“制造、使用、销售”，是否暗含“进口”的权利？对于这些问题，双方往往会产生分歧。对此，笔者建议的做法是在合同中写明“本合同不含任何暗示的权利形式”，一句话可以避免所有的潜在分歧。
关于再许可，也是许可合同人需要明确的事项。如果许可人希望快速扩大产品的市场占有量及其影响力，那么再许可可以起到一定的推广作用。如果没有这类需求，那么再许可将会导致专利权人对外专利许可费用的下降，以及专利权产品市场占有量的稀释。现实中大量的专利许可合同并不允许再许可，以降低风险。如果专利权人想允许再许可，则应考虑许可方能否从被许可方从再许可方获得的报酬里分享部分收益。还需考虑，在被许可方违约的情况下，是否由再许可方将专利使用费直接支付给许可方。
关于“委托制造”，也是容易产生歧义的地方。如果理解为这种授权是第三方可以制造专利产品，那么第三方制造上就可以免于侵权指控。因此，对此是否允许，应予以明确。例如，2010年，飞利浦公司通过和宏公司定牌生产安全插座产品，并未获得专利权人敖谦平的许可，构成侵权，被判决飞利浦公司与和宏公司赔偿80万元，[3]该案反映了一些企业通过与国内已经获得专利许可的企业合作进行定牌加工的方式侵犯我国企业专利权，这对国内企业非常不利，因此在专利许可时应予以防范。
关于改进发明的成果归属
目前技术发展迅速，许可方和被许可方都有可能都专利技术做出改进，因此在专利许可合同中应予以考虑。首先对于什么是改进，应做出明确界定。改进发生在许可协议实施之后，是任何一方对专利技术的提升。那么，对于不同的专利技术，多大程度的提升属于专利法中的“改进”，需要在签订许可合同时予以明确。
此外，如果改进是由许可方做出的，那么改进后的技术将影响到现有专利技术的市场占有率，如果没有事先的约定，则对被许可方带来消极影响。虽然难以在许可合同签订时明确具体的使用费数额，但是将某一方做出改进后的权利归属进行明确，无疑降低了以后的纠纷风险。
关注反垄断等问题
处于强势地位的许可方，可能会在许可合同中加入很多不合理的捆绑条款，对此，做为被许可方应当予以防备和反击。例如，2015年国家发改委对高通垄断案做出了60.88亿的罚单及连带5项整改措施，创下中国反垄断法实施以来处罚最高记录，其中有4项整改措施与专利许可直接相关：由整机售价收取专利费改为收取整机售价65%的专利许可费，向购买高通专利产品的中国企业提供专利清单，不再对过期专利收取许可费，不再要求我国手机生产企业将专利进行免费反向许可（之前高通不顾中国企业的意愿，强行要求中国企业把自己研发的专利免费反向许可给高通），在专利许可时，不再搭售非无线通信标准必要专利。这些都涉及了我国《反垄断法》第十七条（五）的规定：禁止具有市场支配地位的经营者从事下列滥用市场支配地位的行为：没有正当理由搭售商品，或者在交易时附加其他不合理的交易条件。
《合同法》第三百二十九条规定：非法垄断技术、妨碍技术进步或者侵害他人技术成果的技术合同无效。《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条规定：下列情形，属于合同法第三百二十九条所称的“非法垄断技术、妨碍技术进步”：
（一）限制当事人一方在合同标的技术基础上进行新的研究开发或者限制其使用所改进的技术，或者双方交换改进技术的条件不对等，包括要求一方将其自行改进的技术无偿提供给对方、非互惠性转让给对方、无偿独占或者共享该改进技术的知识产权；
（二）限制当事人一方从其他来源获得与技术提供方类似技术或者与其竞争的技术；
（三）阻碍当事人一方根据市场需求，按照合理方式充分实施合同标的技术，包括明显不合理地限制技术接受方实施合同标的技术生产产品或者提供服务的数量、品种、价格、销售渠道和出口市场；
（四）要求技术接受方接受并非实施技术必不可少的附带条件，包括购买非必需的技术、原材料、产品、设备、服务以及接收非必需的人员等；
（五）不合理地限制技术接受方购买原材料、零部件、产品或者设备等的渠道或者来源；
（六）禁止技术接受方对合同标的技术知识产权的有效性提出异议或者对提出异议附加条件。
2010年《甘肃省科学院磁性器件研究所与兰州西太华工贸集团股份有限公司等技术转让合同纠纷上诉案》中，甘肃省高级人民法院审查认为，海兰德公司是双方合资成立的公司，合同约定海兰德公司为磁力泵技术的所有人和独占使用人，因而上诉人与西太华公司都是该技术的实际使用人，不存在限制上诉人使用该技术的情形。合同约定上诉人不得与海兰德公司以外的任何一方进行磁力泵相关技术的合作开发、生产销售等，限制的是技术开发的范围，而非技术本身，体现的是独占使用的意思表示，该意思表示是指除了技术受让人之外，任何人包括转让人都不得使用该技术。因此，根据合同的约定，海兰德公司独家享有磁力泵及其相关技术的使用权，不存在“非法垄断技术，妨碍技术进步”违反法律法规规定的情形。[4]
综上所述，在专利许可中，做为被许可方，要把握好我国有关法律法规，捍卫自身合法权益。（作者单位：国家知识产权局专利局审查业务管理部审查指南处）
注释：
[1]专利唯有组合才有价值。经济日报。2014年6月11日。
[2]古晓宇，爱立信与苹果达成专利许可协议，人民网，2015年12月23日。
[3]宁波小企业状告飞利浦发明专利侵权胜诉，浙江日报，2011年7月11日
[4]甘肃省科学院磁性器件研究所与兰州西太华工贸集团股份有限公司等技术转让合同纠纷上诉案，甘肃省高级人民法院，(2009)甘民三终字第36号判决.
来源：中国发明与专利
编辑：IPRdaily 彭莹