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作者：夏朝羡
来源：中国知识产权报
编者按：对于商标独占许可协议的效力问题，原则上有备案的协议效力优先。在帕弗洛公司、艺想公司与毕加索公司商标使用许可合同纠纷一案中，法院认定在后签署独占许可协议的被许可人艺想公司不是善意第三人，但又非恶意，其所签署的协议有效，又不得对抗在先的被许可人帕弗洛公司，因而艺想公司不能取得涉案商标的使用权。但有不同观点认为，根据我国合同法、民法基本原理，不存在善意、恶意之外的非善非恶的第三种状态。本文作者持这一观点，并进行了具体阐释。
在上海帕弗洛文化用品有限公司（下称帕弗洛公司）、上海艺想文化用品有限公司（下称艺想公司）与毕加索国际企业股份有限公司（下称毕加索公司）商标使用许可合同纠纷一案中，二审法院作出（2014）沪高民三（知）终字第117号民事判决，认定在后签署独占许可协议的被许可人艺想公司不是善意第三人，但又非恶意，其所签署的协议有效，又不得对抗在先的被许可人帕弗洛公司，因而艺想公司不能取得涉案商标的使用权。笔者认为，我国民法体系下的善意与恶意区分标准仅为是否知情，不存在非善非恶的第三种状态，即该案中艺想公司知道已有在先的独占许可协议而签署在后的独占许可协议即为无效，基于无效合同也无法取得商标使用权。
对于商标独占许可协议的效力问题，原则上有备案的协议效力优先。在先的商标独占许可协议进行了备案，当然有效。在后被许可人推定恶意、在后独占许可协议推定无效。在后的商标独占许可协议进行了备案，且在后的被许可人对在先的独占许可协议善意不知情，才为有效。此时在先的协议也有效，即出现前后两份协议均有效的情况，但基于备案的登记对抗效力，应由在后的商标许可人取得商标使用权。
同时，我国合同法第四十四条规定，依法成立的合同自成立时生效。在前后两份独占许可协议均未备案的情况下，善意第三人与商标权利人所签的在后的独占许可协议也有效。而恶意第三人所签协议无效。根据我国合同法、民法基本原理，不存在善意、恶意之外的非善非恶的第三种状态，当事人明知有在先协议仍然签署独占许可协议的就是恶意。而根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条规定，商标独占许可是指仅有一个被许可人得以使用该注册商标，包括商标权利人在内的任何人不得使用。可见，基于独占许可的意义，恶意签署在后的商标许可协议，本身就会损害在先被许可人的权益。故可认定符合我国合同法第五十二条规定的“恶意串通，损害第三人利益”的合同无效情形。
关于重复授权下的商标合作权归属，在前后两份协议均有效时，备案协议的被许可人取得商标使用权。优先履行有备案的协议，体现备案的价值。在均未备案的情况下，履行在先协议还是履行在后协议，要结合实际的商标使用时间、市场影响，个案判断、综合考虑。因此，先后两份协议的被许可人哪一方取得商标使用权需要个案判断。履行其中一份有效协议，商标权利人须对另一份独占许可协议的被许可人承担根本违约的责任。
而无论在先或在后签署，基于无效协议的被许可人均无法取得商标使用权。但依据协议无效的原因，争议解决的方式有：被许可人善意不知情而签署独占许可协议导致合同无效时，由商标权利人承担缔约过失责任；被许可人恶意时，商标权利人、被许可人均有过错，共同承担合同无效的后果，即双方返还，被许可人无法取得商标使用权。
商标的生命在于使用，目前商标使用许可制度已不仅是商标权利人普遍采用的一种商标经营手段和营销策略，同时也已经逐渐成为被许可人传递商品信息的企业发展策略。在司法实践中，应从基本原理入手，谨慎处理相关纠纷。（上海市青浦区人民法院 夏朝羡）