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作者：汪正
来源：中国知识产权报
编者按：近年来，越来越多的外国企业进入中国市场，而且这些外国企业在开拓中国市场时遭遇商标纠纷的情况不在少数，许多案件更是引起了各界广泛关注，如“IPHONE”案、“兰博基尼”案、“乔丹”案等。而在这些案件中，涉案外国企业大都处于被动地位。本文作者认为，这同许多外国企业疏忽了商标权利方面的事务不无关系。外国企业进入我国市场之际，应提早布局商标战略，尽早进行商标注册申请，积极维权并制定策略，及时行使权利。
近年来，随着全球经济一体化进程不断加深，部分国外企业相继进入我国市场，在此之中遭遇商标行政诉讼案屡见不鲜。有数据显示，在我国涉外商标行政诉讼案件占所有商标行政诉讼案件的比例呈逐年递增趋势。在近期出现的涉外商标授权确权行政诉讼案件中，相关法律问题更是在业内引发广泛关注。
在“IPHONE”案中，北京市高级人民法院驳回了美国苹果公司针对第18类钱包、小皮夹、皮制带子等商品上的“IPHONE”商标提出的诉求。在“face book”案中，北京市高级人民法院则支持了美国Facebook公司针对第29类、第30类、第32类蔬菜罐头、茶饮料、果汁饮料等商品上的“face book”商标提出的主张。两案案情相似，结果却截然不同，其原因在于：“IPHONE”案着力于主张适用商标法中相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以请求驰名商标保护的条款，直到二审阶段才提出已注册的商标以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，应宣告该注册商标无效，但该主张并未被二审法院采纳；而“face book”案则早在行政程序中，Facebook公司便主张已注册的商标以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，应宣告该注册商标无效。
此外，苹果公司在我国持有在先注册的“i-phone及图”商标，核定使用在第9类手提电话等商品上，很多用户的手提电话均会配备手机套、手机绳等附件或配件。苹果公司如果另行启动无效宣告程序，主张上述第9类与第18类的商品的商标，与其引证商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标是否具有可行性，应得到相关权利人重视。
在“兰博基尼”案中，北京市高级人民法院认定：涉案的某设计公司首席财务官的宣誓书无法证明意大利兰博基尼汽车股份公司（下称兰博基尼公司）对公牛图享有在先著作权。部分原因在于该宣誓书所称作品完成时间（1999年）与兰博基尼公司在我国的“LAMBORGHINI及公牛图形”商标申请时间（1994年）前后关系矛盾，更与其在异议复审申请书所称其公牛图形从1963年推出第一款车型上开始使用至今的陈述矛盾。
实际上，依据在先著作权应对商标抢注的案例很多，“兰博基尼”案的关键在于未能证明著作权权属及作品的法律保护有效期。另外，初步检索显示：该案被异议人系备案的商标代理机构，其在第41类服务上的公牛图形商标及第3类商品上的“美羊羊及图”商标曾分别遭到异议和驳回而无效。针对被异议人的3位自然人股东进行检索也或许发现其他可疑商标申请。那么，兰博基尼公司如另行启动无效程序主张我国现行商标法第四十四条第一款是否具有可行性值得探讨。
在“乔丹”案中，美国篮球运动员迈克尔·乔丹一方的证据挖掘给人留下了极其深刻的印象：争议商标注册人将迈克尔·乔丹的球衣号码及其两个儿子的名字均注册为商标，尤其是争议商标注册人的图形商标与迈克尔·乔丹投篮照片的可视化对比。中文标识“迈克尔·乔丹”“乔丹”与英文标识“Michael Jordan”之间的对应关系也似乎已经建立，司法实践中也已经出现“永恒印记FOREVERMARK”“暴雪BLIZZARD”“房地美FREDDIE MAC”等案例。
当前的“乔丹”再审案尚处于未决状态，胜负暂无定论。事实上，迈克尔·乔丹的商业合作伙伴美国耐克国际有限公司针对争议商标注册人的相关商标曾提出异议和异议复审，但是受挫后放弃了行政诉讼的救济途径。法谚云：“法律不保护躺在权利上睡觉的人。”迈克尔·乔丹如今面临比较被动的局面，与其当初未能穷尽一切救济途径不无关系。
不难看出，外国企业在开拓我国市场时遭遇商标纠纷并非少数，这同许多外国企业疏忽了商标权利方面的事务不无关系。因此，外国企业进入我国市场之际，应提早布局商标战略。
首先，商标申请应尽早。我国商标制度以注册获得保护为主，以使用获得保护为辅，且使用需要大量的证据材料予以证明。覆盖范围尽量全面，除覆盖最核心的商品、服务外，还需将周边产品、附件产品和附加服务纳入防御注册的范畴，全方位保护。申请注册中文商标，尽可能同时启用中文商标，并将媒体和用户对外文商标的中文称谓申请注册商标。
其次，积极维权并制定策略，及时行使权利，及早全力以赴。如果前期程序维权工作没有到位，在后续程序中即便是再优秀的代理律师也无力回天。穷尽一切救济途径，如异议、无效宣告、3年不使用撤销申请及行政诉讼（包括一审、二审、再审）。穷尽一切可适用法律，灵活选择创新性适用法律，可能达到“四两拨千斤”的效果。如在某些情形下，主张适用我国现行商标法中类似商品、服务的认定，远比适用我国现行商标法中驰名商标跨类保护的可行性更大。
另外，证据收集应全面。保留、收集权利人标识的使用、知名度证据，这需要权利人的知识产权部门与市场部门之间紧密合作，还需要深度挖掘商标抢注人的恶意。因为抢注人无论伪装得如何巧妙，总会有迹可循，这需要代理律师的深入调查，如抢注人（包括其股东、高管、亲属、关联公司等）是否存在大量申请注册其他知名商标的情形，抢注人是否已经注销或其在申请注册时的主体状态。
无论是外企来华开展业务，还是我国企业“走出去”，商标作为一家企业的招牌，对于企业开展贸易往来而讲都不可或缺，都需要相关企业提高商标保护意识，“兵马未动，商标先行”，了解各国的商标法律法规，积极进行商标布局，避免因商标纠纷而给企业带来的损失。（北京市东权律师事务所 汪正）