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来源 | 广州新诺专利商标事务所有限公司
作者 | 肖云 专利部部长
作为专利侵权案件的被告方，最常用的抗辩事由主要包括：不侵权抗辩、公知技术抗辩、先用权抗辩及合法来源抗辩，往往容易忽略捐献原则抗辩。
何为捐献原则，就是专利权人在专利说明书中公开了某个实施方案，但在专利申请过程中没有将其纳入权利要求的保护范围，则该实施方案被视为捐献给了公众。当专利申请被授权后，专利权人在主张专利权时不得试图通过等同原则将其重新纳入权利要求的保护范围。
我国2010年1月1日起施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第5条规定了捐献原则：对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。
我们先来看一个典型的案例：
陈顺弟是我国ZL200610049700.5“布塑热水袋的加工方法”发明专利的权利人，其权利要求1包括了12个步骤。其中，第10步是旋入塞盖，第11步是试压实验，在其说明书实施例中的步骤10后记载有“但也可以试压后旋入塞盖”，隐含表示步骤10和步骤11可以交换处理。
陈顺弟认为浙江乐雪儿家居用品有限公司（以下简称乐雪儿公司）和何建华的生产经营活动侵犯了其专利权。
雪儿公司的抗辩主张中，包含被诉侵权方法将本案专利权利要求1的第10、11步的步骤进行了互换，顺序不同，不构成等同技术特征，不属于侵权行为。
辽宁省沈阳市中级人民法院经审理认为，被控技术方法步骤顺序虽有不同，但仍然构成等同技术特征，乐雪儿公司生产被诉侵权产品的方法落入本案专利权保护范围，判令乐雪儿公司停止侵权行为，赔偿陈顺弟经济损失及合理费用30万元。
乐雪儿公司上诉后，辽宁省高级人民法院二审维持了一审法院对乐雪儿公司的上述判决。
乐雪儿公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。
最高人民法院提审认为：被诉侵权方法将本案专利权利要求1的第10、11步的步骤互换后，产生了减少操作环节、节约时间、提高效率的具有实质性差异的技术效果，故调换前后的步骤不构成等同技术特征。虽然本案专利说明书已经记载了第10、11步的步骤可以调换，但并未体现在本案专利权利要求中，因此应将调换步骤后的技术方案排除在本案专利权利要求保护范围之外。据此，最高人民法院认定被诉侵权方法未落入本案专利权的保护范围，判决撤销原一审、二审判决，驳回陈顺弟的诉讼请求。
本案之所以被改判，其关键就在于该专利说明书在第3页中明确记载了第10、11步的步骤可以调换，而这一调换后的步骤并未体现在权利要求中，因此调换后的步骤不能纳入本案专利权的保护范围，捐献原则构成了对等同范围的限制。专利申请文件中多写的“但也可以试压后旋入塞盖”这句话，让本案来了一个180°的反转，给专利权人带来了不可估量的损失。
为什么会出现这种情况？
笔者查阅了该专利的申请及审查过程，发现其原始申请文件的权利要求有3条，权利要求1和权利要求2均要求保护的是布塑热水袋，其权利要求3要求保护的是如权利要求1或2所述的布塑热水袋的加工方法。
审查过程中，审查员认为权利要求1和权利要求2都不具备创造性，仅权利要求3具备创造性，于是代理人便不假思索的将权利要求1-3合并成了新的独立权利要求，从而获得了授权。
由于原权利要求3并不是独立权利要求，代理人在当初撰写和修改文件时，并没有过多考虑其保护范围，既没有对其上位概括，也没有对这种简单步骤调换的情况增加一组权利要求，从而导致专利权利人做了一次极不情愿的捐献。
看了上面的案例之后，是不是很多代理人背后都凉飕飕的？
相信很多代理人在写具体实施方式时，为了使独立权利要求能够概况出一个较大的保护范围，都可能有过类似写法，特别是如下写法：
本实施例包括但不限于A，A是一种优选的方案，也可以是其它诸如B、C、D等方案，这些都是本专利的保护范围。
上述实施方式的写法，可能在独立权利要求撰写过程中概况一个较大的保护范围。但出于我国专利审查对权利要求超10项需加收附加费的考量、以及对从属权利要求战略地位的不够重视，很容易就只将优选方案A写进了从属权利要求，而忽略了B、C、D等其他等同方案。
如此一来，在审查过程中一旦独立权利要求不具备新颖性或创造性时，代理人很容易将从属权利要求中优选的方案A进行上升或与其他权利要求进行合并以通过专利的审查，如此一来就将方案B、C、D等给无偿捐献了（且不论方案B、C、D是否具备创造性）。
即使专利授权文本的独立权利要求保护范围较大，但由于专利无效过程中，修改文件的方式仅限于删除与合并，而不能将仅记载于说明书中的内容添加到权利要求中去形成新的保护范围。一旦无效过程中需要通过缩小保护范围来维持专利有效，则那些未被写进权利要求中的技术方案，也可能被无偿捐献了。
曾在美国联邦巡回上诉法院2004年在审理的PSC公司和FOXCONN公司专利纠纷案件中，专利权利人PSC公司拥有一项专利，其权利要求中将“细长带限定为金属带”，但在说明书中却记载了“细长带由诸如不锈钢的弹性金属制成，也可以采用其它弹性材料，现有技术中，也有使用模制塑料和/或金属部件的”。FOXCONN公司生产的被控侵权产品刚好使用的是塑料袋。双方在是否适用捐献原则上争锋相对。最后联邦法院认为适用捐献原则，判决不侵权。同时指出，如果说明书中只有“也可以使用其它弹性材料”这样子的描述，则不能够认为专利权人把塑料带捐献给了公众。
为了避免权利人并不乐意的捐献，笔者以为可以按照如下两种方式来处理：
1. 为了独立权利要求能够概况获得一个更大的保护范围，在实施例中依然尽量给出足够多的技术方案，然后将每一个技术方案都无一遗漏地写进权利要求中。相同技术效果的技术方案可以并列撰写在同一权利要求中，技术效果有优劣或不同的可以分别写入几个不同从属权利要求中，大不了不符合单一性而分案，也比今后被迫捐献强。
2. 为了将专利保护范围延伸至其他无法穷尽或无法预见的等同方案，而又不至于出现被迫捐献的情况，建议结合技术启示性描述，而不单采用具体方案描述，从而使侵权判定时对等同技术方案的判定有理有据，但又不构成等同限制。比如采用“也可以使用其它弹性材料”这种方式进行描述，而不是“也可以是塑料、金属等材料”类描述，以使所有具有弹性性质的材料都可能被视为等同技术方案而被加以保护。
笔者以为，一篇高质量的专利文件不仅要重视独立权利要求的撰写，还要重视从属权利要求及说明书撰写中的点点滴滴，尤其是从属权利要求的数量和质量，从属权利要求也需要一个恰当的保护范围和合理的防卫布局，不要因“专利的最大保护范围由其独立要求限定”而麻痹大意，让权利人在专利纠纷中被迫“捐躯”。