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作 者 | 徐卓斌 上海高院知产庭法官、中国社科院法学博士
来 源 | 知产力
适用申请历史禁止反悔，均是发生在专利诉讼中，其最为核心和关键的问题是申请人到底在申请过程中是否放弃了某种等同物，如果认定为已经通过修改或陈述放弃了，那么专利权人在诉讼中就不能再主张。不管是基于修改还是基于陈述的禁止反悔，均是如此。联邦巡回法院曾指出，申请人提交修改或陈述的最终目标是保证专利获得授权，没有理由不将传统的禁止反悔予以扩展延伸适用[1]，申请人的陈述与修改其法律效果上的分量是相同的[2]。
一、认定放弃之标准
认定申请人通过陈述放弃可专利客体（等同物）的基本标准是申请人的相关陈述必须清楚明白、不致发生误解（clear and unmistakable），或是毫不含糊的（unequivocal）。
柯蒂斯（Cordis）公司诉美敦力（Medtronic Ave）公司案很好地诠释了什么是陈述必须清楚明白、不致发生误解。该案涉案专利是一种用于冠状动脉手术的支架，该支架通过血管导管、借助血管成形术气球输送到指定位置，然后气球放气、支架展开。该专利的一个技术特征为“内壁表面厚度实质上一致，并有多根槽”。诉讼提起后，原告柯蒂斯公司对涉案专利请求再审查（reexamination[3]），在再审查程序中柯蒂斯公司对专利权的范围依据艾尔塞克（Ersek）公司的对比专利进行了限缩性修改，修改的同时并向专利商标局陈述称，其专利与对比专利的区别在于“内壁表面”、“光滑表面”、“厚度基本一致”等技术特征。地区法院根据申请历史档案将内壁表面厚度定义为“超过0.001英寸”，联邦巡回上诉法院认为厚度特征应解释为“内壁大体上厚度一致，上下浮动在100%以内”。被告产品在支杆部分的厚度是基本一致的。被告认为，地区法院在定义内壁表面时引用了申请历史档案，那么在适用等同理论时也应考虑申请历史禁止反悔。
联邦巡回上诉法院认为，要适用申请历史禁止反悔，申请人的放弃必须是清楚的和不致发生误解的，放弃的范围取决于申请人陈述的性质。即使对于含义清晰的放弃权利要求某些部分的陈述，权利要求的解释也应与放弃的范围相一致，相应的陈述必须使竞争者合理地相信申请人已将特定的客体放弃，如果专利权人在嗣后的诉讼中主张该特定客体为等同物，申请历史禁止反悔将阻止把该特定客体纳入专利权的保护范围。联邦巡回上诉法院认为，本案中申请人（专利权人）在重新审查程序中关于内壁表面这一技术特征的陈述所放弃的范围并没有那么大，其仅仅明确了本已隐含在专利中的内壁表面的含义；当申请人陈述“内壁表面置于普通圆柱形平面”，仅指支架处于未展开状态，因此并非放弃任何权利要求范围内的客体，而仅是更明确地解释权利要求涵盖的范围；申请历史档案的作用是，通过展示发明人如何理解发明，来明确权利要求用语的涵义，因而没有理由将申请人在申请档案中具有定义性质的解释看作是放弃了本应在专利权保护范围之内的等同物。联邦巡回上诉法院认为本案中申请人柯蒂斯公司关于“内壁表面”的定义并未构成对权利要求保护范围清楚并不致误解的放弃，因此不能适用基于陈述的申请历史禁止反悔。
联邦巡回上诉法院认为，申请人柯蒂斯公司唯一清楚且毫不含糊的有关“内壁表面”的放弃指向艾尔塞克公司对比专利中的内壁结构，申请人明确此结构并不在其权利要求保护范围之内；陈述中申请人明确类似于艾尔塞克公司对比专利的内壁结构，与本专利的内壁结构没有可比性；但这只是意味着申请人放弃了类似于对比专利的内壁结构，而并未放弃本专利中内壁结构的所有等同物，基于陈述认定申请人放弃了某一特定等同物并不意味着其明确放弃了其他等同物。[4]值得注意的是，一旦申请人的陈述被认为是清楚地且不致误解地放弃了某等同物，申请历史禁止反悔将完全禁止申请人再主张该等同物，即使专利技术方案与对比技术方案还存在其他区别，[5]因为不仅权利要求具有公示专利权保护范围的作用，申请历史也同样具有公示作用，一旦审查员和社会公众相信了申请历史并且有理由认为申请人已经放弃了特定的等同物，就可以认为申请人已经将特定的客体进行了处分，申请人谋求回到相当于其未发表陈述意见的法律状态，当然是不应允许的。
二、放弃是否可推定
认定是否放弃的另一个重要问题是：是否可以推定放弃。在基于修改的禁止反悔中，一旦申请人对权利要求作出了修改且被认定为与可专利性相关，修改前后差别范围内的全部可专利客体一般就被推定为全部放弃，除非专利权人可以提出有力的反驳。但在基于陈述的禁止反悔适用中，情况可以说是根本不同。
迪林（Deering）公司诉维克特（Vector）公司专利侵权案中，原告享有一种关于紧凑便携式天平秤的产品专利，这种天平可以精确称量10克以内重量的物品。被告的天平秤除了“零位置（Zero Position）”技术特征外，其余技术特征均与原告专利相同。原告专利权利要求1中关于“零位置”技术特征的描述为：“所述滑锤从零位置移动至所述横梁相对端末尾附近的位置，并且所述滑锤在其零位置时，其有一部分位于一个包括横梁支柱的想象平面内，由此尽量减小当滑锤位于零位置时为平衡横梁而要求的支座重量”。原告在申请过程中对专利权利要求进行过修改。原告曾基于审查员的拒绝意见，将原权利要求1及其从属权利要求3删除，增加了新独立权利要求11，后被专利商标局授权，为现权利要求1。地区法院认为原告曾删除包含“零位置”技术特征的原权利要求1，根据费斯托案（2002），包含“零位置”技术特征的所有权利要求就不能再主张“零位置”技术特征的等同物。专利权利要求4、5虽然并未修改过，但也要受到禁止反悔的限制而不能主张等同，由于独立权利要求4（原权利要求9）和从属权利要求5包含了“零位置”技术特征，联邦巡回上诉法院认为禁止反悔应平等适用，如不适用，将出现“名高于实”的情形，扭曲法律之逻辑[6]。被告还主张适用基于陈述的禁止反悔。在申请过程中，审查员对原权利要求9提出反对意见，并表示如果该权利要求以独立权利要求的方式撰写即可获得授权，但事实上原权利要求9本来就是以独立权利要求方式撰写的。在对审查员意见的反馈陈述中，申请人指出了审查员的错误并再次指出“零位置”技术特征在对比文件中没有披露。联邦巡回上诉法院认为，申请人的陈述仅是针对审查员错误意见的澄清，并非对特定等同物清楚且不致误解的放弃，因而不能使用基于陈述的禁止反悔。[7]
该案判决清楚地表明，基于修改的禁止反悔与基于陈述的禁止反悔，其适用标准存在很大的区别。对于基于修改的禁止反悔，修改前后的差别区域间的等同物，可以推定申请人已经放弃，但允许专利权人反驳；对于基于陈述的禁止反悔，在确定申请人所放弃的等同物时，必须遵循“清楚明白并且不致误解”的标准，即只有根据陈述可以明确申请人已经放弃某特定等同物的情况下，才可以认为该等同物已经被放弃了，而不能采用推定放弃的方式，因而亦并不需要专利权人提出其并未放弃的意见来反驳此种推定。这一点，甚至可以说是基于陈述的禁止反悔与基于修改的禁止反悔的最大区别之处。之所以存在这个区别，最大的原因在于，修改是对权利要求的修改，权利要求是确定专利权保护范围的基本文件，权利要求发生变更，其法律意义要重于陈述，而陈述本身并不对权利要求进行变更，更多地是对发明技术方案的说明、澄清，以陈述来确定、变更专利权的保护范围，无疑应当更加谨慎，无论如何，权利要求才是最为首要的确定专利权保护范围的依据。从放弃等同物范围的明确性来讲，不管是基于修改还是基于陈述的禁止反悔，均要求具有明确性，基于修改的禁止反悔，其放弃范围由权利要求文字的修改变更来明确，基于陈述的禁止反悔，其放弃范围当然应由陈述本身来明确，但陈述的参照物不如修改那样明显，因此要求陈述本身明确的其所放弃的范围清楚且不致误解，是理所当然的。
三、放弃的范围
申请人通过陈述到底放弃了哪些等同物，即基于陈述的申请历史禁止反悔其范围如何确定，是适用申请历史禁止反悔去限制等同理论时的关键问题。对于这个问题，美国法院的认识可以说基本一致。比如，联邦巡回上诉法院在1998年的赛博（Cybor）公司诉FAS公司案中认为，放弃的范围取决于考虑全部申请历史档案后竞争者是否合理地相信申请人已将特定客体放弃[8]。在柯蒂斯公司诉美敦力公司案中，联邦巡回上诉法院认为放弃的范围取决于陈述的性质，其标准是竞争者是否合理地相信申请人已将特定客体放弃[9]。在劳洛公司诉索尼公司案中，联邦巡回上诉法院的措辞是“应用客观的标准分析全部的记录，以决定申请中何物被放弃”[10]。赛克斯坦（Sextant）诉亚德诺（Analog Devices）公司案中联邦巡回上诉法院认为，何种客体被放弃了，应从理性竞争者的视角去看[11]。而在利腾公司诉霍尼韦尔公司案中，法院则认为判断标准是本领域普通技术人员可以客观地从申请历史中得出特定客体被放弃的结论[12]。无论如何，虽然判决措辞有所不同，但判断标准实则基本一致，就是必须从行业竞争者的视角看或从本领域普通技术人员的视角看（两者实质上是一致的），目的是确保视角的客观性。可见，确定申请历史禁止反悔的范围，首先视角要客观化，质而言之就是理性竞争者标准（reasonable competitor）。联邦巡回上诉法院在1993年赫格纳斯（Hoganas）公司诉德莱赛（Dresser）公司案判决中的一段话，道出其中缘由：通常，从本领域技术人员的视角确定权利要求用语的涵义，这种办法用于确定禁止反悔中所放弃的客体，也是合适的；虽然先例要求采用理性竞争者的标准，但两者是一致的——其关键点是本领域理性的普通技术人员如何从市场竞争者的角度看待这个问题。[13]
确定理性竞争者这一判断主体标准之后，另一重要问题是陈述文字如何看待。文字本身固有其模糊性，专利权保护范围主要由权利要求文字来确定，专利法设计了诸如本领域普通技术人员、等同理论等制度千方百计将保护范围的确定予以客观化，对于权利要求文字的修改，也实行严格的标准，一般性地推定修改前后差别范围内的等同物被申请人放弃，也可以看作是客观化的努力。但就陈述而言，其客观化要困难得多。申请人在申请过程中的陈述，是在不对权利要求进行修改的情况下作出的，往往其陈述缺乏针对性、存在模糊性，在有多次陈述的情况下甚至可能相互间存在矛盾之处，如孤立地看待某一陈述，可能导致判断错误从而错误地认定申请人放弃的内容（特定等同物）。因此，在确定陈述所放弃的内容或范围时，应将申请人所有陈述作为一个整体看待。典型判例如美国联邦巡回上诉法院1992年判决的瑞德（Read）公司诉波特克（Portec）公司案。
瑞德公司诉波特克公司案中，原告瑞德公司享有的专利为一种用于筛选土壤的便携式筛选机，这种机器可将优质土和劣质土区分开来。涉案权利要求中的相关技术特征为“一组轮子”，装上这些可收缩折叠的轮子可便于机器移动。这一特征是修改中增加的，申请人还陈述称轮子这一技术特征使设备移动方便并且在筛选操作中保持稳定，但其同时陈述称其发明具有非显而易见性是基于多个与现有技术的区别。被告波特克公司在试图收购瑞德公司遭拒后，也开始生产土壤筛选机，但其是基于对原告产品的周边设计（design around），在轮子这一技术特征的相应部分，被告的设计为固定轮子加上可收缩折叠的脚垫，机器使用中放下脚垫、移动时收回脚垫。很清楚，本案的问题在于可收缩折叠的脚垫与可收缩折叠的轮子是否构成等同。陪审团及两级法院均认为等同成立。被告提出适用申请历史禁止反悔。联邦巡回上诉法院认为，并非专利权人在申请过程中每一个针对现有技术所作的陈述，就会导致一个单独的禁止反悔。陈述（论证）应参照上下文进行理解。原告（申请人）所指出的其发明与现有技术的区别，不仅仅涉及轮子，也涉及产品结构的其他部分。因此，被告所主张的禁止反悔，应该涵盖所有这些区别，而非仅针对轮子这单一的区别。况且关于轮子的区别，申请人并不作为其发明相对于现有技术的可专利性基础。因此，原告并没有试图通过等同理论来重新获取其已放弃的客体，适用申请历史禁止反悔的基础并不存在，总之，申请历史档案中并无申请人试图限制其权利要求、防止其延伸到可移动轮子等同物的记录。[14]最终，联邦巡回上诉法院亦认定本案相应技术特征等同成立。值得再三重申的是：认定申请人通过陈述放弃可专利客体（等同物）的基本标准是，申请人的相关陈述必须清楚明白、不致发生误解或是毫不含糊的，本领域的普通技术人员在阅读所有相关陈述后，应可以客观地得出特定等同物被申请人放弃的结论。
注 释：
[1] Coleco Industries, Inc. v. U. S. Intern. Trade Com’n, 65C.C.P.A. 105, 573 F.2d 1247, 1258, 1 Int’l Trade Rep.(BNA) 1660, 197 U.S.P.Q. 472 (1978)
[2] Elkay Mfg. Co. v. Ebco Mfg. Co., 192 F.3d 973, 979, 52U.S.P.Q.2d 1109 (Fed. Cir. 1999)
[3] 再审查程序是指专利商标局根据新发现的现有技术，再次审查发明的可专利性问题，再审查结束后专利商标局将颁发证书，撤销不可专利的权利要求、确认可专利的权利要求、加入可专利的新的或经修改的权利要求。See Janice M. Mueller,Patent Law,4th Edition,Wolters Kluwer Law & Business , 2012,§8.D.1.
[4] Cordis Corporation v. Medtronic Ave, INC.Nos.2006-1393, 2006-1394, 2006-1395, 2006-1396, 2006-1415, 2006-1416(2008)
[5] Desper Products, Inc. v. QSound Labs, Inc., 157 F.3d 1325, 1335, 48 U.S.P.Q.2d 1088 (Fed. Cir. 1998)
[6] 本文对这句话的解读是：“零位置”技术特征在本专利中的涵义及保护范围应保持一致，如仅对权利要求1适用禁止反悔，那么就会出现“零位置”技术特征在其他权利要求中的保护范围更宽的局面，而这显然违背专利权利要求解释的一般原理。
[7] Deering Precision Instruments, L.L.C. v. Vector Distribution Systems, INC. and Gram Precision Scales, Inc., and Mohan Thadani, Defendant, and Bonso Electronics International, Inc. 347 F.3d 1314（2003）
[8] Cybor Corp. v. FAS Technologies, Inc.,138 F.3d 1448, 1457, 46 U.S.P.Q.2d 1169 (Fed. Cir. 1998)
[9] Cordis Corp. v. Medtronic Ave, Inc.,511 F.3d 1157,1177, 85 U.S.P.Q.2d 1427, 1441 (Fed. Cir. 2008)
[10] Loral Fairchild Corp. v. Sony Corp.,181 F.3d 1313,1327, 50 U.S.P.Q.2d 1865 (Fed. Cir. 1999)
[11] Sextant Avionique, S.A. v. Analog Devices, Inc.,172 F.3d 817, 826–27,49 U.S.P.Q.2d 1865 (Fed. Cir. 1999)
[12] Litton Systems, Inc. v. Honeywell, Inc., 140 F.3d 1449,1462, 46 U.S.P.Q.2d 1321 (Fed. Cir. 1998)
[13] Hoganas AB v. Dresser Industries, Inc., 9 F.3d 948,952, 28 U.S.P.Q.2d 1936 (Fed. Cir. 1993)
[14] Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816, 23 U.S.P.Q.2d 1426 (Fed. Cir. 1992)