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编者按
从近期火热的华为诉三星，三星反诉华为，高通诉魅族的专利诉讼案中看，中国知识产权将进入新游戏规则时代。为了争夺市场的领先地位和新兴市场的市场份额，中国专利大战呈现“势不可挡”的趋势。在小编看来，专利许可是国内创新领头企业亟需增强的一种实力，因为99%专利诉讼的最终解决方式是专利许可。那专利许可中存在哪些法律风险，又该如何防范？
常言道：一流企业卖标准，二流企业卖技术，三流企业卖产品，末流企业卖苦力。在美国、日本、欧盟等专利强国或者地区，大型企业不仅参与行业标准、游戏规则的制订，而且广泛从事专利许可交易。据报道，2007年在我国国家知识产权局登记备案的专利许可合同数仅为118件，涉及的专利数564件。自2008年以来出现井喷，每年都达到1万件左右，并呈逐年增长的趋势。虽然中国企业之间的专利许可近年也已呈现逐年增长之势，但对于大多数中国企业而言，仍然属于陌生而遥远的领域。
2012年4月12日，浙江省高级人民法院公布了“2011年十大知识产权有关案件”，敖谦平诉飞利浦（中国）投资有限公司、深圳市和宏实业有限公司等侵害发明专利权纠纷案赫然在列。该案中的发明专利权人敖谦平作为原告经历了一场过山车式的诉讼，宁波中院一审判决被告飞利浦（中国）投资有限公司构成侵权并且承担赔偿损失责任，浙江省高院二审驳回了敖谦平的诉讼请求。本案引发了国内媒体的广泛关注，中国知识产权业内展开了广泛的争议和讨论。本文从专利权人角度出发，探讨权利人如何识别和防范专利许可中的法律风险。
风险一：专利许可边界模糊，埋下争议隐患
专利许可的边界即专利许可范围，涵盖许可期限、许可对象、许可方式、许可地域、许可内容等各方面内容，是专利许可的核心问题。任何一个环节约定不明，都会导致专利许可边界模糊，埋下争议隐患。
1、许可期限
专利许可期限，包括起始期限与终止期限。许可期限绝非约定自某年某月某日起至某年某月某日终止如此简单。对于被许可人而言，许可起始日期并不必然意味着被许可人能够顺利地实质性实施被许可的技术方案。在某些情况下，仅仅凭借专利披露的技术方案和约定可能无法达到最优实施状态，仍需在权利人披露某些细节、窍门的情况下才能实现。对于许可人而言，许可终止期限往往不是一个静态的固定日期。在许可期限临近届满时，许可人存在停止生产、停止包装、停止销售等多个时间节点。被许可人何时需要停止生产、是否需要销毁半成品、工厂库存商品是否可以继续销售、门店库存商品是否可以继续销售、在售后服务过程中是否可以实施许可专利、权利人是否回购剩余库存产品、是否销毁何时销毁生产模具，这些问题都是许可期限所涉及的问题。一般而言，如果权利人采取提成浮动方式收取专利许可费的，往往先设定一个停止生产的明确期限，同时设定一个停止销售的明确期限，允许被许可人在停止生产后的一定期限（例如半年）内继续将库存产品进行销售，但不得进行生产，根据总体销售额度结算专利许可费。一旦约定不明，许可人难以有效地及时制止被许可人实施专利技术或者销售专利产品，作为导火索也容易引发许可费结算的争议。
2、许可对象
对于权利人而言，应当明确限定被许可人的主体范围，明确是否包括被许可人的关联公司，例如子公司、母公司、兄弟公司等。有的公司一套人马两块牌子，有的公司股权结构复杂；有的集团内部各子公司分工不同，有的负责销售，有的负责生产。如果被许可对象不够明确，可能出现多个被许可人同时生产、销售的情形，权利人难以监督许可合同的履行，也有可能出现权利人竞争对手通过控制某一被许可人的股权或者与某一被许可人进行合作间接获得许可授权的情形，从而损害权利人的利益、违背权利人的许可初衷。
3、许可方式
从许可权性质角度划分，许可方式包括独占许可、排他许可和普通许可。所谓独占许可是指除被许可人之外，包括权利人在内的第三方均不得在许可期限内实施专利。所谓排他许可是指除被许可人、许可人之外，任何第三方不得在许可期限内实施专利。所谓普通许可是指被许可人有权在许可期限内实施专利，许可人在许可期限可以自行实施专利，也有权许可第三方在许可期限内实施专利。如果约定不明，则视为普通许可。明确约定许可方式，对于明确权利人的权利义务意义重大。
此外，权利人是否允许被许可人进行转许可，是否允许转被许可人再次进行转许可，也是权利人需要事先考虑清楚的问题。从消极方面而言，允许被许可人转许可，意味着被许可人可以通过转许可获得许可费收入，转许可过程中可能出现超出原许可范围情形，埋下纠纷隐患；转被许可人获得许可权后，会导致市场上出现更多的专利产品，可能导致权利人对外许可收费能力的下降。从积极方面而言，允许转许可鼓励专利产品更快更好地进入市场，可能给权利人带来更多的收益。
在敖谦平诉飞利浦（中国）投资有限公司、深圳市和宏实业有限公司等侵害发明专利权纠纷案中，权利人敖谦平允许“和宏公司许可第三方以OEM、ODM委托加工的方式使用专利技术”。该授权表达方式是本案的核心争议焦点，即被许可人和宏公司是否有权接受飞利浦公司的委托，为其加工使用涉案专利的产品。被许可人实施专利，如果以自己名义生产，可以自行生产或者外包给第三方生产；如果以他人名义生产，被许可人可作为承揽方自行生产或者外包给第三方生产。在第二种情形中，被许可人实施了专利，但是第三方尽管未得到权利人许可，仍可以自己的品牌销售专利产品，绕开了专利许可障碍。如果允许被许可人为他人代工，等同于被许可人获得了转许可的权利。因而，笔者更倾向于一审法院的观点，认定和宏公司仅有权自行生产或者作为定作人委托第三方生产，无权接受第三方委托作为承揽人生产专利产品。
4、许可地域
专利权具有地域性，仅在核准登记所在国具有受法律保护的排他性权利。权利人不得超出该国地域范围进行授权许可，不得授权他人在法律保护的地域之外实施专利技术方案，否则极有可能导致被许可人在第三国侵害他人的专利权。另一方面，如果权利人不合理地限制被许可人实施专利的地域，也可能导致该合同限制条款无效。我国《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第１０条，明文禁止权利人不合理地限制被许可人的销售渠道和出口市场。可见，权利人在明确许可地域时，既不能肆意扩大许可地域范围，也不能任意限制许可地域范围，否则均可能发生法律风险。
风险二：专利许可合同未登记，引发效力争议
在诉讼实务中，经常发生被许可人以专利实施许可合同未经备案登记，主张合同无效的情形。根据我国《专利法》、《专利实施许可合同备案管理办法》的规定，专利实施许可合同应当办理备案登记手续。《专利实施许可合同备案管理办法》第５条规定：“当事人应当自专利合同生效之日起3个月内办理备案手续。”可见，专利实施许可合同登记并非是合同生效的要件，合同生效在前，合同备案在后，合同未予备案并不影响合同生效。
那么，为什么要进行合同备案？如果不备案，有什么弊端？对于独占性专利实施许可合同而言，如果没有备案登记，权利人违反约定再次向第三方授权许可的，第三方得以善意第三人抗辩，在先独占性被许可人不得追究其侵权责任，可追究权利人违约责任；如果在先许可没有备案登记，权利人再次向第三方发放独占性许可并经备案的，在后独占性被许可人可以对抗在先被许可人，从而禁止在先被许可人实施专利技术方案，在先被许可人可通过追究权利人违约责任获得救济。因而，笔者建议权利人以及被许可人及时办理许可合同备案登记，有利于保护合同双方合法权益。
风险三：收费计算约定不明，引发收费争议
权利人在专利许可中的收益，主要以获取许可费形式体现。常见的收费方式有固定收费（一次性支付或者分期支付）与浮动收费两种模式。浮动收费模式中，一种为完全浮动，一种为前期收费与浮动收费相结合。所谓前期收费是指权利人先行收取一笔保底的许可费，所谓浮动收费是指权利人根据被许可人的生产数量、销售金额等可变因素约定计算许可费的方式。对于生产数量、销售金额的监控成为合同履行过程中的难点。由于收费计算方式约定不明，导致的诉讼纠纷并不鲜见，因而权利人必须在合同中明确约定可操作性强、可检验的收费模式。
例如在一种灌装素鸡的生产方法发明专利许可案例中，权利人以前期收费与浮动收费相结合的方式收取许可费。在收取前期固定收费后，根据合成饮料的产量以及销售价格来计算许可费。如何统计被许可人的实际产量、如何监控被许可人的实际销售价格成为合同履行过程的难点。为此，权利人约定在被许可人的生产设备上安装电子计数器，以电子计数器统计的生产数量作为双方结算许可费的依据；此外，双方选定５家特定品牌的超市，以权利人在这些超市中公开购买的零售价的平均价作为双方结算许可费的依据。解决了这两个问题，双方在合同履行过程中结算许可费就不再具有争议，充分保障了权利人的利益。
风险四：许可条款过于苛刻，导致约定无效
我国《合同法》第３２９条规定：“非法垄断技术、妨碍技术进步或者侵害他人技术成果的技术合同无效。”我国《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第１０条对“非法垄断技术、妨碍技术进步”的情形做了详细说明。主要包括以下情形：1、限制再研发，即权利人限制被许可人在专利技术基础上进行新的研究开发或者限制被许可人使用改进后的技术；2、强制回授，即双方交换改进技术的条件不对等，例如要求被许可方将自行改进的技术无偿提供给权利人、非互惠性转让给权利人、无偿独占或者共享该改进技术的知识产权；3、限制获得替代技术，即限制被许可人从其他来源获得与许可专利技术类似或者具有竞争力的其他技术；4、阻碍实施，即阻碍被许可人根据市场需求，按照合理方式充分实施被许可专利技术，包括明显不合理地限制被许可方生产产品或者提供服务的数量、品种、价格、销售渠道和出口市场；5、非法搭售，即要求被许可方接受并非实施专利技术必不可少的附带条件，包括购买非必需的技术、原材料、产品、设备、服务以及接收非必需的人员等；6、限制交易，即不合理地限制被许可方购买原材料、零部件、产品或者设备等的渠道或者来源；7、禁止有效性质疑，即禁止被许可方对许可专利技术的有效性提出异议或者对提出异议附加条件。
上述涉嫌无效许可条款中，有一部分许可条件一律无效，例如对于限制再研发、强制回授、限制获得替代技术、非法搭售、禁止有效性质疑等条款；有一部分许可条款具有弹性，属于“不合理”范畴时，方为无效。因而权利人在进行限制或者行使相关权利时，必须把握好度，例如限制被许可人根据市场需求实施专利技术（即阻碍实施）、限制被许可方采购渠道。如果权利人在许可合同中列入了上述法律禁止的苛刻许可条款，可能导致合同整体无效，如果上述涉嫌无效条款不影响合同其他部分效力的，则其他部分有效，仅为上述法律禁止的苛刻许可条款无效。
风险五：滥用专利权，触犯《反垄断法》
专利权作为一种法律赋予的权利，与生俱来具有合法的垄断性。但任何权利行使并不是绝对的合法，而是相对的，专利权也不例外。权利人如果滥用专利权，导致排除、限制竞争，则可能构成《反垄断法》所需要规制的违法行为。我国《反垄断法》第５５条规定：“经营者依照有关知识产权的法律、行政法规规定行使知识产权的行为，不适用本法；但是经营者滥用知识产权，排除、限制竞争的行为，适用本法。”
在专利许可过程中，涉嫌滥用专利权的非法垄断行为主要有：
1、搭售。
(1) 搭售其他产品或者服务，即搭售被许可人实施专利不必需的设备、技术、原料等，将这些附加条件作为专利许可的基础前提；
(2) 强制性一揽子许可，即要求被许可人对于权利人享有的无关专利技术或者专利池打包支付许可费。在21世纪初，由日本东芝公司组成的6C联盟，无论中国DVD生产企业需要哪些专利技术许可，均一概向中国DVD企业收取6C全部技术的专利许可费，甚至事后发现其中包括了荷兰皇家飞利浦电子公司的无效专利；
2、限购。限制采购原料，限制与其他竞争对手交易，即指要求被许可人在实施专利技术时，对其采购原料附加不合理限制条件，或者限制被许可人与权利人的竞争对手进行交易，从而不合理地损害被许可人的商业利益；
3、歧视性差别收费。一般指具有明显差别并且没有合理理由的许可费收费标准；
4、其他滥用行为。例如强制回授、不合理限制出口市场等。
如果权利人在专利许可中构成滥用专利权被认定为非法垄断行为，不仅可能导致合同条款无效，还可能面临以下法律风险：
1、对于发明专利或者实用新型专利，国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请，可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可；
2、反垄断执法机构有权责令权利人停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款；
3、给被许可人造成损失的，被许可人可以提起民事诉讼要求权利人承担民事责任。因而，权利人必须在法律允许范围内，合理地行使专利权，就专利许可条款作出合理约定，不得逾越法律禁止的界限。
综上所述，专利许可作为权利人行使专利权的重要方式之一，将越来越多地成为中国企业日常经营的一部分。对于如何运用专利许可，如何防范专利许可风险，目前中国企业并不熟知，业内有关学者也较少进行实务型或者实证型的研究。笔者希冀上述粗浅的介绍，对于中国企业实施自己的专利许可有所裨益，也期待引起业内学者专家的重视，集思广益，共同推动我国专利许可市场的规范与繁荣。
来源：强国院
作者：马远超 上海市协力律师事务所