合肥知识产权律师网
作 者 | 孔立明 上海市高级人民法院知识产权庭
来 源 | 知产力
近年来，各地法院陆续受理了多起商标多重许可纠纷系列案件，其中所涉及的商标使用权冲突问题在业界引起了广泛讨论。本文从法经济学角度对商标多重许可现象进行了剖析，对我国商标法中有关商标许可登记规定的法律适用进行了研究，并结合自由市场经济学说与普通法系合同法实践对相关司法处理提出了建议。
本文讨论的商标多重许可是指在一个注册商标上设定的两个或两个以上商标许可同时、同地域存续，且其中一个或多个为独占或排他许可情形下，因：（i）商标权所有人（或商标权人）向独占或排他性被许可人（或优先权人）作虚假陈述或未作必要充分信息披露，或（ii）披露后未履行终止或变更相关许可合同安排的义务，抑或（iii）违反独占或排他性承诺擅自向第三人许可，进而导致商标权人对优先权人的违约状态（下称多重许可）。商标的多重普通许可因其法律关系清晰简单，不在本文讨论范围之内。
一多重许可的法经济学分析
本文从经济学角度根据商业价值大小将商标分为三类，即全球或全国性知名商标、在某一区域或某一行业具有一定知名度的商标以及知名度较低且基本无商业价值的商标，根据其无形资产估值作价以及质押融资能力的量化结果，可相应定义为优质商标、普通商标与无商业价值商标。
对于优质商标，商标权人通常情形下为知名企业，企业整体价值与商标的关联关系极为紧密，难以承受因商标商誉受损产生的负面冲击，其商业行为诚信、谨慎、保守，对享有的优质商标一般不轻易许可，即使许可也会对被许可人严格筛选，并对许可时间、地域、性质、质量管控等方面设置严密细致的合同条件，故多重许可几无出现可能。对于无商业价值商标，市场主体一般不会为此类商标支付对价获得许可，商标许可几率极低，遑论多重许可。
但对于普通商标这一中间类别，享有此类商标的经营者抗风险能力不高，一旦出现经营不善或因市场外部原因导致营收锐减、现金流萎缩、财务压力增大等风险因素，其利用手中普通商标进行寻租的冲动会大大上升，随着经营局面或市场环境恶化，这种寻租冲动会与诚信度降低因素相互叠加而最终导致多重许可。
结合法律分析，多重许可的实质是享有普通商标的市场主体通过授权性寻租行为对普通商标进行快速变现且违反基本商业伦理的不诚信合同行为。此种行为在欧美等法治较成熟地区出现的概率仍然不高，原因有二：
一是多重许可有故意违约甚至商业欺诈之虞，市场主体一旦涉诉或被监管机构调查，可能面临严重法律后果，且该负面后果会因完善的社会诚信体系而持续影响多重许可市场主体日后的商业评价，因此由于违约、违法成本太高，对信用记录破坏力巨大，多重许可的寻租收益与法律风险不成比例，经济上非常不合理，极易“偷鸡不成蚀把米”。
二是商标许可属于专业程度较高的交易类型，交易过程中双方通常均有法律专业人士介入，以开展尽职调查、参与合同条款谈判，并协助合同交割，由于律师协会对律师职业操守有严格规定，法律专业人士出于执业风险控制，对于有明显不诚信嫌疑的多重许可行为一般会选择避而远之，以免惹火烧身，危及执业资格。[1]
因此，允许多重许可普遍出现的市场环境应该具备以下特点，即法治不太成熟、社会诚信体系不够完善、市场主体诚信度不高、相关中介服务不够专业。进而言之，从比较法角度，对于我国司法实务中出现的多重许可现象，难以从欧美等法治较发达的地区吸取和借鉴相关商标法理论与实务经验，对此还应立足本国国情与特色，因地制宜地研究问题并提出对策。
二多重许可的司法处理
（一）英美合同法思路
尽管比较法探讨空间不大，仍不妨借鉴英美普通法系合同法思路对多重许可作出假定性处理，以便分析出合同法框架下处理多重许可纠纷的特点及优势。
在普通法语境中，多重许可含有的排他或独占许可在商业渊源与法律沿革上并不复杂，无非就是根据市场情况并结合双方商业需求对商标许可的条件进行了某些限定，久而久之便形成了成熟的做法，并通过商业谈判产生了与之对应的合同表述与法律术语。为便于讨论，本文对多重许可分三种模型进行分析：
I. 如果多重许可中独占或排他许可在先，普通许可在后（下称优先在先型多重许可），那么商标权人显然违反了与优先权人的约定，构成对合同关键条款（key terms）的违约，即重大或根本性违约。
II. 如果普通许可在先，独占或排他许可在后（下称优先在后型多重许可），那么商标权人会同时构成对优先权人虚假表述（misrepresentation）[2]与重大或根本违约。
III. 如果先后存在两个或以上的独占或排他许可（下称优先并存型多重许可），那么商标权人对于在先的优先权人构成重大或根本违约，对在后的优先权人则同时构成虚假表述与重大或根本违约。
由于英美法系契约文化十分发达，合同特点是全面、细致、庞杂，“长篇累牍”的合同文本几乎囊括所有可预见的情形并约定相应处理规则，多重许可产生的违约责任与相关救济必定是商标排他或独占许可合同中的核心条款，合同双方会对此大书特书。换言之，个案中调整多重许可法律关系最直接、最有效的规则就是合同本身。而另一方面，英美民商事法官多数来源于合同法实践经验丰富的律师，诉讼过程中代理人与法官对合同常用表述、基本法律概念、司法理念精神的理解具有广泛一致性或契合性，法官深知合同文本对于处理纠纷极端重要，不会轻易“自由裁量”双方约定。换言之，英美司法领域对意思自治原则相对尊重，法官通常会从合同文本中找出处理多重许可纠纷的办法。
基于以上特点，无论上述哪种模型出现，在商标许可合同约定非常明确而商标权人构成明显违约情况下，由于优先权人举证成本低，法院自由裁量空间不大，救济结果可预见性强，优先权人通过违约之诉维权是首选，即选择起诉商标权人，请求根据合同约定解除、终止或撤销合同或继续履行，并获得违约赔偿。
至于优先权人是否会针对许可地域中出现的其他被许可人提起诉讼，笔者认为这种可能性很低。商标权人与优先权人订立的商标许可合同中一般会对第三人商标侵权行为的法律救济进行约定。商标权人既可让渡或共享与维权相关的诉讼权利，让优先权人直接维权，也可保留此类权利，但同时承担合理维权义务以确保优先权人免受第三人侵权之扰。具体采用何种约定取决于双方谈判地位、商业需求及市场环境。但无论如何，这种约定针对的第三人与合同双方均无商标许可关系，故该情形与多重许可截然不同。如果优先权人直接针对许可地域中出现的其他被许可人提起诉讼，被诉一方完全可根据其与商标权人的独立合同关系提出有力抗辩甚至反诉。因此，上述诉讼策略，由于没有抓住纠纷源头，法律关系上舍近求远，诉讼结果可预见性较低，通常不会成为优先权人的维权选项。
（二）中国大陆法思路
如果将以上三类模型置于我国目前商标法体系分析，法律关系会变得极为复杂，其原因正是新商标法43条第3款，即“许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告；商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人”。从商标行政部门角度，该规定理论上可具体解释如下[3]：
1. 如果商标使用许可（或系争许可）依照该规定向商标行政部门备案，那么在商标被转让、授权、质押给第三人（下称第三人）情形下，无论第三人对系争许可是否知情（即无论是否善意），在第三人向商标行政部门针对系争许可中的被许可人（下称被许可人）提出限制或取消其商标使用权利的行政申请（下称行政申请）时，被许可人可依据备案向商标行政部门提出抗辩，商标行政部门可据此作出驳回行政申请的决定。
2. 如果系争许可未备案，且第三人对系争许可不知情（即善意），在第三人提出行政申请时，商标行政部门可作出限制或取消被许可人商标使用权利的相关行政决定。
3. 如果系争许可未备案，但第三人对系争许可知情（即非善意）并提出行政申请时，被许可人应向商标行政部门提交第三人知情的证据，以证明其非善意，商标行政部门可据此作出驳回行政申请的决定。
从立法沿革看，新商标法对商标许可登记的规定已作重大修改。依据旧版商标法及实施细则，商标许可未经备案登记还会导致行政处罚。[4]这一变动体现了政府对商标许可交易态度的转变，即由惩罚为导向的重度管制调整为目前鼓励为主的轻度管制，该转变与我国计划经济向市场经济转型是一致的，体现了政府在处理与市场关系上理念的进步。
但必须看到，目前的“商标许可备案对抗善意第三人”制度离自由市场经济要求仍有差距。从美国行政执法的经验看，美国商标行政管理机构（USTPO）对商标许可并无备案、登记、公告等管制措施（SEC要求上市公司披露重大交易另当别论），其登记备案范围仍限制在商标原始取得与转让，即所有权信息，相关法律依据是《联邦信息自由法案》中“USTPO需提供诸如商标申请与注册等信息以备公众查询与复制”的规定[5]。该轻度管制背后理念非常清晰，即商标许可交易属于商标权人对商标所有权中“使用权能”这一最活跃市场要素的自由处置，市场主体可依赖对方诚信形成高度契约化的交易模式。如果商标权人在商标许可后再次进行商标许可，一般会考虑在先许可的交易条件与限制，同时会对在后交易的交易对手披露相关信息，即使各方在合同订立与履行过程中因合同理解出现分歧，司法或仲裁也可高效处理此类纠纷。万一出现不诚信的商标权人滥用权利进行多重许可，由于社会信息透明度高，市场主体获取信息成本极低，滥用所引发的涉诉或被调查会导致该商标权人及其商标市场价值迅速贬损，进而被市场淘汰，即所谓“自生自灭”，商标资源配置不会因此混乱，不存在市场失灵的情况。因此，在高度自由化市场中，由于市场自我调节机制可充分发挥作用，行政管制对于商标许可交易基本无用武之地。
反观我国，由于目前仍处于市场经济初级阶段，政府对商标许可交易进行适度管制，有其经济学上的合理之处。但是，如果超越行政法范畴，将上述43条规定适用在民商性质即法律上平等市场主体之间的商标纠纷司法案件中，该法律适用与合同法及民法基本理论会立即发生“化学反应”，导致法律关系的复杂程度成几何倍数增加。结合相关司法案例，针对上述“法律适用混和”，司法实务与理论界至少会在以下问题上争论不休：
1. 上述三种交易模型中，结合优先权人和/或普通被许可人哪一方备案，双方是否均备案（行政实务中双方备案可操作性暂且不谈），哪一方备案在先，以及备案方和/或非备案方是否为善意等情形，根据排列组合规则，需要罗列出数十种情形逐一进行民商法分析，逻辑线条交叉重叠难以理清，且在此过程中对所涉基本民法原则与概念的理解极易出现分歧。
2. 商标被许可人在商标许可交易前是否须主动向商标行政部门进行商标尽职调查，或者说，商标的权利状态需要商标权人主动披露还是依靠被许可人主动调查，即交易磋商过程中的告知与调查义务如何分配与平衡。从宏观上减少交易成本角度，依赖商标权人主动告知更为妥当，从加强市场管制角度，则会要求被许可人承担更多的主动调查义务。
3. “对抗”在民事纠纷案件中的具体法律含义存在模糊性，比如：“对抗”的法律约束力是否可由上述行政法律关系中的防御性质转变为民事法律关系中的攻击性质，即优先权人可否根据其享有许可的备案请求法院认定商标权人与其他市场竞争主体订立许可合同无效或作出其他不利于后者的判决。
4. 对于商标法43条中的“善意”以及引申出的“非善意”与“恶意”，如何界定其法律要件和相应法律责任与后果，善意以及恶意与否的举证责任如何分配与把握。
本文目的不在于就以上问题分清是非，给出解答，而是通过对这些问题的罗列来彰显和印证新商标法43条在商标民事纠纷中适用的局限性和不合理性。换言之，通过以上比较分析可以看出，依据合同相对性原则，将多重许可导致的违约纠纷严格限定在商标权人与优先权人之间的争议范畴并纳入合同法框架处理，法律关系简单，处理思路清晰，法院可快速将审理重点聚焦在商标权人是否违约及如何承担违约责任等案件核心问题上，避免事实查明上的千头万绪和法律适用上的过度分析与复杂论证。
综上而言，新商标法43条中的“备案对抗善意第三人”制度，起源于我国计划经济时代政府对市场主体交易行为的重度管制，具有浓厚的政府行政色彩，如果单纯在合同法调整范畴内可解决多重许可纠纷情况下，仍自觉或不自觉地将该制度嫁接移植到民事裁判领域，会导致明显的“排异反应”，即不必要的理论干扰以及司法成本的非理性损耗。因此，从司法处理角度，应将该制度严格限定在行政法律关系范畴内，大大限制甚至排除其在民事纠纷处理层面的适用空间，在法律关系上正本清源，进而将多重许可从一而终地置于合同法框架内处理，准确抓住违约责任这个“七寸”，牢牢牵住商标权人的“牛鼻子”，集中力量打击重复许可中的不诚信源头，形成简单、简约、高效的救济途径，同时借助市场内在运行机制，发挥司法导向作用，最终达到净化商标许可市场环境、降低商标许可交易成本的良好效果。
（三）司法处理建议
本文仍以上述多重许可三种模型为例进行讨论，根据我国合同法相关规定，对优先权人起诉商标权人的合同纠纷分别提出司法处理建议。
1. 在优先在先型多重许可中，法院审理重点是如何确定违约性质，即多重许可构成何种违约。笔者认为，独占或排他性的约定是商标许可合同中的核心条款，涉及商标权人的重大利益，且关系合同根本目的能否实现。因此，如果商标权人无法证明多重许可行为的正当性与合理性，且再次许可对优先权人造成足够严重的不利后果，法院应认定该行为构成根本违约，依照合同法赋予优先权人合同解除权，并判令商标权人承担相应赔偿责任。
2. 在优先在后型多重许可中，法院审理重点是：一、商标权人对优先权人的虚假描述是否构成商标权人的欺诈或优先权人的重大误解；二、两个合同关系同时、同地域存续构成何种违约。对于前者，基于同样理由，笔者认为根据案件不同情形既可将其认定为欺诈，也可认定为重大误解，或两者兼而有之，以赋予优先权人变更或撤销系争合同的权利。后者处理应与模型I中的处理思路相同。在该模型中，优先权人的诉讼理由比较充分，法院可根据其诉请作出相应处理。
3. 在优先并存型多重许可中，优先权人可分别或共同起诉商标权人。对于在先优先权人的诉请，法院审理重点与模型I一致，对于在后优先权人的诉请则与模型II一致。
但是，如果优先权人因诉讼便利、诉讼成本、可执行财产或其他方面原因，在法律关系上舍近求远，越过对商标权人的违约之诉，转而对多重许可中的其他被许可人单独或一并提起诉讼，并将诉讼请求聚焦在商标权人与其他同业竞争者签订合同的效力否定与相关赔偿上，司法处理中可考虑以下建议与观点：
1. 限制商标法43条的适用。将43条的法律调整对象严格限定在行政法律关系内，防止对其突破并适用在民事法律关系的调整上。法院至多仅从证据规则角度将其适用在合同真实性审查上，并基于本文详述理由，在实体法上建立商标法43条与合同法之间的“防火墙”，防止法律关系混乱，并通过法律解释对优先权人依据该条提出的实体性主张不予支持。
2. 审慎评价被诉合同效力。如果优先权人主张商标权人与被告签订合同属于恶意串通损害第三人（即优先权人）的行为而主张该合同无效，法院可不予支持，理由是：一、合同法下恶意串通损害的权益应当是由该第三人享有的权利边际比较清晰、权属基本无争议的权益，而此类纠纷中，商标使用权益的归属本身就是争议核心；二、“恶意串通”的本质是串通双方均可从该行为中不正当地获得本应属于该第三人的正当利益，如果其他被许可人愿意支付市场公允价格以获得系争商标许可，从单边角度看，其行为难以界定为“恶意串通”中的一方（商标权人滥用公司制度与关联方通过关联交易规避合同义务损害优先权人利益则另当别论）；三、商标权人再次许可本身意味其已通过行为对之前许可中独占或排他条件的单方解除并将为此承担潜在的违约责任，再次许可中的被许可人即便对此知晓，基于对商标权人最终会实际解除独占或排他条件的合理预期或者说乐观推测，其依然选择与商标权人进行公平交易的决定在商业伦理上的可谴责性很低，至多可作出商业上不够审慎的评价，认定其恶意显然过于牵强。
3. 审慎对待多重许可中债权效力与物权效力的分离处理。实务中有意见认为独占或排他许可（无论登记与否）会导致商标权人丧失对商标使用权益的处分权，进而认为独占或排他许可后的再次许可只有债权效力而无物权效力，笔者对此持不同意见，理由如下：
（1）商标法中债权与物权分离处理思路只限于注册商标专用权权属变动，即注册商标转让非经登记不发生专用权转移效力，如果将其隐含的法律逻辑扩大到商标许可上而形成上述意见，则既缺乏成文法依据（商标法43条中的“对抗”二字显然难构成充足法律依据），又容易因其中“无权处分”观点产生合同效力上的悖论（即合同是否效力待定）；
（2）商标为无形资产，物权上的重要特征就是使用可复制性以及衍生出的许可多重性，基于物权对债权的优势位阶，设定“独占”或“排他”条件这一纯粹债权行为并不影响商标权人对商标所有权中“使用权能”这一物权权能的重复利用；
（3）商标许可的多重性基于其物权基本特征，非经法律明文规定，不得对此进行限制，否则有违物权法定之嫌，而目前我国法律体系中并无“独占或排他许可导致商标权人丧失再次许可这一物权权利能力”的明文规定；
（4）如果法院对在先独占或排他许可进行保护，对在后许可进行实体上的否定，相当于强化在先意思自治而弱化在后意思自治，这本身就违反了意思自治原则的精髓；
（5）如果否认多重许可中的物权效力，对被诉合同已经履行部分、判决后双方继续履行，以及市场上相关商品与服务的存量交易与增量交易如何应对处理，司法执行实务上可操作性存疑，这也从侧面印证了上述否认物权效力观点在法理与逻辑上存在较大商榷空间；
（6）不顾事实上的商标许可状态而强行在法律上拟制出一种“许可不能”，其法理基础无非是希望突出保护商标许可市场上的秩序，但这无异是司法公权力对市场个体自由意志的强力干涉，完全忽视了市场主体的交易自由，在法律终极价值的选择上无法给出令人信服的理由；
（7）如果优先权人本身存在各种履行瑕疵，或者商标权人愿意通过承担违约责任的方式提前解除独占或排他许可条件，那么多重许可是否具有正当性就会存在巨大说理空间，因此法院一方面要原则性地否定多重许可的物权效力，同时又要基于合同实际履行情况审查该原则的诸多例外，在司法处理思路上属于“化简为繁”，同时也说明该原则具有极大的不周延性；
（8）独占或排他许可合同中对商标权人再次许可的违约行为通常都约定了明确的违约责任与救济途径，如果法院突破合同相对性原则，在此之外另劈一条通道，赋予优先权人限制合同相对关系外第三人依据其独立合同关系使用商标的权利，无异于让优先权人通过一个合同对一次违约取得了双重法律保护，而多出的这部分“溢价”由其他被许可人买单，有失公允。
4. 从博弈论角度看待优先权人的诉讼策略。优先权人越过违约之诉直接起诉商标权人与其他被许可人，其目的是在单个案件中纳入更多被诉主体、占用更多诉讼资源、追求更多诉讼便利、扩展可执行财产，但该策略在法律关系上属于舍近求远，放弃了违约之诉中的可预见性。根据风险与收益正相关的博弈论基本原理，优先权人在追求更多诉讼利益与优势的同时，必定承担了更高的诉讼风险。
5. 合理看待优先权人对商标的投入成本。从商业角度看，优先权人支付对价获得许可并在此后经营过程中对商标进行商业推广，两者均是对商标要素的投资行为。既然是投资，必然伴随投资风险，具体包括商标商誉下降、市场外部环境改变、商标存在瑕疵以及商标权人违约等。这些风险均属一般商业实体在缔约时可预见的商业性风险。如果优先权人不顾上述风险敞口，对不享有所有权的商标进行过度推广，不成比例地加大投资额，其行为在风险控制上显然有瑕疵。如果风险事故发生，将该瑕疵产生的损失转嫁给商标权人（合同另有约定除外）甚至其他被许可人是有失公允的。
6. 以自由市场经济眼光看待多重许可对商标使用权益的分配。如上文所述，根据“亚当.斯密”自由经济学说，市场对多重许可具有自我调节机制，如果司法因合同约定强行锁定商标权益的流转功能，其实质是公权力在市场管制冲动支配下对市场的主动干预，属于司法领域的“凯恩斯”主义。除非宏观上有充分数据验证多重许可会导致商标许可交易市场失灵，上述司法干预缺乏经济学上的合理性与必要性。试想，如果将这种干预扩大适用于著作权、专利、技术秘密、集成电路布图设计等其他知识经济要素的多重许可和纵向经济关系中上下游经营者之间在原材料采购、产品与服务销售对象与渠道以及售后服务提供等合同安排中违反独占或排他性承诺的违约行为，由于不再有类似于商标法43条有关许可登记这一行政性规定的理论干扰，上述不合理与非必要性则会更加显露无疑。
当然，考虑到我国目前市场经济发展程度、法治状况、社会诚信体系及市场主体普遍诚信度，“亚当·斯密”与“凯恩斯”之争在该问题上确有一定讨论空间。但党的十八大已提出，健全社会主义市场经济体制必须遵循“市场在资源配置中起决定性作用”这条规律，大幅减少政府对资源的直接配置，依据市场规则、市场价格、市场竞争配置资源，实现效益最大化和效率最优化。笔者认为，上述十八大精神对于司法领域依然适用。回到本文议题，法院在处理多重许可时，应把上述十八大精神自觉转化为尊重当事人意思自治、限制商标许可登记规定适用范围、严守合同相对性原则、不轻易限制商标要素在市场中自由流转等司法理念，善用“市场”这只无形之手，克制“司法公权力”这只有形之手，发挥司法裁判导向作用，把多重许可纠纷中的权利救济引导到违约之诉的正确路径上来，以更加公正、高效、便捷地处理此类纠纷。（声明：本文仅代表个人观点，与作者所在单位无关。）
注 释：
[1] 美国律师协会代表大会于1983年公布的《律师职业行为准则》中“保持职业操守”章节第8.4条规定：律师如有下列行为之一即为职业不端行为：（c）不诚实、欺诈、舞弊、虚假陈述等行为。Model Rules of Professional Conduct (adopted by the ABA House of Delegates in 1983), Section of Maintaining the Integrity of the Profession, Rule 8.4: Misconduct, which provides that it is professional misconduct for a lawyer to: (c) engage in conduct involving dishonesty, fraud, deceit or misrepresentation.
[2] 英美普通法系商业合同版本中通常会有“Representations & Warranties”这一章节，其中Representations为合同订立时对关联事实的客观描述，通常是经过尽职调查无法查证的事实。
[3] 笔者专门向上海市工商局商标处官员咨询了商标法43条在行政部门中的具体解释，但在实务操作中各地掌握口径可能不同。对于利益相关方争议比较复杂的情况，工商行政部门一般会建议各方当事人直接到法院通过诉讼解决纠纷。
[4]《商标法实施细则》（1995年4月23日国务院批准第三次修订，1995年5月12日国家工商行政管理局令第31号公布）第35条：商标注册人许可他人使用其注册商标，必须签订商标使用许可合同。许可人和被许可人应当在许可合同签订之日起三个月内，将许可合同副本交送其所在地县级工商行政管理机关存查，由许可人报送商标局备案，并由商标局予以公告。违反该规定的，由许可人或者被许可人所在地工商行政管理机关责令限期改正；拒不改正的，处以一万元以下的罚款，直至报请商标局撤销该注册商标。
[5] 参见USTPO官网，其中有对于问题“为何USPTO需要将商标申请与注册信息公布于众”的官方解答。www.uspto.gov/trademarks-application-process/faqs-personal-information-trademark-records