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来源 | 知识产权那点事
编译 | 周海洋
2016年6月15日，美国联邦巡回上诉法院就一起关于专利的显而易见性案件作出了判决，该判决就判断专利的显而易见性是否要求现有技术必须能够实际结合的问题作出了重要的决定[i]。
本案原告Allied公司是No. 7,121,489 （以下简称489号）专利的专利权人。2010年5月，Genesis公司申请多方审查程序，请求宣告489号专利无效，无效的理由是该专利与现有技术的组合（即Caterpillar和Ogawa专利）相比是显而易见的。原告两次修改专利权利要求后，最终仍被专利审查与上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board，以下简称PTAB）宣告无效。原告对PTAB的决定不服，向联邦巡回上诉法院提起上诉。
489号专利是一个可以连接各种基座使用的“多功能工具组”，该工具组包括：主轴上有一组可移动的刀片，一个包裹在主轴上的桥壳，其特征主要在于，在不需要把刀片连接主轴或者将刀片从主轴上拆卸的情况下，该工具组就能连接机身或者从机身上拆卸下来，从而实现工具组能够快速拆卸的功能。而现有技术Caterpillar披露了一个快速拆卸钳夹的结构， Ogawa专利则披露了两个可移动的刀片的技术可以使装置能够在很大角度范围内进行移动的功能。
本案争议的焦点是：在保留Caterpillar快速拆卸功能的情况下，根据Ogawa专利文件中披露的两个可移动的刀片的启示对Caterpillar的技术进行修改，是不是显而易见的。
Allied认为：PTAB没有充分的证据证明，Caterpillar和 Ogawa专利披露了489号专利权利要求的所有技术特征，因而该发明显而易见。为此，Allied 首先质疑了PTAB对本领域普通技术人员是否有动机将Caterpillar和Ogawa两个现有技术相结合所作出的裁决。Allied公司认为：PTAB依据其不合理的“事后眼光（hindsight）”得出本发明的技术是显而易见的结论，没有任何合理的推理或支持的证据。其次，Allied公司认为，Caterpillar的技术文件中明确排除了与 Ogawa的技术结合。即PTAB推理的过程从根本上重新设计、再造了Caterpillar的技术，改变了Caterpillar技术工作的原理，而且导致了其技术无法实现。
针对Allied公司第一个主张，上诉法院认为：Caterpillar 和Ogawa的现有技术能否事实上进行结合，对于判断涉案技术的显而易见性并不是必要的。显而易见性测试的核心在于能否促使本领域普通技术人员有动机将现有技术披露的技术相结合从而得到本技术发明，而不在于第二个现有技术特征是否能整体并入第一个现有技术的结构中去（it is not necessary that [Caterpillar and Ogawa] be physicallycombinable to render obvious the ’489 patent. The test for obviousness is notwhether the features of a secondary reference may be bodily incorporated intothe structure of the primary reference，but ratherwhether “a skilled artisan would have been motivated to combine the teachingsof the prior art references to achieve the claimed invention）。Caterpillar披露的技术与489号专利的技术一样具有可快速拆卸的功能，对于本领域普通技术人员来说，在 Ogawa专利文件的启示下，显然会产生动机修改Caterpillar专利技术中关于固定钳夹的部分，使得钳夹可以在一个更宽的角度内进行运动，从而使得该钳夹更有效。尽管这样的修改可能会阻碍Caterpillar技术中的快速拆卸的功能，但是每个技术方法通常都有优点和缺点，这并不一定必然排除将两个技术结合的动机（a given course of action often has simultaneous advantages anddisadvantages, and this does not necessarily obviate motivation to combine）。如PTAB所述，本领域普通技术人员看到Ogawa技术之后，就可能修改Caterpillar技术中的钳夹。
针对Allied公司第二个主张，联邦上诉法院认为，Caterpillar的专利文件中并没有明确排除使用Ogawa的技术。“只有当本领域的普通技术人员在阅读现有技术文献后，无法从现有技术文献中获得启示，或者现有技术会导致申请人的技术引导到不同的技术方向，那么该现有技术才应该被认为具有反向教导的效果”（A reference may be said to teach away when a person of ordinaryskill, upon reading the reference, would be discouraged from following the pathset out in the reference, or would be led in a direction divergent from thepath that was taken by the applicant）。Allied公司认为PTAB错误地引用了Ogawa的技术，因为Caterpillar的专利文件对Ogawa专利技术的结构（即两个气缸）甚至提出了批评意见。但是上诉法院认为，Caterpillar强调的缺点并不妨碍他人发现两技术可以适当结合的可能性。Caterpillar专利文件确实质疑了将主轴装入到钳夹中可能会影响其快速装卸的功能。但是并没有排除将Caterpillar的技术与Ogawa的技术结合，因为这种结合并没有使用Ogawa技术中主轴的结构，同时也没有排除Caterpillar技术使用Ogawa中的两个可移动的钳夹。而Ogawa的专利文件中披露需要两个单独的气缸，与 PTAB 的决定无关。
因此，上诉法院支持了PTAB的决定，驳回了原告的诉讼请求。
[i] Allied Erecting and Dismantling Co., Inc., Appellant v.GenesisAttachments, LLC, Appellee .(2016 WL 3344093)