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来 源 | 知产力
作 者 | 申正权 张书青 浙江省杭州市中级人民法院
引子
杭州妙影微电子有限公司、宁波市科技园区妙影电子有限公司（以下简称杭州妙影公司、宁波妙影公司，两者合称妙影公司）因与北京小桔科技有限公司（以下简称小桔公司）侵害“嘀嘀”商标权纠纷一案，向浙江省杭州市中级人民法院（以下简称杭州中院）提起诉讼，索赔人民币8020万元，引起一时轰动，小桔公司为此将“嘀嘀打车”更名为“滴滴打车”。杭州中院于2014年5月13日审查受理后，经管辖权异议、庭外和解、延长审限等程序，历时两年，于2016年5月促成双方就商标转让事宜达成一揽子和解，妙影公司随后撤回了本案诉讼。
本案涉及“互联网+”时代商标领域诸多新型、典型问题，颇有探讨意义，难在一纸撤诉裁定展现。所涉问题若不予展现，则无以作学术之讨论，难免埋没案件本身的典型意义，以及双方当事人、代理人、众多学者和法院本身为本案所作之努力。为此，本案审理者特作此文，公开案件事实及前期思考的结论，以为有志于研究本案者，略作铺垫。
案件事实
（一）“嘀嘀”商标权
2012年5月21日，宁波妙影公司取得了注册号为第9243846号的“嘀嘀”商标（以下简称涉案商标），核定使用商品为第9类：计算机程序（可下载软件）；手提电话；信号灯；探测器；电线；电池充电器；电子芯片；传感器；遥控仪器（截止）。2013年7月13日，经商标局核准，涉案商标转让给杭州妙影公司。杭州妙影公司于2013年8月1日将涉案商标排他性许可给宁波妙影公司使用，许可期限截止2021年12月31日。
（二）妙影公司实际使用“嘀嘀”商标
妙影公司对“妙影嘀嘀打车软件（简称嘀嘀打车）V1.0”进行了著作权登记证书，证书记载开发完成日期2012年5月11日，首次发表日期为2012年6月11日。
“机锋市场”上有妙影公司的“嘀嘀出行”应用，页面显示最早评论日期为2011年9月14日。“安卓市场”有妙影公司提供的“嘀嘀出行”软件，应用界面显示4.2.2版本上架时间为2014年3月20日，有2011年8月29日针对2.0.2版本的评论。经登陆“网易应用开发者中心平台”，有妙影公司登记的“嘀嘀@打车”、“嘀嘀出行”、“嘀嘀出行互通版”等应用，其中“嘀嘀出行”的状态“审核通过”、“发布时间2012年2月17日”。妙影公司还在其公司网站上提供“嘀嘀出行”软件下载。妙影公司还有与交警部门合作、广告宣传等其他使用“嘀嘀”商标的行为。
（三）小桔公司行为
小桔公司于2012年9月上线“嘀嘀打车”，其“嘀嘀打车手机智能电召平台软件”于2014年1月8日进行计算机软件著作权登记，软件简称“嘀嘀打车”。
小桔公司免费提供“嘀嘀打车”APP下载，包含乘客端和司机端。小桔公司主要通过借助移动互联网及“嘀嘀打车”客户端，采集乘客的乘车需求和司机可以就近提供服务的相关信息，通过后台进行处理、选择、调度、对接，使司乘双方可以通过手机中的网络地图确认对方位置，通过手机电话联络，及时完成搭乘，方便乘客和司机，降低出租车空驶率，提高乘客搭车概率。
小桔公司在其官网（介绍并提供APP下载）、官方微博、微信公众号、司机服务门店店招及名片、第三方应用商店中软件下载界面、应用下载及安装过程界面、应用安装完成后所显示LOGO和应用名称、应用运行界面上均不同程度使用了“嘀嘀”、“嘀嘀打车”、“嘀嘀打车+”系列标识。
（四）关于“混淆”的事实
妙影公司在“机锋市场”、“N多网”、“应用汇”网站提供其“嘀嘀@打车”软件的下载，机锋网客户端有评论称：“下载的时候以为是嘀嘀打车，后来才知道错了，将错就错吧”、“这个应用太无耻了，冒用人家嘀嘀的牌子”、“嘀嘀明明是人家小桔公司的商标，这个打车软件怎么也叫嘀嘀，不怕被告吗”。“N多网”客户端有评论称：“嘀嘀程维，有人冒用你们嘀嘀商标，快来大家”、“不是滴滴，上当了”、“山寨货，根本不是小桔的滴滴”。“应用汇”客户端有评论称：“以为是滴滴打车，原来不是”、“原来不是小桔的滴滴，下错了”。
2014年3-5月，妙影公司曾向“91助手”、“机锋网”、“安卓网”、“N多网”、“Appstore”、“百度手机助手”、“360网站”、“豌豆荚”等发函，要求下架小桔公司的“嘀嘀打车”，并处理涉嫌侵权事宜。2014年12月，妙影公司申请在安卓市场上线“嘀嘀@打车”软件时被拒绝，安卓市场回复邮件称：“尊敬的开发者您好，您的软件名称涉及侵权北京小桔公司的‘滴滴打车’，请使用软件著作权上的软件全名，请勿使用简称‘嘀嘀打车’并提供相应的审核材料。”
诉辩主张
妙影公司认为：小桔公司未经许可将“嘀嘀”用作打车软件商标，侵害了其商标权，应当承担相应的民事责任。现起诉要求判令小桔公司：1．立即停止侵权行为，停止使用“嘀嘀打车+”、“嘀嘀打车”、“嘀嘀”标识，停止提供“嘀嘀”系列软件下载；2．在《中国知识产权报》、《钱江晚报》、《中国青年报》、人民网、中央电视台经济频道（CCTV2）上就侵犯注册商标专用权的行为发表声明，消除影响。3．赔偿经济损失人民币8000万元（计算至2014年5月20日）及合理支出人民币20万元（含律师费、公证费、差旅费等）。
小桔公司主要答辩意见为：1．小桔公司从事业务使用的是“嘀嘀打车+”组合标识，与涉案商标存在视觉上显著区别，不构成商标法上的近似。2．小桔公司提供的是交通信息和运输经纪服务（为行为方便，以下统称为打车服务），并非软件商品，与涉案商标核定的商品及服务不构成类似。3．小桔公司使用的“嘀嘀打车+”标识同时明确标识了企业名称，在长期广告宣传和媒体报道下，该标识与小桔公司已建立唯一联系，不会造成相关公众的混淆或反向混淆。4．妙影公司提起诉讼前与小桔公司多次沟通，意在将涉案商标高价转让，其起诉具有明显恶意。
争议焦点
根据以上事实及控辩双方意见，可以确定本案的争议焦点在于：1．小桔公司使用“嘀嘀”、“嘀嘀打车”、“嘀嘀打车+”标识是否是具有来源区分意义的商标使用；如有，其所区分的是何种商品或服务的来源——是软件商品（APP）还是打车服务；2．小桔公司使用的前述标识与涉案商标标识是否构成相同或近似；3．小桔公司用前述标识区分出来源的商品或服务与涉案商标核准使用的商品是否构成相同或类似；4．小桔公司的使用行为是否容易导致混淆；5．若侵权指控成立，如何确定小桔公司应当承担的责任。
判决思路初探
（一）关于争议焦点1
小桔公司使用的“嘀嘀”系列标识，不论是“嘀嘀一下，马上出发”，还是“嘀嘀打车”或“嘀嘀打车”都可将其APP或服务与其他提供者的APP或服务区分开来，具有来源区分意义，属于商标使用。对此各方争议不大，所争核心集中于争点1后半部分，即小桔公司是在软件商品上使用还是在打车服务上使用了各该标识。事实上，这也是本案的核心所在，决定了本案定性定量。案件审理过程中，业内专家学者就此进行了广泛讨论，形成两种针锋相对的观点：一种观点认为小桔公司提供的是一种打车服务，其本质、目的、功能是提供给消费者运输信息、运输经纪等综合交通运输服务，消费者实际需要和得到的也是该服务，而非软件商品或者软件下载，计算机软件仅为实现打车服务的工具。小桔公司是在服务上使用“嘀嘀”系列标识。另一种观点认为小桔公司系在计算机软件（APP）上使用“嘀嘀”系列标识，其打车服务是通过计算机软件来实现的，所承载的打车服务是嘀嘀打车软件功能属性之一，且该服务的提供均是围绕计算机软件展开，因此其整体属性呈现的应为计算机软件商品。
我们认为小桔公司对“嘀嘀”系列标识，既在软件商品上进行了使用，也在打车服务上进行了使用。
在阐述具体理由之前先对判断标准予以明确，判断使用商标的商品或服务类别应当坚持客观标准——即消费者以该标识对何种商品或服务来源进行了区分。若消费者以之进行某类商品（如软件）来源的区分，则属在该类商品上进行了商标使用；若消费者以之区分某种服务（如打车服务）的来源，则属在该类服务上进行了商标使用。而不能以主观标准——即商标使用者的主观意图进行判断。本案中：
首先，小桔公司在提供服务过程中用“嘀嘀”系列标识区分了打车服务的来源。消费者下载安装“嘀嘀打车”APP后，在因需要使用打车服务而对服务提供者进行选择时，通过“嘀嘀”系列标识所识别的是打车服务的来源。此时，小桔公司对“嘀嘀”系列标识便是在打车服务上的使用。
其次，小桔公司提供APP下载系用“嘀嘀”系列标识区分了计算机程序（可下载软件）来源。可能多数消费者下载“嘀嘀打车”APP是的目的是为获取小桔公司提供的打车服务，但在接触到服务之前，为寻找、下载由小桔公司提供的、可以带来“嘀嘀打车”服务的APP，消费者必然需要通过“嘀嘀”系列标识进行识别，“嘀嘀”标识起着区分APP来源的作用。而网站或应用商店中的待下载APP便是一种“计算机程序（可下载软件）”，小桔公司的使用属于在软件商品上的使用。此外，有部分消费者并无意于使用小桔公司提供的打车服务，而是出于其他目的安装“嘀嘀打车”APP（例如为了测试手机性能而故意寻找“占内存”的APP进行安装），对他们而言，APP本身更具有独立的价值，APP上所使用的标识纯粹起到区分APP来源的作用。
小桔公司使用的“嘀嘀”系列标识客观上具有区分打车服务和软件商品来源的双重效果，应当认定为在打车服务和软件商品上均进行了商标使用。前述两种相反观点实际上均是“吸纳论”，前者是认为服务使用吸纳软件使用，故只能认定服务使用；后者主张软件使用吸纳服务使用，只应认定软件使用。但不论是哪种“吸纳”，均否定了软件和服务的独立属性，违背了“互联网+”时代规律。
“互联网+”时代，伴随着智能手机和移动互联网的普及，日常生活中的一切似乎都与互联网建立了联系，买菜、挂号、打车、看资讯、租房子、找工作……等各种服务需求都可以在手机上通过一个APP完成，服务和APP形成了密切联系。APP可说是服务的窗口，但却不仅是个服务窗口，更不是服务本身；服务依托于APP，却不仅仅是个APP，也并非必需通过APP提供。多数时候，消费者可能都是为了获取服务而安装APP，但是毫无例外地，服务开始于APP安装之后，提供服务者必先提供APP下载，消费者获取服务前必先获取APP。这与传统服务（例如使用餐具提供餐饮服务）存在着质的区别，传统服务是消费者先通过店招等标识对服务来源进行了识别，再接触到服务所使用的具体商品；而APP服务中，消费者需要首先对APP进行识别，再接触到服务本身。易言之，消费者存在前期对APP来源进行识别和后期对服务来源进入识别的两个阶段行为，对经营者而言，提供服务和提供APP下载中使用商标便分别具有独立的来源区分意义。不能以提供服务时通过APP完成为由，便将提供APP纳入提供服务行为，或将提供服务纳入提供APP行为。
（二）关于争议焦点2
商标近似性的判断需要考量商标的显著性，商标的显著性需结合所使用的商品进行判断。例如“苹果”用在苹果（水果）类商品上当然不具有显著性，但用在手机上却有较强显著性。同理，“嘀嘀”二字用在软件商品上具有较强显著性，但用在与汽车有关的商品或服务上时，因其系对汽车喇叭的拟声，显著性则相对较弱。本案中，小桔公司同时在软件商品和打车服务中使用了“嘀嘀”系列标识，该系列标识与涉案商标标识的近似性需分别判断。
1．关于小桔公司在软件上使用的“嘀嘀”系列标识。小桔公司使用的“嘀嘀”文字标识与涉案商标标识完全一致，是相同商标；所使用的“嘀嘀打车”、“嘀嘀打车”，因“嘀嘀”是其消费者主要呼叫部分，起着主要的来源识别作用，加之“嘀嘀”在软件类商品上的显著性，应当认定为“嘀嘀”商标的近似商标。
2．关于小桔公司在服务中使用的“嘀嘀”系列标识。小桔公司使用的“嘀嘀”文字标识与涉案商标标识完全一致，是相同商标；所使用的“嘀嘀打车”标识，因“打车”是对其所提供服务类别的描述，而“嘀嘀”才是其识别部分，故仍应认定为近似标识；所使用的“嘀嘀打车”中，鉴于所用图形“”是一辆出租车，与“打车”二字一样仍然是对服务类别的描述，“嘀嘀”仍是其主要呼叫部分，故纵使考虑到“嘀嘀”二字在打车服务中所具有的较弱显著性，该标识仍应认定为近似标识。
（三）关于争议焦点3
小桔公司提供的APP与涉案商标核准使用的第9类“计算机程序（可下载软件）”属相同商品自无疑义，问题在于小桔公司提供的打车服务与涉案商标核准使用的商品是否构成类似。对此，有一种观点认为打车服务和打车软件不存在特定整体性联系，不属于服务与商品类似。另一种观点认为由于小桔公司提供的服务与其软件密不可分，软件是打车服务实现的必备工具，且该软件与打车服务同时呈现，消费者势必会认为软件提供者和服务提供者存在特定的联系，故两者构成类似。
我们认为不能认定打车服务与软件商品构成类似，理由同样从认定标准展开。根据商标法司法解释的规定，所谓商品与服务类似，是指商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆。司法实践中，认定商品或服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认知综合判断，需要考虑商品和服务之间联系的密切程度，在用途、消费者、通常效应、消费渠道、消费习惯等方面的一致性，以及是否容易使相关公众认为商品或者服务是同一主体提供或者其提供者之间存在特定联系等方面。一般而言，服务与商品类似的前提条件是服务系围绕商品展开，且该服务所呈现出的功能、用途、消费群体及消费渠道与该商品具有特定的联系。就本案而言，小桔公司提供的服务从功能和用途上是撮合司乘双方的信息，达到搭乘的目的，从性质上看是一种用车服务，渠道、消费群体针对的是司机和乘客。涉案注册商标核定使用的商品类别为计算机程序（可下载软件），其针对的是使用该程序和软件进行信息化处理的相关公众，其功能和目的是处理、存储和管理信息数据等，与之类似的服务，理应围绕该计算机程序或软件的安装、升级、维护、替换等为了该计算机程序或软件本身的良好运行和使用而提供的服务，不能以服务方式利用了计算机软件就据此认定两者存在司法解释所规定的“特定联系”，更不能以计算机软件的功能属性作为认定计算机软件与服务类似的主要依据，从而将通过计算机软件实现的所有服务全部纳入注册在计算机软件商品上的注册商标专用权的保护范围，否则会导致商标权的权利边界被无限放大，有违公平原则。本案中，小桔公司的“嘀嘀打车”软件只是其实现打车服务的工具和手段，该软件本身具有实现打车服务的功能模块，但打车服务本身与软件商品之间并不符合商标法规定的商品与服务类似的构成要素。
（四）关于争议焦点4
鉴于小桔公司在软件商品上使用“嘀嘀”标识的行为属于“两相同”行为，无需考虑混淆因素；而在打车服务上使用被诉标识的行为因服务类别与涉案商标核定使用商品不构成类似，不构成侵权，因而关于混淆的讨论主要围绕小桔公司在软件商品上使用“嘀嘀打车”、“嘀嘀打车”该两个近似标识的行为。而本案中鉴于小桔公司“嘀嘀打车”所取得的巨大知名度和妙影公司“嘀嘀”商标的默默无闻，关于混淆的讨论又必然涉及到司法对反向混淆的态度。
我们认为，标识产品来源是商标的基本功能，其本质是为商品与其提供者之间建立一种联系，核定商标、指定产品以及来源之间的联系是商标法所保护的商标专用权的核心，切断了它们之间的联系，即是对商标识别功能的破坏。不能因使用和宣传而扩大了商标的知名度，就赋予其享有使用该商标的权利，否则会践踏在先注册商标权利人享有的专用权，冲击商标注册基本制度，纵容和助长市场竞争中的弱肉强食，有违公平诚信的基本原则，也违背商标法的立法目的。因而，对于反向混淆应当予以规制。本案中，小桔公司对通过一系列的宣传推广活动，不可避免地使得相关公众将在计算机程序（可下载软件）商品上使用的“嘀嘀”系列标识和小桔公司的“嘀嘀打车”软件联系到一起，误认小桔公司为“嘀嘀”注册商标的所有人，割裂了妙影公司与其“嘀嘀”商标之间的联系，削弱了“嘀嘀”注册商标所具备的基本识别功能，结合消费者已实际发生反向混淆的事实，应当认定小桔公司的行为造成相关公众的混淆。
（五）关于争议焦点5
小桔公司在软件商品上使用“嘀嘀”系列标识的行为构成商标侵权，在打车服务上使用“嘀嘀”系列标识的行为不构成商标侵权，但鉴于服务与软件的不可分性，小桔公司应当停止提供使用“嘀嘀”系列标识软件的下载，而赔偿额应局限于小桔公司在软件商品上使用涉案标识的行为项下评判。在确定具体赔偿数额时，还应当考虑小桔公司的获益与商标使用行为之间的因果关系及“嘀嘀”标识本身的贡献率。小桔公司的“嘀嘀打车”软件是实现其服务的重要工具，其所启用的名称在整个的商业模式运作中仅仅起到一个符号作用，仅是为了起到区别作用而已，相关公众看中的并不是“嘀嘀”这一商标所承载的价值和品牌效应，而是注重“嘀嘀打车”所提供的快捷便利的打车服务，即便小桔公司有获利，也是基于这种商业模式所可能带来的潜在衍生品和后续增值服务的巨大商业价值，而和使用“嘀嘀”系列标识这一形式本身并无必然的因果关系。退一步讲，无论小桔公司对其打车应用软件使用何种名字，并不必然影响其后续良好的发展和规模效应。考虑到上述实情，判赔金额不宜过高。
后记
在已有权利人在第9类计算机程序（可下载软件）上获得商标的前提下，他人在为提供某种服务而开发的APP上使用了该商标标识，如果不加区分地认定其是在不相类似的服务上使用该商标，则使得在先商标注册的意义完全落空，也易导致在后服务提供者无视他人在先商标、蛮横进入软件商标控制领域、不注重知识产权风险防控，带来不良司法导向。而如果不加区分地将使用者行为一概认定为侵权，让商标权人通过一个软件商标控制所有通过同标APP提供的服务，则过于扩大了商标权的控制范围，也不符合商标法的立法目的。固然，各APP提供者所欲提供的是APP所传递的服务，APP标识所主要区分的亦是不同的服务来源，但在提供服务之前确实提供了计算机程序（可下载软件），属于侵权行为，我们便应依法予以规制，侵权行为不能因其属其他行为的一个环节或前提便洗白了侵权属性。
不得不声明的是：本文重在对案情及争议焦点进行介绍，以为学者研究本案提供便利；文中关于裁判意见部分，仅代表作者初步观点，不代表合议庭的最终意见，更不代表杭州中院的判决意见。本案各方当事人最终达成一揽子和解，形成双赢局面，这也是案件审理者期待的完美结局。
附表：小桔公司行为及定性一览
