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日前，美国联邦最高法院在光环电子公司诉脉冲电子公司（Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.）案中，以全票推翻了联邦巡回上诉法院的全院联席审判判决。这意味着美国联邦最高法院将是否构成“故意侵权”的裁量权交回给地方法院，从而由其判断对侵权人是否要处以3倍的惩罚性损害赔偿；联邦巡回上诉法院只有在地方法院出现滥用裁量权的情况下，才可推翻原判决。
我国在目前进行的第四次专利法修改过程中，拟增加对于故意侵犯专利权的行为处以3倍惩罚性损害赔偿的有关规定。而美国关于专利故意侵权的司法演变历程以及遭遇的难题和困境或可为我国提供经验或参考。
f专利诉讼中的举证困局
在美国，权利人一旦提起专利诉讼，几乎都会提出未经许可的被告是“故意侵权”这一主张。如果指控成立，意味着被告或将面临法律所规定的3倍惩罚性损害赔偿。由于美国的专利损害赔偿数额一般较高，如果大型企业遭遇诉讼且构成故意侵权，那么3倍惩罚性损害赔偿会给其造成严重的冲击，甚至影响到整个上、下游的产业链供需；而对于小微企业而言更可能构成致命的打击。因此，美国的专利政策虽然从不否定、甚至鼓励市场中的竞争者从事非侵权性的回避设计，以促进竞争和进步，但凡是试图通过回避设计从事竞争的企业，其面临的潜在风险可想而知。
为了调和这一矛盾，美国的司法判例多年来一直遵循一个要求：既然被告从事回避设计，而且显然对相关的技术知之甚详，那么在从事回避设计时，就必须尽到“合理注意”义务，方可避免构成故意侵权。于是，在美国司法实践中就形成了被告为了免除这样的侵权风险或指控，通常会在推出其产品前，委托一家法律事务所对其设计进行侵权鉴定，以此作为尽到合理注意义务的证据。
然而，由此却产生了新的问题：如果在庭审举证期间，被告没有或拒绝提出这样的鉴定报告时，法官就会依据经验法则迳行推定被告没有尽到合理注意义务。这是否意味着一旦构成侵权，“故意侵权”也就随之成立了？问题是，依据美国律师保密义务的有关规定，律师与客户之间关于案件的所有通讯内容都是受到保护的。一旦被告提出鉴定报告，事实上就等于自愿披露了关于鉴定事项的通讯内容，也等于把保护自己的“城门”给打开了，让原告可以进一步挖掘被告与其律师在背后的各种来往信息，而此时被告就再也无法以此做为抗辩。在实践中，由于律师很少会在鉴定报告上斩钉截铁地直接论断一项设计是否一定构成或不构成侵权，总会保留一些弹性或空间，这就让原告在质证时更可以质疑鉴定报告的权威性，从而向法院提出要求被告提供所有相关的内部通讯文件，以判断被告所提供的鉴定报告是否为最原始的版本，抑或其中的内容已按照被告的意思经过了相当程度的修饰，从而事实上并不具备客观性或公正性。这样的结果无异于使得所有被告都陷入了一个完全无法解脱的两难“枷锁”：为了挣脱潜在的“故意侵权”指控，结果在实践中唯一能够提出的不侵权鉴定举证却成了一个“做就会死、不做也是死”的圈套。这自然在诉讼过程中造成了极大的失衡现象。
新的举措带来难题
为了摆脱这一困境，美国联邦巡回上诉法院在2007年的希捷科技（In re Seagate Technology）案中，以全院联席审判的方式完全扬弃了这个表面上貌似完全符合法律逻辑的、被告需要尽到合理注意义务的要求。这样的自我否定在美国司法的发展史上是相当罕见的，但至少展现出了法院的自我反省能力，诚然是相当的可贵。作为替代，法院提出了一个“两步骤测试”法，要求地方法院必须在原告以“绝对优势证据”来分别举证被告具备以下的主、客观因素，才能依职权裁量是否给予3倍惩罚性损害赔偿：（1）虽然在客观上被告的行为可能会构成专利侵权，却仍草率、鲁莽地从事了该行为（客观鲁莽测试）；而且（2）被告知悉侵权的风险或是侵权风险已明显到被告应当知悉的程度（主观知悉测试）。而美国联邦巡回上诉法院在具体的操作中，事实上则是给出了一套“三道标准”做为上诉的审查基础：对于“客观鲁莽”的部分视为法律问题，因此上诉法院得以重新审视，完全不受地方法院认定的影响；对于“主观知悉”的部分则认为是事实问题，只要具有实质证据支撑，上诉法院便不再过问；至于最终是否应给予惩罚性赔偿，则是审视地方法院在判决时是否滥用了裁量权。
但是这里却又遇到了新的问题：原告在侵权诉讼中提出故意侵权的主张开始大幅减少，而且这套严格的“两步骤测试”标准产生了矫枉过正的效应：原告难以举证证明被告具有构成“故意侵权”的可能。这也就让原告多少失去了能够对付“恶性抄袭”侵权者的一个有力的武器，相当幅度地降低了侵权成本。
一审法院重获裁量权
美国联邦最高法院在光环电子公司诉脉冲电子公司案中，推翻了上诉法院的判决，认为希捷科技案所定出的“两步骤测试”标准已经明显逾越了美国专利法第284条的范围，而且在适用上过度僵化，对于地方法院的裁量权造成了不当的限制。美国联邦最高法院表示，法条里从未明文做出任何适用上的限制；相反，条文中所使用的“得”（may）明显的就是授权地方法院得以自由裁量，但裁量并无公式可以套用，也绝非一时的冲动或即兴之举。
美国联邦最高法院最终把这项裁量权交回了地方法院，但却拒绝给出任何明确的“准则”或“标准”，而是要求地方法院“必须依循超过两个世纪以来所发展出的、安稳的法律原则”来做出考量。唯一可以作为参考的，是法院在判决书中所表示的，“可归责性一般是由行为人在从事受到挑战的行为时的知悉度来量测”。这是否意味着关于构成“故意侵权”的标准又重新返回到了当初的原点，也就是被告要先尽到某种注意义务才能显示其到底是否“知悉”？虽然目前还难以确定，但鉴于之前的种种困境，相信法院应不至于再去重蹈“覆辙”。但究竟应当如何来具体处理故意侵权的问题，是否能绕过之前的“圈套”，只能依赖未来个案的具体判决去逐步厘清了。
司法变化值得关注
像这样欠缺具体可供依循法则的判决结果恐怕并非市场所乐见，因此在今后或将看到更多专利侵权诉讼案件中的权利人重新开始主张故意侵权，双方当事人的举证、质证焦点将持续围绕在“知悉”这个环节。由于现在许多关于专利有效性的诉讼已经改为向美国专利商标局起诉，因此如果被告在侵权诉讼即将提出之前或之际对专利有效性的问题另行起诉，是否也可以做为对于是否构成“知悉”的任何推定；而被告为了自保，是否会重新回到事前从事侵权鉴定的实践做法以便能够抗辩，都还有待观察。这对于目前还经常处于被告位置的中国企业而言，是非常值得重视的。
无论如何，从故意侵权标准的认定发展过程可以看出，一个表面上看似合乎法律逻辑但未经实证检验的推理很可能在不经意间却成为市场发展的瓶颈。尤其当原本看似无关的两个法则或规制交叠到一起时，更可能会让当事人无所适从。所以，专利领域的立法、司法、行政工作，必须在充分认识市场并尊重市场的基础上开展，不能仅纯粹依凭法律直觉和逻辑处理。目前，我国在进行的第四次专利法修改过程中，拟增加对于故意侵犯专利权的行为处以3倍惩罚性损害赔偿的有关规定。一旦这项规定获得通过，再加上侵权责任法与相关的各种司法解释，可以预见类似的问题也很有可能会发生。“他山之石，可以攻玉”，在全球的相关发展逐渐整合之际，不断地协作探索或可避免自身走弯路甚至步入误区。因此美国司法在这个环节的最新与后续发展值得关注和借鉴。（作者：美国亚太法学研究院Asia Pacific Legal Institute执行长、北京大学法学院/知识产权学院访问教授 孙远钊）